文/集佳知識產權代理有限公司  王雪

為了鼓勵發明創造，專利法以專利權的形式賦予申請人或者專利權人一定權益，例如對抗社會公眾權益的有期限的壟斷權；同時也要求申請人或者專利權人承擔相應的義務，例如向社會公眾充分公開要求保護的技術方案。專利局作為授予專利權的行政主體，通過對申請人提交的申請文件依法進行審查，可以對申請人或者專利權人的權益與社會公眾權益的界限進行適當的劃分。

就發明專利申請實質審查過程而言，專利局通過與申請人進行有限次數的“互動”（包括審查員給出審查意見，以及申請人對意見的答復），使得專利申請的權利要求被調整至合適的保護范圍。這種范圍的調整可以包括將較大的保護范圍調整至較小的保護范圍（即，調整保護范圍的大小），還可以包括將不清楚的保護范圍調整至清楚的保護范圍（即，調整保護范圍的邊界）。

具體到相關法條的適用，例如可能存在以下情況：

1.  關于專利法第二十二條第二款、第三款（新穎性、創造性）

基于對現有技術的檢索，審查員認為權利要求所概括的技術方案相對于檢索到的相關現有技術缺乏新穎性或者缺乏創造性。

作為一種答復方式，申請人可以對權利要求進行修改，例如將從屬權利要求的附加技術特征結合到其引用的獨立權利要求中等，使技術方案更加具體，以“縮小”保護范圍，從而通過該次審查意見和答復的互動，對保護范圍進行了調整。

2.  關于專利法第二十六條第四款（清楚）

審查員認為權利要求因表述不清楚等原因而使所限定的保護范圍不清楚或者限定多個保護范圍。

作為一種答復方式，申請人可以對權利要求進行修改，例如在不超出原申請公開范圍的情況下，使表述清楚或者進行相應的澄清，使得保護范圍變得清楚，從而對保護范圍進行了調整。

3.  關于專利法第二十六條第四款（支持）

審查員認為權利要求所概括的技術方案得不到說明書中公開的實施方式/實施例的支持，該權利要求要求了過大的保護范圍。

作為一種答復方式，申請人可以對權利要求進行修改，以使其概括的技術方案與公開的實施方式/實施例相應，以得到說明書相應的支持，從而使保護范圍得到了調整。

4.  關于專利法實施細則第二十條第二款（必要技術特征）

審查員認為獨立權利要求所概括的技術方案對于解決其技術問題而言并非完整的技術方案，即該權利要求中未記載解決技術問題的全部必要技術特征。

作為一種答復方式，申請人可以將說明書中公開的必要技術特征補充到該權利要求中，使保護范圍得到了調整。

一般而言，以上不同情況有其各自的適用條件。但是，在實際審查過程中，還存在不同情況達到相同的調整作用的情形。下面，筆者通過在對某外國申請人的中國發明專利申請（以下稱“中國申請”）的第一次審查意見通知書的處理，來對這種情形進行說明。

該中國申請要求了申請人在歐洲專利局（EPO）提交的在先申請（以下稱“對應申請”）的優先權。在申請日提交的權利要求書與在先申請的權利要求書完全一致，都包括1個獨立權利要求和11個從屬權利要求。

中國專利局的審查員（以下稱“中國審查員”）在對中國申請發出的第一次審查意見通知書中指出，獨立權利要求1要求保護的技術方案得不到說明書的支持，不符合專利法第二十六條第四款關于支持的規定。具體地，審查員認為，本領域技術人員無法確定權利要求1所概括的除說明書中公開具體實施方式以外的技術方案是否能夠解決發明所要解決的技術問題。審查員并未對其他權利要求給出意見。

在查閱并研究EPO在對應申請的審查檔案時，筆者注意到，EPO的審查員（以下稱“EPO審查員”）基于檢索到的兩篇Y類文獻（以下稱“D1和D2”），對在先申請的（與本申請相同的）獨立權利要求1給出了不具備非顯而易見性（即，不具備創造性）的意見。EPO審查員也未對其他權利要求給出意見。

值得注意的是，中國審查員在其檢索報告中將D1和D2列為A類文獻。顯然，這與EPO審查員不同，中國審查員并未基于相關現有技術對中國申請的創造性給出意見，而是通過對申請本身進行評價，給出了獨立權利要求1得不到說明書支持的意見。

在對現有技術的檢索過程中，由于在對申請主題的理解、檢索策略的確定、以及對對比文獻的理解等方面存在不同，因此中國審查員與EPO審查員就D1和D2與發明主題的相關性方面可能會有不同的意見。在中國審查員看來，D1和D2與發明主題的相關性較低，因而可以說，中國審查員在該次檢索中沒有發現可用于單獨地或者相結合地來評價權利要求新穎性或者創造性的對比文獻。

在此情況下，中國審查員并未就此認定中國申請的保護范圍是合適的，而是根據審查程序，通過研究說明書的公開內容，對權利要求是否以說明書為依據，即是否得到了說明書的支持進行審查。

根據EPO在對應申請的審查檔案，申請人在答復EPO的審查意見時，將從屬權利要求2的附加技術特征結合到原獨立權利要求1中，之后EPO審查員給出了可授予專利的意見。事實上，在對中國申請而言，申請人也傾向于采用相同的的答復策略。

可見，對于同一權利要求，兩個不同的審查部門采用了不同的審查策略，EPO基于檢索到的Y類對比文獻給出了不具備創造性的意見，而中國專利局則給出了得不到說明書的支持的意見；但是就對保護范圍調整而言，這兩種不同的情形卻起到了相同的作用。

以上只是筆者在專利代理工作、特別是在發明專利審查的代理工作中的一些體會，試圖從另一角度來看待審查實踐，以更好地理解工作實質，能夠更好地服務客戶。