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PPH程序中權利要求的充分對應性

2013-07-10

文/集佳知識產權代理有限公司潘煒

　　到目前為止，中國已經與多國簽署了PPH（專利審查高速路）協議。通過PPH程序請求中國國家知識產權局加速審查的專利申請也在逐年增加。然而，很大一部分申請由于不能滿足PPH程序中要求的權利要求的充分對應性而被駁回。很多申請人甚至一些代理人對此都頗感困惑。為此，筆者希望在此以國家知識產權局編寫的《在中日專利審查高速路（PPH）試點項目下向中國國家知識產權局（SIPO）提出PPH請求的流程》（下文中簡稱為《PPH請求流程》）為例并且參考筆者與審查員的討論和溝通結果將該問題進行些許總結。

　　首先，應當明確的是，PPH請求審批決定通知書（予以加快審查或不予以加快審查）是由國家知識產權局的初審即流程管理部的審查員做出的。這也就意味著，在此階段，審查員在審查權利要求之間是否具有充分對應性時會更多地考慮形式方面的要件，如對應申請和本申請的權利要求之間的文字限定的內容之間是否具有充分對應性，而更少地或很少結合說明書以及附圖的實質性內容來判斷二者之間的充分對應性。

　　其次，根據《PPH請求流程》中的規定，考慮到由于翻譯和權利要求格式造成的差異，如果SIPO申請的權利要求（下文簡稱為“CN權利要求”）與JPO申請的權利要求（下文簡稱為“JP權利要求”）有著同樣或相似的范圍，或者SIPO申請的權利要求范圍比JPO申請的權利要求范圍小，那么，權利要求被認為是“充分對應”。換言之，對于一項權利要求而言，只要CN權利要求的范圍≤JP權利要求的范圍，那么就可以認為二者是充分對應的。而且，為了通過PPH獲得審查，CN申請中的每一項權利要求都應當與JP申請的可授權權利要求具有充分對應性。在實踐中，當一件專利申請包括多項權利要求時，會出現如下一些情況：

　　a）CN權利要求X的范圍與JP權利要求X或Y的范圍完全相同（即使由于語言翻譯的原因而導致CN權利要求與JP權利要求的文字表述不同，例如長句與短句的區別，修飾語或限定的位置不同等，也被認為是完全相同），此時二者是充分對應的；

　　b）CN權利要求X的范圍與JP權利要求X或Y的范圍不完全相同（例如技術術語本身有區別，如JP權利要求中使用“通孔”、“被安裝部”，而在CN權利要求中使用“孔”、“第一安裝部”），即使代理人在《權利要求對應表》中解釋了上述技術術語的對應關系以及結合整個權利要求中的其他限定可以得出二者限定了相同的范圍，由于審查員并不會深入地判斷二者實質性方面的范圍是否相同，所以往往會給出二者不具有充分對應性的結論；

　　c）CN權利要求X的范圍小于JP權利要求X或Y的范圍，根據《PPH請求流程》中的規定，當JP權利要求修改為被說明書（說明書正文和/或權利要求）支持的附加技術特征所進一步限定時，權利要求的范圍變小。例如，CN權利要求X可以在JP權利要求X或Y的基礎上通過增加本申請的說明書正文和/或權利要求書中的具體的技術特征來進一步限定，由此使得該CN權利要求X限定的范圍變小。此時，審查員會認為二者具有充分對應性；

　　d）CN權利要求X的類型與JP權利要求X或Y的類型不同，此時，審查員會認為二者不具有充分對應性；

　　e）CN權利要求的數目少于JP權利要求的數目，例如JP申請中包括權利要求X，而CN申請中不包括該權利要求，這種情況是允許的；

　　d）CN權利要求的數目大于JP權利要求的數目，例如CN權利要求X沒有包括在JP權利要求中，這分為如下兩種情況：

　　d1）如果CN權利要求X（例如從屬權利要求3）是在JP權利要求Y（例如獨立權利要求1或在先的另一從屬權利要求2）的基礎上引入了說明書中記載的特征，則可以認為二者具有充分對應性；

　　d2）如果CN權利要求X（例如從屬權利要求3）是在JP權利要求Y（例如獨立權利要求1或在先的另一從屬權利要求2）的基礎上引入了從說明書中記載的內容總結、概括、推導出的特征，則認為二者不具有充分對應性；

　　在上述d1情況中，特別要注意的是此處的“記載”與專利法第三十三條中的“記載”的含義不同，后者可以包括原說明書和權利要求書文字記載的內容和根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容，而前者則僅包括原說明書文字記載的內容。特別是，由于初審審查員不進行實質性的判斷而僅從文字上判斷，因此代理人必須在《權利要求對應表》中詳細地列出該CN權利要求X的特征在說明書中的具體位置（應該精確到頁、段、行）。

　　e）CN權利要求X的引用關系與JP權利要求X的引用關系不同，這也分為如下兩種情況：

　　e1）如果JP權利要求X（例如權利要求5）引用在先的權利要求1-4中任一項，而CN權利要求X的引用范圍更小，例如僅引用在先的權利要求1-3中任一項或僅引用權利要求1，則可以認為二者具有充分對應性；

　　e2）如果JP權利要求X（例如權利要求5）僅引用在先的權利要求1，而CN權利要求X的引用范圍更大，例如僅引用在先的權利要求1-4中任一項，則必須在《權利要求對應表》中分別說明CN權利要求X在引用各個在先權利要求時的對應性，例如當CN權利要求X引用在先權利要求1時，CN權利要求X和JP權利要求X二者完全相同；當CN權利要求X引用在先權利要求2（假設在先權利要求2引用在先權利要求1）時，CN權利要求X為在JP權利要求1和X的基礎上引入了說明書中記載的與CN權利要求2相同的特征（此時說明書中記載的特征應該與CN權利要求2的特征相同，判斷標準可參照上述d1的情況）；

　　值得注意的是，在e2的情況下，只有CN權利要求X在引用所有的在先權利要求都能夠滿足充分對應性的情況下，審查員才認為CN權利要求X與JP權利要求X具有充分對應性。

　　第三，當CN權利要求與JP權利要求不具有對應性時，申請人可以利用任何可用的主動修改機會（例如提出實質審查請求時或者在收到發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的3個月內）將CN權利要求修改為與JP權利要求充分對應。當這些主動修改機會均已錯過并且CN權利要求與JP權利要求無法滿足充分對應性的要求時，原則上筆者不再建議申請人提出PPH請求。

　　最后，通過主動修改將CN權利要求修改為JP權利要求充分對應也具有一定的風險。很大一部分被認為是對應申請的CN申請和JP申請其具體內容并不是完相同的，例如上面舉例中提到的，在JP申請中使用了術語“通孔”、“被安裝部”來撰寫權利要求，而在CN申請中為了清楚或保護范圍的目的或者由于日譯英與英譯中翻譯的問題將上述術語描述為“孔”、“第一安裝部”，則由于PPH請求是在國家知識產權局的初審部門進行，而后續的實質審查是在國家知識產權局的實審部門進行，所以盡管通過主動修改可以獲得PPH加快審查的機會，但是在后續的實審過程中仍然存在修改超范圍的風險以及保護范圍被縮小的風險。因此，申請人應該合理地權衡各個方面來做出對自己最有利的決定。

　　綜上，筆者對PPH程序中經常出現的權利要求的充分對應性進行了些許總結供讀者參考，但是在實踐操作中，審查員權利要求的對充分對應性的把握尺度仍然是有所不同的，所以為了確保申請人的利益，代理人還是應該盡可能多地與審查員溝通。

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