文/北京市集佳律師事務所 李永波　

　　在敖謙平訴飛利浦公司等侵害發明專利權糾紛一案經歷勝訴又被敗訴，再申請再審，引發業內人士廣為關注， 其中主要是涉及到對專利實施許可合同中ODM（O r i g i n a l D e s i g nManufacturer 原始設計制造商）的條款理解的問題，針對該條款理解不同而產生不同的解釋導致中級法院和高級法院截然不同的判決，也給專利權人在專利實施許可過程中謹慎約定專利權的許可范圍和明確界定提起警示。

　　案件簡介

　　以敖謙平訴飛利浦案件為例，寧波市中級人民法院認為：深圳和宏公司與敖謙平之間的涉案專利實施許可協議約：定敖謙平同意深圳和宏公司在許可期限與產品范圍內將專利技術許可給第三方以OEM、ODM委托加工的方式使用。上述約定的許可對象是深圳和宏公司，其制造、銷售的產品對應的亦是深圳和宏公司公司自己的產品而非其他公司產品，協議約定的OEM、ODM亦是深圳和宏公司委托第三方加工的方式，顯然不包含本案飛利浦公司委托深圳和宏公司定牌生產的這種O DM關系。依據專利法的規定，被許可人無權允許實施許可合同以外的任何單位和個人實施該專利。故飛利浦公司通過深圳和宏公司定牌生產被控侵權產品的行為，并未獲得專利權人敖謙平的許可，已構成侵權；深圳和宏公司提供模具給其子公司實施生產并銷售被控侵權產品的行為，也構成侵權。遂判決飛利浦公司和深圳和宏公司停止生產、銷售原告敖謙平享有的該發明專利權的產品，共同賠償原告經濟損失80萬元，銷毀用于生產侵權產品的模具，銷毀庫存的侵權產品。被告向浙江省高級人民法院提起了上訴。

　　浙江省高級人民法院認定寧波市中級人民法院判決事實認定不清，適用法律不當，遂判決撤銷判決，駁回敖謙平的訴訟請求。其主要理由是：本案中被控侵權產品的技術提供者是和宏公司，飛利浦公司僅授權和宏公司在涉案產品上使用其商標和名稱，對于產品的技術來源、技術特征、制造、銷售以及售后服務等均由和宏公司及惠州和宏公司負責完成。因此，本案的生產模式應當屬于O D M方式，承接設計制造業務的制造商惠州和宏公司稱為O DM廠商，所生產的產品為O DM產品。專利實施許可合同約定和宏公司可以許可第三方以O E M、O D M委托加工的方式使用專利技術，從該條款字面意思看， 并沒有對第三方作限定，也沒有限定限定OEM或ODM委托加工的定做方只能是和宏公司，同時合同第一條對“專利產品”定義為合同公司使用抓里技術制造的移動插座、轉換器產品，也未限定必須是使用和宏公司商標的專利產品，且根據一、二審查明的事實，專利產品系由惠州和宏公司進行生產，對這一事實作為當時和宏公司員工的敖謙平是知曉并在一審中予以認可的。因此，和宏公司在獲得飛利浦公司授權后，仍許可惠州和宏公司作為加工方，接受飛利浦的委托，使用被許可的專利技術，以O D M方式生產標注“P H I L I PS”商標的專利產品，且在該產品上標注了涉案專利號，該行為符合和宏公司將專利技術許可惠州和宏公司以OEM、ODM委托加工方式生產專利產品的約定，應當屬于雙方專利實施許可合同中認可的許可方式。這樣被告就不用承擔侵權責任了。兩級法院對專利實施合同這一條款解釋的不同，導致截然不同的判決。是從合同字面意思解釋，還是根據合同簽署時當事人的意識表示來解釋，是本案的一個關鍵。在討論這個問題之前，我們先了解一下OEM、ODM的模式，從而對本案能有一個更好地了解。

　　OEM與ODM之重

　　隨著過去30多年的改革，中國的經濟得以突飛猛進的發展，由于中國勞動力廉價及原材料成本低廉等因素，中國一度成為世界的加工廠，“中國制造”也響譽世界。然而，進入新世紀以來，主要靠委托加工出口（OEM）等模式的發展開始受制于資源約束、環境壓力、勞動力緊張、原材料上漲、勞動力成本增加等問題組合而成的風險與考驗，迫使企業由OEM轉型到ODM的發展模式。

　　OEM——Original Equipment Manufacture直譯是“原始設備制造商”，基本含義是指定品牌合作生產，俗稱“代工”或“貼牌”，及產品上標明的品牌生產者一般不直接生產產品，而是利用其掌握的“關鍵設計或其他核心技術”來負責產品的設計和新產品研究開發，控制和利用銷售“渠道”來進行銷售。一般情況下其生產能力有限，有時甚至連廠房、生產線都沒有，一般通過合同訂購的方式委托勞動力低廉的同類產品廠家進行生產，將委托生產產品低價買斷，并直接貼上自己的商標進行銷售。這種委托他人生產的合作方式即為OEM，承接這加工任務的制造商就被稱為OEM廠商，其生產的產品就是O E M產品。這種方式是在電子產業大量發展起來以后才在世界范圍內逐步生成的一種普遍現象，蘋果、微軟、I B M等國際上的主要大企業均采用這種方式。

　　而ODM是隨著經濟的發展，以前許多純粹靠廉價勞動力、低成本、高效率的生產制造商發現利用O E M生產的方式利潤越來越低，于是開始考慮從O EM走上O DM的道路。O DM——O r i g i n a lDesign Manufacturer， “原始設計制造商”，即某制造商利用自身的設計和生產能力生產出一款產品后，有可能會被另外一些品牌商看中，一般是比較有名的品牌商，其會要求配上該公司的品牌名稱來進行生產，又或者稍微修改一些設計(如按鍵位置)來生產。這樣做的最大好處是品牌商減少了自己研制的時間，能夠利用他人設計生產的產品，貼上自己的品牌迅速占領市場。有些人也習慣性稱這些產品是O E M，實際上應該稱之為O DM。例如廣州國光電器致力于揚聲器、音響等電聲電子產品的設計、生產及銷售，以前主要做O EM，超過95%的產品出口到美國、歐洲、亞洲等國家和地區，近幾年逐步發展起ODM模式，獲得了飛利浦、哈門等多家全球著名企業的支持和認同。在工業生產中，在設計、采購、制造、銷售這幾個產業鏈條的利潤節點中，設計和銷售的利潤最為豐厚，這也是為什么大部分國際公司一直緊抓不放的環節，也同時是中國企業在轉型過程中應該去學習和借鑒的。

　　在企業OEM和ODM模式生產過程中，很多情況下都會牽扯到知識產權的問題，也有不少企業為此所困擾和苦惱。如在O E M委托生產過程中，委托方是否在中國擁有委托生產產品的專利、商標或版權，如果沒有，是否會與其他人的在先知識產權相沖突；在ODM設計生產過程中，制造商生產設計的產品是否會與其他人專利權、或著作權相沖突。一般來講，O E M模式會更多涉及商標問題，O DM模式會更多涉及專利問題。本文主要來討論一下在專利權人許可其專利過程中，要特別注意在專利許可合同中的ODM條款，以免由于不了解其具體含義而導致自身利益受損。

　　企業合同明確OEM與ODM的重要性

　　根據《專利法》第十一條規定：“專利權被授予后，除本法另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。”

　　那么，在此案中，惠州和宏公司作為O D M生產中的受托方將以實施專利制造的產品貼牌提供給委托方飛利浦公司，飛利浦作為委托方是否構成侵權呢？我們可以將該案情簡化為這樣一個案例，甲公司是一家國際品牌電器制造公司，以O D M的方式委托境內乙公司電器制造商生產電器，其中所使用一項技術是乙公司受境內另一專利權人丙公司許可的。根據乙公司和丙公司的《專利實施許可合同》約定，乙公司有實施該專利的獨占許可的權利。由于市場上出售的甲公司商標的電器使用的專利技術與丙公司的專利相同，丙公司將甲公司告上法庭。此案集中反映了O DM模式生產中涉及的專利權法律問題。在乙公司和丙公司之間有《專利實施許合同》中約定，乙公司有實施專利的權利以及采取專利方法制造產品的權利，并可以許可第三方以OEM、ODM模式委托生產。甲公司與乙公司ODM委托合同中存在兩種合同關系：一是商標許可關系——甲公司許可乙公司在其制造的產品上使用其商標，只要乙公司生產的產品是合法的，則甲公司應該沒有責任；二是類似買賣關系——乙公司將專利產品賣給甲公司，在這一層法律關系中，由于甲公司并沒有直接實施丙公司的專利，只是從乙公司買進了專利產品并實施銷售，并且乙公司是有權利實施涉及的專利的。根據“權利用盡”理論，丙公司享有的專利權已經許可給乙公司，而乙公司將產品賣給甲公司時專利權已經用盡了，因此，丙公司再向甲公司主張權利恐怕不能得到支持。當然，如果乙公司沒有得到丙公司授權，則甲乙公司承擔連帶責任在所難免，即便甲乙之間有知識產權的免責條款，則是甲乙公司之間的責任，沒有辦法對外對抗第三人。

　　所以，在專利權人簽署許可專利實施的許可合同中約定被許可方不得以OEM或ODM方式實施該專利，或限定被許可方僅僅可以以自己品牌進行銷售，將會避免此類事情的發生。

　　開頭提到的敖謙平訴飛利浦公司等侵害發明專利權糾紛一案中，寧波中院和浙江高院對“專利實施許可合同約定和宏公司可以許可第三方以O EM、ODM委托加工的方式使用專利技術”理解有明顯不同，寧波中院認為“深圳和宏公司與敖謙平之間的涉案專利實施許可協議約定敖謙平同意深圳和宏公司在許可期限與產品范圍內將專利技術許可給第三方以O E M、O D M委托加工的方式使用，上述約定的許可對象是深圳和宏公司，其制造、銷售的產品亦對應的是深圳和宏公司公司自己的產品而非其他公司產品，協議約定的O EM、ODM亦是深圳和宏公司委托第三方加工的方式，顯然不包含本案飛利浦公司委托深圳和宏公司定牌生產的這種O DM關系。” 而浙江高院則認為“從該條款的字面意思看，并沒有對第三方作限定，也沒有限定OEM或ODM委托加工的定作方只能是和宏公司”。

　　如果從合同字面意思來看，浙江高院的認定也無可厚非，畢竟敖謙平與深圳和宏公司簽訂的專利實施許可合同第二條第5款約定：敖謙平同意深圳和宏公司在許可期限與產品范圍內將專利技術許可給第三方以O E M、O D M委托加工的方式使用。此處確可以解讀為，敖謙平同意深圳和宏公司在許可期限與產品范圍內將專利技術許可惠州和宏以ODM方式接受飛利浦委托加工的方式使用。因為此條約定沒有明確限定OEM或ODM委托加工的定做方只能是和宏公司。專利權人和寧波中院則認為上述約定的許可應該只解讀為“針對的對象是深圳和宏公司，其制造、銷售的產品亦對應的是深圳和宏公司公司自己的產品而非其他公司產品，協議約定的OEM、ODM亦是深圳和宏公司委托第三方加工的方式”有縮小限定范圍的意思。

　　如果合同雙方當事人對合同條款的理解有爭議時，應該依照《中華人民共和國合同法》規定的所使用的詞句、合同的有關條款、合同的目的、交易習慣以及誠實信用原則，確定該條款的真實意思。而該專利實施許可合同的內容是清楚的，正如浙江高院解釋的那樣，做進一步限定的解釋是否得當和必要。當然，合同當事人敖謙平說簽署合同時的意思表示是許可給深圳和宏公司實施此專利，并由深圳和宏公司許可給第三方以O E M、O D M委托加工的方式為深圳和宏公司生產。可能是對O D M方式的具體涵義不是特別清楚。根據ODM模式的定義，此處如果是深圳和宏公司通過ODM委托加工的方式為深圳和宏公司生產產品，那該是由被委托方來自行設計的產品，可能不會涉及到該專利。當然如果敖謙平知道會有像飛利浦這樣知名國際公司通過O D M方式實施此專利，其許可給深圳和宏公司的專利許可費或許就更高。就像唯冠知道購買其i P a d商標的最終是蘋果公司，而不是英國的一個空殼I P公司，其心理期望值會高出很多一樣。 但根據商業的慣例，敖謙平畢竟和深圳和宏公司簽署了“約定和宏公司可以許可第三方以OEM、ODM委托加工的方式使用專利技術”條款，如果說敖謙平當時意思表示只是針對深圳和宏公司，則合同條款當時應該做一些相應的調整。

　　這里提醒合同雙方當事人在簽署合同時一定要謹慎，要咨詢專業的法律人士，以免對合同的一些內容或詞語不了解，而導致簽署合同后的被動。如果說敖謙平對合同條款存在重大誤解，倒是可以考慮是否能解除合同。

　　所以說中國企業在自主創新的發展進程中，特別是在ODM模式生產中，委托方和受托方都應該充分重視相關知識產權的保護問題。對于委托方來說，其在委托合同中應當注意保護自己知識產權，并通過盡職調查等手段來確保委托時不侵犯他人的知識產權，同時也應該要求受托方對知識產權的權屬進行充分披露；對于受托方所有，或被許可或通過共同開發或委托受托方開發的第三方來說，應該在合同中明確權利歸屬或許可方式，對于許可實施專利時，應該對于ODM這種特殊的生產方式在許可合同中予以明確。對于合同中不清楚其定義的內容，一定要咨詢專業法律人士，以免日后產生不必要的爭執。