大陸與臺灣專利申請向USPTO提出PPH請求的比較

2012-01-15

文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司王萍

　　為了共享各專利機關(guān)的檢索結(jié)果，消除專利審查積壓以及減輕申請人負擔(dān)，自2006年起，美國專利商標局（USPTO）陸續(xù)與日本、韓國、英國、加拿大、澳大利亞、歐專局、丹麥、新加坡、德國、芬蘭、匈牙利、俄羅斯、西班牙、奧地利、墨西哥、以色列、挪威、冰島等18個國家與地區(qū)啟動了專利審查高速公路（PPH）試點項目。

　　特別令人鼓舞的是，USPTO業(yè)已在2011年的12月1日和9月1日分別與中國國家知識產(chǎn)權(quán)局和我國臺灣地區(qū)專利管理機構(gòu)啟動了暫定期限為12個月的專利審查高速公路（PPH）的試點項目。

　　隨著海峽兩岸經(jīng)濟的飛速發(fā)展，中國大陸和臺灣地區(qū)在美國提交的專利申請數(shù)量近年來不斷增加。上述PPH試點項目的啟動對于大陸和臺灣申請人的重要意義在于，海峽兩岸的申請人均可以就基于具有可專利性/可授權(quán)的大陸或臺灣專利申請（或其中一項或多項權(quán)利要求）向USPTO提交的美國專利申請，按照規(guī)定流程提交相應(yīng)文件后，請求USPTO加快審查，以便大大縮短相關(guān)專利申請的審查周期，減少美國審查員的工作量，相應(yīng)的，減輕申請人的負擔(dān)。
為方便海峽兩岸的申請人了解基于大陸或?qū)＠暾埾騏SPTO提出PPH請求的具體情況，以下分幾個方面做一簡要介紹【篇幅所限，鑒于臺灣非PCT成員國更不是PCT申請的受理局，本文不涉及基于PCT國際申請階段的工作提出PPH請求的情形】。

　　一、適于提出PPH請求的專利申請類型
　　參與PPH試點項目的專利申請類型僅限于發(fā)明專利，對于向USPTO提交的臨時申請、植物專利申請、外觀設(shè)計專利申請、再頒專利申請(reissue application)和處于再審程序（reexamination proceeding）均不可提出PPH請求。

　　二、提出PPH請求的時機
　　凡擬提出PPH請求的專利申請，海峽兩岸的申請人均需要在USPTO進行實質(zhì)審查之前，即未收到USPTO發(fā)出的審查意見通知書之前提出。特別提請申請人注意的是，PPH請求與基于MPEP中708.02（a）的相關(guān)規(guī)定允許申請人向USPTO提出的加快審查請求不同，所述加快審查請求可以在專利申請的任何階段提出，無論是否業(yè)已收到審查意見通知書。

　　三、提出PPH請求的費用
　　根據(jù)試點項目的雙邊協(xié)議，目前海峽兩岸申請人向USPTO提出PPH請求均不收費。

　　四、適于提出PPH請求的美國專利申請需滿足的條件
　　(一)、基于中國國家知識產(chǎn)權(quán)局的專利申請的情形
　　1、向USPTO提交的專利申請，在引用關(guān)系上需要滿足如下條件之一：
　　1）、通過巴黎公約途徑提出的美國專利申請，應(yīng)要求一項或多項中國國家知識產(chǎn)權(quán)局在先專利申請的優(yōu)先權(quán)；或者要求在先PCT申請的優(yōu)先權(quán)（注意，該在先PCT申請未要求過優(yōu)先權(quán)）；或者
　　2）、作為PCT國際申請的國家階段申請，所述PCT申請應(yīng)要求一項中國國家知識產(chǎn)權(quán)局在先專利申請的優(yōu)先權(quán)；或者要求在先PCT申請的優(yōu)先權(quán)（注意，該在先PCT申請未要求過優(yōu)先權(quán)）；或者未要求優(yōu)先權(quán)；或者
　　3）、基于35USC§120要求享受PCT申請的較早申請日的美國專利申請，所述PCT申請應(yīng)要求一項中國國家知識產(chǎn)權(quán)局在先專利申請的優(yōu)先權(quán)；或者要求在先PCT申請的優(yōu)先權(quán)（注意，該在先PCT申請未要求過優(yōu)先權(quán)）；或者未要求優(yōu)先權(quán)。

　　2、向USPTO提交的專利申請，在權(quán)利要求內(nèi)容上需要滿足如下條件：
　　1）、中國專利申請應(yīng)當(dāng)是被中國國家知識產(chǎn)權(quán)局認定的可授權(quán)專利，或者具有至少一項被中國國家知識產(chǎn)權(quán)局認定的可授權(quán)的權(quán)利要求；
　　2）美國專利申請的全部權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)充分對應(yīng)于或者經(jīng)修改后充分對應(yīng)于被認定可專利或者可授權(quán)的中國專利申請的權(quán)利要求部分。
　　特別提請申請人注意的是，上述提及的被認定具有可專利性/可授權(quán)的在先中國專利申請不可以是實用新型專利。

　　(二)、基于臺灣地區(qū)的專利申請的情形
　　1、向USPTO提交的專利申請，在引用關(guān)系上需要滿足如下條件之一：
　　1）、應(yīng)要求一項或多項臺灣地區(qū)在先專利申請的優(yōu)先權(quán)；或者
　　2）、作為PCT國際申請的國家階段申請，所述PCT申請應(yīng)要求一項臺灣地區(qū)在先專利申請的優(yōu)先權(quán)；或者
　　3）、基于35USC§120要求享受PCT申請的較早申請日的美國專利申請，所述PCT申請應(yīng)要求一項臺灣地區(qū)專利申請的優(yōu)先權(quán)。
　　2、向USPTO提交的專利申請，在權(quán)利要求內(nèi)容上需要滿足如下條件：
　　1）、臺灣地區(qū)專利申請應(yīng)當(dāng)是被當(dāng)?shù)貙＠芾頇C構(gòu)認定的可授權(quán)專利，或者具有至少一項被認定的可授權(quán)的權(quán)利要求；
　　2）美國專利申請的全部權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)充分對應(yīng)于或者經(jīng)修改后充分對應(yīng)于被認定可專利或者可授權(quán)的臺灣地區(qū)專利申請的權(quán)利要求部分。
　　由上述對基于大陸和臺灣的專利申請?zhí)岢鯬PH請求需滿足的具體條件可知，在涉及的具體權(quán)利要求內(nèi)容上無差別，但是，由于臺灣不是PCT成員國，符合可作為引用基礎(chǔ)的臺灣地區(qū)專利申請的情形相對較為簡單。

　　特別需要強調(diào)的是，USPTO與大陸和臺灣簽署的PPH試點項目協(xié)議均為雙邊協(xié)議，而不是多邊協(xié)議，因此，舉例說來，基于臺灣地區(qū)的專利申請向USPTO提出PPH請求的合理理由，必須是該專利申請業(yè)已被臺灣地區(qū)專利管理機構(gòu)認定為具有可專利性或是可授權(quán)的，而不能夠是該臺灣地區(qū)專利申請所對應(yīng)的大陸專利申請業(yè)已被中國國家知識產(chǎn)權(quán)局認定為具有可專利性或是可授權(quán)的。

　　五、提出PPH請求需要提交的文件
　　1、請求參與PPH試點項目的請求書；
　　2、專利管理機構(gòu)認定為具有可專利性/可授權(quán)的權(quán)利要求的副本、及其英文譯文，以及英文翻譯準確的聲明；
　　3、提交一份英文的權(quán)利要求對應(yīng)表，具體指明提出PPH請求的美國專利申請與其所對應(yīng)的在先專利申請中具有可專利性/可授權(quán)的權(quán)利要求之間的對應(yīng)關(guān)系；
　　4、涉及所述權(quán)利要求的可專利性/可授權(quán)的所有審查意見通知書副本（包括獲準參與PPH試點項目后發(fā)出的審查意見通知書）及其英文譯文，以及英文翻譯準確的聲明；
　　5、提交信息披露聲明（INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT），列明未曾向USPTO披露過的上述審查意見通知書中的引用文件，以及未曾提交過的所述引用文件副本。

　　特別需要提請注意的是，對于大陸地區(qū)的專利申請，如中國國家知識產(chǎn)權(quán)局未發(fā)出任何審查意見通知書直接授權(quán)，需要申請人在參與PPH試點項目請求書中特別注明。

　　總結(jié)上述內(nèi)容，海峽兩岸的申請人在向USPTO提出PPH請求的流程和實體要求上都基本相似。如何合理地利用現(xiàn)有臺灣與大陸地區(qū)專利管理機構(gòu)的審查資源，幫助申請人在美國順利獲得專利授權(quán)，充分發(fā)揮上述試點項目的積極作用，成為海峽兩岸的專利管理機構(gòu)、專利審查人員以及專利申請人需要共同研究的新課題。

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