申請美國商標(biāo)需要注意的幾個問題
2007-03-21文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 高柯
隨著世界政治局面的日趨穩(wěn)定以及全球經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，各國間的政治、經(jīng)濟(jì)、文化交流越來越多。自從中國加入世界貿(mào)易組織，中國企業(yè)也越來越多的加入到爭奪國際市場的行列中。可是如何保護(hù)自己好不容易得到的國際市場，卻成了中國企業(yè)家們頭疼的問題。隨著知識產(chǎn)權(quán)意識的增強(qiáng)，越來越多的企業(yè)家們懂得了用知識產(chǎn)權(quán)這把利劍，為自己的產(chǎn)品進(jìn)軍國際市場保駕護(hù)航。于是形成了當(dāng)今商標(biāo)“國際注冊”的熱潮。但是，每個國家都有著自己獨(dú)特的商標(biāo)法律制度，因此選擇在那些國家申請商標(biāo)注冊，如果注冊以及如何利用已注冊商標(biāo)保護(hù)自己的合法權(quán)利，成為了很多人迫切想要了解的問題。這篇文章以美國為例，主要講述國內(nèi)企業(yè)以及個人到美國申請商標(biāo)以及維護(hù)已注冊商標(biāo)需要注意的幾個問題。
一、申請美國商標(biāo)需要注意的問題
（一）、商標(biāo)
美國專利商標(biāo)局對商標(biāo)的審查十分嚴(yán)格，因此申請人針對不同類型的商標(biāo)需要注意以下問題:
1、中文商標(biāo)可以在美國提交申請，但是申請人需要提供構(gòu)成該商標(biāo)的每一個中文字的讀音以及相應(yīng)的英文翻譯。
2、如果商標(biāo)是由簡單的英文字母組成，并且這些字母沒有進(jìn)行風(fēng)格化的修飾，為了使商標(biāo)受保護(hù)的范圍更廣，我們通常會建議申請人提交申請時聲明該商標(biāo)為普通字體（Standard Charaters），即不聲明保護(hù)任何顏色、大小、字體。這里所說的普通字體，通常指TIMES NEW ROMAR 或ARIAL。
3、商標(biāo)如果為彩色，需要具體說明每個部分的顏色。值得注意的是，如果商標(biāo)為灰色，美國專利商標(biāo)局將認(rèn)定該商標(biāo)為彩色商標(biāo)。
4、必須明確指出該商標(biāo)是否在相關(guān)商業(yè)或貿(mào)易、地理描述或其他語言上有特殊含義。
另外，美國專利商標(biāo)局對提供的商標(biāo)圖樣的要求也非常嚴(yán)格。商標(biāo)圖樣必須清晰，不能有任何模糊感。由于美國商標(biāo)申請大多采用電子提交的方式，因此，申請人需要提供圖片格式的商標(biāo)圖樣（如：jpg格式），美國專利商標(biāo)局對圖片格式的像素也有要求，不能小于250像素大于944像素。
（二）、商品/服務(wù)項目的選擇
雖然美國不限制提交申請的商品/服務(wù)的個數(shù)，但是由于美國主張“使用”原則，因此申請人在選擇商品/服務(wù)時一定要限定為確實在生產(chǎn)銷售的商品或者提供的服務(wù)，切不可認(rèn)為提交的商品越多，商標(biāo)保護(hù)的范圍就越廣，從而選擇一些根本沒有在生產(chǎn)銷售或提供的服務(wù)。這樣做很可能會導(dǎo)致整個商標(biāo)被撤銷。
另外，美國雖然遵循國際尼斯分類，但是其商品服務(wù)項目往往比尼斯分類中的商品服務(wù)項目要求更加細(xì)化。比如，商品“計算機(jī)周邊設(shè)備”是尼斯分類中規(guī)范的商品項目，但是該項商品在美國不能被接受，原因就在于商品“計算機(jī)周邊設(shè)備”的范圍太寬泛，不具體。如果要想被美國專利商標(biāo)局接受，必須細(xì)化到“鍵盤、鼠標(biāo)、調(diào)制解調(diào)器、掃描儀、打印機(jī)等等”。我們建議申請人在選擇準(zhǔn)備申請的商品/服務(wù)時，可以提供該商品/服務(wù)在行業(yè)內(nèi)的通用名稱，而不必刻板的按照中國商標(biāo)局出版的《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》提供的商品/服務(wù)名稱來進(jìn)行選擇。
（三）美國商標(biāo)的申請基礎(chǔ)
申請美國商標(biāo)，只能基于三種基礎(chǔ)。也就是所，只有滿足了三種基礎(chǔ)中的一種才能申請美國商標(biāo)。
1、以實際使用（Actual Use）為基礎(chǔ)提交申請
實際使用是指商標(biāo)在申請之日起前已經(jīng)在美國使用。“使用”主要是指標(biāo)有該商標(biāo)的產(chǎn)品已經(jīng)在美國市場上銷售或者在美國媒體上做了宣傳廣告。同時值得注意的是，使用是指申請指定的所有商品/服務(wù)都有使用，而不是指部分使用。
如果以實際使用為基礎(chǔ)提交美國申請，申請人需要請?zhí)峁┥虡?biāo)使用證據(jù)（即每個類別至少提供一張標(biāo)有商標(biāo)的產(chǎn)品照片），以及在美國和在世界其他國家首次使用的日期（需精確到年月）
2、以意圖使用(Intend-to-Use)為基礎(chǔ)提交申請
意圖使用是指雖然商標(biāo)在提交申請時尚未在美國使用，但是申請人真誠地（Bona Fide）計劃即將在美國使用該商標(biāo)。根據(jù)美國商標(biāo)法第一條（d）第1款的規(guī)定，以意圖使用為基礎(chǔ)提交的商標(biāo)申請，待該商標(biāo)通過審查后，自下發(fā)核準(zhǔn)通知書（Notice of Acceptance）之日起三年內(nèi)，必須提交商標(biāo)在美國使用的聲明。否則，該商標(biāo)申請將被撤銷。
3、以國內(nèi)注冊（Home Registration）為基礎(chǔ)提交申請
以該國內(nèi)注冊為基礎(chǔ)提交美國申請，需要注意以下幾點(diǎn)：第一、獲得國內(nèi)注冊的商標(biāo)必須與打算在美國申請注冊的商標(biāo)一模一樣，不能有任何細(xì)微的改動；第二、國內(nèi)注冊證上指定的商品/服務(wù)的范圍必須大于擬在美國申請保護(hù)的商品/服務(wù)范圍；第三、申請人名稱地址必須保持一致。
我們注意到，很多有中國企業(yè)或個人申請的美國商標(biāo)注冊都是以實際使用為基礎(chǔ)提交的。但是，實際上只有很少的一部分商標(biāo)真正在美國使用，絕大部分的申請人都只是出于為以后進(jìn)入美國市場做好鋪墊的考慮。因此，只要任何第三方就注冊中的一項商品并沒有在美國使用提出有力證據(jù)，并且被美國上訴審判委員會（TTAB）接受，則該注冊將很有可能被整個撤銷，而不是刪除沒有使用的部分商品。
二、 商標(biāo)在美國注冊后需要注意的問題
1、提交商標(biāo)繼續(xù)使用的聲明
美國商標(biāo)法第八條（b）指出，以本法第十二條（c）規(guī)定予以公告的注冊商標(biāo)，注冊人應(yīng)于注冊后第六年屆滿前一年內(nèi)（即商標(biāo)注冊后的第五年到第六年間）向美國專利商標(biāo)局提交使用聲明，聲明該商標(biāo)在商業(yè)中繼續(xù)使用在指定商品/服務(wù)上，或聲明注冊人未使用該商標(biāo)是基于其他特別事由，并且這種未使用并沒有放棄該商標(biāo)的意思。否則，在自注冊公布之日起第六年屆滿時，美國專利商標(biāo)局將撤銷該商標(biāo)注冊。
在實踐中，我們不難發(fā)現(xiàn)很多注冊人都沒有注意或重視此項規(guī)定，認(rèn)為只需要等10年有效期屆滿前進(jìn)行續(xù)展就可以維持該商標(biāo)的有效性。因此造成了一大批美國已注冊商標(biāo)因沒有及時提交繼續(xù)使用證明而被撤銷。
2、無可爭辯性（Incontestability）的權(quán)利
美國商標(biāo)法規(guī)定，如果商標(biāo)注冊人自商標(biāo)注冊之日起連續(xù)五年在美國使用其注冊商標(biāo)，則注冊人通過申請可以獲得無可爭辯性的權(quán)利。一項無可爭辯性的注冊可以構(gòu)成注冊人擁有在貿(mào)易中使用其商標(biāo)的獨(dú)占權(quán)的確鑿證據(jù)。而且任何第三方再也不能以該商標(biāo)缺乏顯著性為理由，而要求美國上訴審判委員會撤銷該商標(biāo)注冊。
對于真正有在美國銷售其產(chǎn)品的注冊人來說，此項規(guī)定十分有意義。然而在實踐中卻很少有人很好的利用了該項權(quán)利來保護(hù)自己的注冊商標(biāo)和捍衛(wèi)自己的權(quán)利。
3、續(xù)展
美國注冊商標(biāo)的有效期為10年，從注冊之日起計算。自有效期屆滿之日前六個月內(nèi)，商標(biāo)所有人可以向美國專利商標(biāo)局提交續(xù)展申請。
與其他國家不同的是，注冊商標(biāo)所有人提交續(xù)展申請的同時，還仍然需要提交使用聲明，聲明該商標(biāo)在商業(yè)中繼續(xù)使用在指定商品/服務(wù)上，或聲明注冊人未使用該商標(biāo)是基于其他特別事由，并且這種未使用并沒有放棄該商標(biāo)的意思。否則，美國專利商標(biāo)局將撤銷該商標(biāo)注冊。
美國商標(biāo)申請注冊程序相對復(fù)雜，對于準(zhǔn)備在美國申請商標(biāo)的中國企業(yè)或個人，在提交申請前需要仔細(xì)檢查準(zhǔn)備申請的商標(biāo)、選擇符合規(guī)范的商品/服務(wù)以及采用適合的提交基礎(chǔ)，只有這樣才能盡可能的避免商標(biāo)審查中下發(fā)審查意見，確保商標(biāo)的順利注冊；已經(jīng)申請美國商標(biāo)或者已獲得美國注冊商標(biāo)的中國企業(yè)或個人需要重視并及時關(guān)注自己商標(biāo)的最新狀態(tài)，避免商標(biāo)因疏忽而被撤銷。
隨著世界政治局面的日趨穩(wěn)定以及全球經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，各國間的政治、經(jīng)濟(jì)、文化交流越來越多。自從中國加入世界貿(mào)易組織，中國企業(yè)也越來越多的加入到爭奪國際市場的行列中。可是如何保護(hù)自己好不容易得到的國際市場，卻成了中國企業(yè)家們頭疼的問題。隨著知識產(chǎn)權(quán)意識的增強(qiáng)，越來越多的企業(yè)家們懂得了用知識產(chǎn)權(quán)這把利劍，為自己的產(chǎn)品進(jìn)軍國際市場保駕護(hù)航。于是形成了當(dāng)今商標(biāo)“國際注冊”的熱潮。但是，每個國家都有著自己獨(dú)特的商標(biāo)法律制度，因此選擇在那些國家申請商標(biāo)注冊，如果注冊以及如何利用已注冊商標(biāo)保護(hù)自己的合法權(quán)利，成為了很多人迫切想要了解的問題。這篇文章以美國為例，主要講述國內(nèi)企業(yè)以及個人到美國申請商標(biāo)以及維護(hù)已注冊商標(biāo)需要注意的幾個問題。
一、申請美國商標(biāo)需要注意的問題
（一）、商標(biāo)
美國專利商標(biāo)局對商標(biāo)的審查十分嚴(yán)格，因此申請人針對不同類型的商標(biāo)需要注意以下問題:
1、中文商標(biāo)可以在美國提交申請，但是申請人需要提供構(gòu)成該商標(biāo)的每一個中文字的讀音以及相應(yīng)的英文翻譯。
2、如果商標(biāo)是由簡單的英文字母組成，并且這些字母沒有進(jìn)行風(fēng)格化的修飾，為了使商標(biāo)受保護(hù)的范圍更廣，我們通常會建議申請人提交申請時聲明該商標(biāo)為普通字體（Standard Charaters），即不聲明保護(hù)任何顏色、大小、字體。這里所說的普通字體，通常指TIMES NEW ROMAR 或ARIAL。
3、商標(biāo)如果為彩色，需要具體說明每個部分的顏色。值得注意的是，如果商標(biāo)為灰色，美國專利商標(biāo)局將認(rèn)定該商標(biāo)為彩色商標(biāo)。
4、必須明確指出該商標(biāo)是否在相關(guān)商業(yè)或貿(mào)易、地理描述或其他語言上有特殊含義。
另外，美國專利商標(biāo)局對提供的商標(biāo)圖樣的要求也非常嚴(yán)格。商標(biāo)圖樣必須清晰，不能有任何模糊感。由于美國商標(biāo)申請大多采用電子提交的方式，因此，申請人需要提供圖片格式的商標(biāo)圖樣（如：jpg格式），美國專利商標(biāo)局對圖片格式的像素也有要求，不能小于250像素大于944像素。
（二）、商品/服務(wù)項目的選擇
雖然美國不限制提交申請的商品/服務(wù)的個數(shù)，但是由于美國主張“使用”原則，因此申請人在選擇商品/服務(wù)時一定要限定為確實在生產(chǎn)銷售的商品或者提供的服務(wù)，切不可認(rèn)為提交的商品越多，商標(biāo)保護(hù)的范圍就越廣，從而選擇一些根本沒有在生產(chǎn)銷售或提供的服務(wù)。這樣做很可能會導(dǎo)致整個商標(biāo)被撤銷。
另外，美國雖然遵循國際尼斯分類，但是其商品服務(wù)項目往往比尼斯分類中的商品服務(wù)項目要求更加細(xì)化。比如，商品“計算機(jī)周邊設(shè)備”是尼斯分類中規(guī)范的商品項目，但是該項商品在美國不能被接受，原因就在于商品“計算機(jī)周邊設(shè)備”的范圍太寬泛，不具體。如果要想被美國專利商標(biāo)局接受，必須細(xì)化到“鍵盤、鼠標(biāo)、調(diào)制解調(diào)器、掃描儀、打印機(jī)等等”。我們建議申請人在選擇準(zhǔn)備申請的商品/服務(wù)時，可以提供該商品/服務(wù)在行業(yè)內(nèi)的通用名稱，而不必刻板的按照中國商標(biāo)局出版的《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》提供的商品/服務(wù)名稱來進(jìn)行選擇。
（三）美國商標(biāo)的申請基礎(chǔ)
申請美國商標(biāo)，只能基于三種基礎(chǔ)。也就是所，只有滿足了三種基礎(chǔ)中的一種才能申請美國商標(biāo)。
1、以實際使用（Actual Use）為基礎(chǔ)提交申請
實際使用是指商標(biāo)在申請之日起前已經(jīng)在美國使用。“使用”主要是指標(biāo)有該商標(biāo)的產(chǎn)品已經(jīng)在美國市場上銷售或者在美國媒體上做了宣傳廣告。同時值得注意的是，使用是指申請指定的所有商品/服務(wù)都有使用，而不是指部分使用。
如果以實際使用為基礎(chǔ)提交美國申請，申請人需要請?zhí)峁┥虡?biāo)使用證據(jù)（即每個類別至少提供一張標(biāo)有商標(biāo)的產(chǎn)品照片），以及在美國和在世界其他國家首次使用的日期（需精確到年月）
2、以意圖使用(Intend-to-Use)為基礎(chǔ)提交申請
意圖使用是指雖然商標(biāo)在提交申請時尚未在美國使用，但是申請人真誠地（Bona Fide）計劃即將在美國使用該商標(biāo)。根據(jù)美國商標(biāo)法第一條（d）第1款的規(guī)定，以意圖使用為基礎(chǔ)提交的商標(biāo)申請，待該商標(biāo)通過審查后，自下發(fā)核準(zhǔn)通知書（Notice of Acceptance）之日起三年內(nèi)，必須提交商標(biāo)在美國使用的聲明。否則，該商標(biāo)申請將被撤銷。
3、以國內(nèi)注冊（Home Registration）為基礎(chǔ)提交申請
以該國內(nèi)注冊為基礎(chǔ)提交美國申請，需要注意以下幾點(diǎn)：第一、獲得國內(nèi)注冊的商標(biāo)必須與打算在美國申請注冊的商標(biāo)一模一樣，不能有任何細(xì)微的改動；第二、國內(nèi)注冊證上指定的商品/服務(wù)的范圍必須大于擬在美國申請保護(hù)的商品/服務(wù)范圍；第三、申請人名稱地址必須保持一致。
我們注意到，很多有中國企業(yè)或個人申請的美國商標(biāo)注冊都是以實際使用為基礎(chǔ)提交的。但是，實際上只有很少的一部分商標(biāo)真正在美國使用，絕大部分的申請人都只是出于為以后進(jìn)入美國市場做好鋪墊的考慮。因此，只要任何第三方就注冊中的一項商品并沒有在美國使用提出有力證據(jù)，并且被美國上訴審判委員會（TTAB）接受，則該注冊將很有可能被整個撤銷，而不是刪除沒有使用的部分商品。
二、 商標(biāo)在美國注冊后需要注意的問題
1、提交商標(biāo)繼續(xù)使用的聲明
美國商標(biāo)法第八條（b）指出，以本法第十二條（c）規(guī)定予以公告的注冊商標(biāo)，注冊人應(yīng)于注冊后第六年屆滿前一年內(nèi)（即商標(biāo)注冊后的第五年到第六年間）向美國專利商標(biāo)局提交使用聲明，聲明該商標(biāo)在商業(yè)中繼續(xù)使用在指定商品/服務(wù)上，或聲明注冊人未使用該商標(biāo)是基于其他特別事由，并且這種未使用并沒有放棄該商標(biāo)的意思。否則，在自注冊公布之日起第六年屆滿時，美國專利商標(biāo)局將撤銷該商標(biāo)注冊。
在實踐中，我們不難發(fā)現(xiàn)很多注冊人都沒有注意或重視此項規(guī)定，認(rèn)為只需要等10年有效期屆滿前進(jìn)行續(xù)展就可以維持該商標(biāo)的有效性。因此造成了一大批美國已注冊商標(biāo)因沒有及時提交繼續(xù)使用證明而被撤銷。
2、無可爭辯性（Incontestability）的權(quán)利
美國商標(biāo)法規(guī)定，如果商標(biāo)注冊人自商標(biāo)注冊之日起連續(xù)五年在美國使用其注冊商標(biāo)，則注冊人通過申請可以獲得無可爭辯性的權(quán)利。一項無可爭辯性的注冊可以構(gòu)成注冊人擁有在貿(mào)易中使用其商標(biāo)的獨(dú)占權(quán)的確鑿證據(jù)。而且任何第三方再也不能以該商標(biāo)缺乏顯著性為理由，而要求美國上訴審判委員會撤銷該商標(biāo)注冊。
對于真正有在美國銷售其產(chǎn)品的注冊人來說，此項規(guī)定十分有意義。然而在實踐中卻很少有人很好的利用了該項權(quán)利來保護(hù)自己的注冊商標(biāo)和捍衛(wèi)自己的權(quán)利。
3、續(xù)展
美國注冊商標(biāo)的有效期為10年，從注冊之日起計算。自有效期屆滿之日前六個月內(nèi)，商標(biāo)所有人可以向美國專利商標(biāo)局提交續(xù)展申請。
與其他國家不同的是，注冊商標(biāo)所有人提交續(xù)展申請的同時，還仍然需要提交使用聲明，聲明該商標(biāo)在商業(yè)中繼續(xù)使用在指定商品/服務(wù)上，或聲明注冊人未使用該商標(biāo)是基于其他特別事由，并且這種未使用并沒有放棄該商標(biāo)的意思。否則，美國專利商標(biāo)局將撤銷該商標(biāo)注冊。
美國商標(biāo)申請注冊程序相對復(fù)雜，對于準(zhǔn)備在美國申請商標(biāo)的中國企業(yè)或個人，在提交申請前需要仔細(xì)檢查準(zhǔn)備申請的商標(biāo)、選擇符合規(guī)范的商品/服務(wù)以及采用適合的提交基礎(chǔ)，只有這樣才能盡可能的避免商標(biāo)審查中下發(fā)審查意見，確保商標(biāo)的順利注冊；已經(jīng)申請美國商標(biāo)或者已獲得美國注冊商標(biāo)的中國企業(yè)或個人需要重視并及時關(guān)注自己商標(biāo)的最新狀態(tài)，避免商標(biāo)因疏忽而被撤銷。
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