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　　文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 韓宏星

　　在美國專利法中，存在一種被稱為“inherency”或“inherent anticipation”的特殊公開情形，按字面可以稱為“固有占先”或“固有公開”。

　　我們知道，在當今大多數(shù)國家包括中國在內(nèi)的專利實踐下，現(xiàn)有技術(shù)的公開一般可分為兩種情況：文獻公開和使用公開。文獻公開屬于書面公開，使用公開則屬于行為公開。在專利審查實踐中，審查員提出新穎性質(zhì)疑時通常需要給出證據(jù)：或者是文獻證據(jù)，或者是使用公開證據(jù)。

　　固有占先或固有公開，則是一種不同于上述書面公開和使用公開的獨特“公開”方式，在美國專利實踐下，這一原則可用來評價102條下的新穎性（占先），也可用來評價103條下的非顯而易見性，因此有必要對此進行了解和關注。

　　一、固有公開是一個事實問題

　　現(xiàn)有技術(shù)中的固有教導，一般作為一個事實問題，出現(xiàn)在占先和顯而易見性的質(zhì)疑中。在判斷固有公開時，USPTO有以下幾個原則或觀點：

　　A.舊的東西在發(fā)現(xiàn)其新性質(zhì)時不能使其變得具有可專利性

　　根據(jù)Atlas Powder Co.v.IRECO Inc.，190 F.3d 1342，1347，51 USPQ2d 1943，1947 (Fed.Cir.1999)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)中物質(zhì)的以前未被發(fā)現(xiàn)的特性，或?qū)ΜF(xiàn)有技術(shù)的功能的科學解釋，并不能賦予該舊物質(zhì)以可專利性。因此，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)中已經(jīng)固有存在的新用途、新功能或未知性質(zhì)，并不必然賦予某權(quán)利要求以可專利性。在In re Crish，393 F.3d 1253，1258，73 USPQ2d 1364，1368 (Fed.Cir.2004)中，法院認為“僅僅發(fā)現(xiàn)已知物質(zhì)的性質(zhì)不能使其成為新的，對現(xiàn)有技術(shù)物質(zhì)的鑒定和表征也不會使其成為新的”。

　　B.在發(fā)明時固有性質(zhì)不需要被識別

　　這一原則指出，不需要本領域技術(shù)人員在做出發(fā)明時已經(jīng)認識到該固有公開。在SmithKline Beecham Corp.v.Apotex Corp案中，專利要求保護的是一種半水合物形式，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)無水合物（已知化合物）在放置過程中會有少部分發(fā)生轉(zhuǎn)晶行為，轉(zhuǎn)變成半水合物。法院認為，現(xiàn)有技術(shù)的無水合物在放置過程中必然存在少部分轉(zhuǎn)化為半水合物，因此半水合物是客觀存在的。雖然現(xiàn)有技術(shù)沒有公開這一固有性質(zhì)（晶型轉(zhuǎn)變），但它是現(xiàn)有技術(shù)中必然存在的，因此破壞新穎性；另一方面，固有占先不需要本領域認識到，出于為公眾保留生產(chǎn)、使用和銷售現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品或方法的自由的考慮，承認固有占先，而不管他們是否理解其構(gòu)造或原理。

　　C.當現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品除了未聲明固有性質(zhì)外基本相同時，可以基于35 U.S.C. 102 或103駁回

　　對于涉及某一功能或性質(zhì)的產(chǎn)品而言，當現(xiàn)有技術(shù)中的產(chǎn)品除了沒有明示公開該功能或性質(zhì)外，與專利申請中要求保護的產(chǎn)品基本相同時，審查員可以基于35 U.S.C. 102 或103駁回申請。

　　當然，還應認識到的是，某一性質(zhì)、功能或結(jié)果可以在現(xiàn)有技術(shù)中出現(xiàn)或發(fā)生這一事實并不足以確立固有公開的結(jié)論。

　　二、審查員的舉證方式

　　在審查中，審查員負有提供合理推理或固有公開證據(jù)的舉證責任。請注意，這里，審查員可以僅提供推理過程，這是與中國審查實踐明顯不同的地方。在中國，在技術(shù)特征的公開問題上，審查員需要提供現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)或使用公開證據(jù)，僅靠推理是不夠的；而美國審查員可以以推理作為工具完成說理。這里的推理就是一種“邏輯”工具。如前面提到的SmithKline Beecham Corp.v.Apotex Corp案，審查員可以僅根據(jù)發(fā)明人在申請說明書中的描述，從邏輯上推斷現(xiàn)有技術(shù)中必然存在由無水合物在放置過程中部分轉(zhuǎn)化成的半水合物，從而完成其推理責任。顯然，除了事實證據(jù)，邏輯推理（包括技術(shù)推理）在這里可以成為審查員可以使用的有力工具。這是美國審查員在固有占先或固有公開問題上占據(jù)的一個審查優(yōu)勢。

　　三、申請人可用的爭辯思路

　　一旦審查員提供了證據(jù)或推理后，舉證責任就轉(zhuǎn)移到了申請人。USPTO可以要求申請人證明現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品不一定或固有地具有其聲稱的產(chǎn)品的特征。無論是對于基于 35 USC 102 下的固有占先，還是對于基于 35 USC 103 的初步顯而易見性（“prima facie obviousness”），舉證責任都是相同的。

　　這時的舉證責任有點類似于product-by-process型權(quán)利要求所需要的舉證責任。在 Fitzgerald，619 F.2d 67，70，205 USPQ 594，596 (CCPA 1980) (引用 Best，562 F.2d at 1255)。

　　在 Fitzgerald案中，權(quán)利要求涉及一種自鎖螺紋緊固件，該緊固件包括金屬螺紋緊固件，該金屬螺紋緊固件具有粘合到其上的可結(jié)晶熱塑性塑料片。該權(quán)利要求進一步說明該熱塑性塑料具有降低的結(jié)晶收縮程度。該說明書公開了鎖定緊固件是通過加熱金屬緊固件以熔化壓在金屬上的熱塑性坯料而制成的。在熱塑性塑料粘附到金屬緊固件上后，最終產(chǎn)品通過在水中淬火冷卻。審查員根據(jù)Barnes 的一項美國專利做出了駁回。Barnes教導了一種自鎖式緊固件，其中熱塑性塑料片是通過將熱塑性塑料粉末沉積在金屬緊固件上然后加熱制成的。最終產(chǎn)品在環(huán)境空氣中通過冷卻空氣或通過將緊固件與水槽接觸來冷卻。法院首先指出，這兩個緊固件相同或僅略有不同。“這兩種緊固件具有相同的用途，采用相同的可結(jié)晶聚合物（尼龍11），并具有通過熔化然后冷卻聚合物形成的粘附塑料貼片”。法院隨后指出，委員會發(fā)現(xiàn)可以合理地預期Barnes的冷卻速度會導致聚合物具有所聲稱的結(jié)晶收縮率。申請人沒有用收縮率確實不同的證據(jù)來反駁這一發(fā)現(xiàn)。他們只爭辯說結(jié)晶收縮率取決于冷卻速度，并且Barnes的冷卻速度比他們的慢得多。因為冷卻速度的差異并不一定會導致收縮率的差異，所以需要客觀證據(jù)來反駁 35 U.S.C.102/103初步證據(jù)。

　　 在美國專利實踐中，針對“固有占先”（inherent anticipation），有學者總結(jié)出了“兩步測試法”的思路。該測試方法如下：

　　 A.確定現(xiàn)有產(chǎn)品或方法是否可用于任何目的；如是，則否定固有占先；如否，則進行下一步測試；

　　 B.如果現(xiàn)有產(chǎn)品或方法有用，則確定所述產(chǎn)品或方法是否是在不尋常或偶然條件下獲得或發(fā)生的。如是，則否定固有占先。

　　 盡管本測試方法并非法院確定的原則，但卻是根據(jù)大量法院判例尤其是最高院和CAFC的多個判例抽提和總結(jié)出的，因此這一測試法整體上是符合法院的判斷原則和思路的。

　　 在此兩步法測試中，如何判斷產(chǎn)品或方法是否是在不尋常或偶然條件下獲得或發(fā)生的將成為影響結(jié)果的關鍵。這有點類似于“單行道”理論，如果某結(jié)果在通常條件下自然發(fā)生，則大概率屬于“無腦”行為帶來的結(jié)果，這時可以直接否認有意識參與或有目的操作的影響，從而可以合理導致確認偶然占先的結(jié)論。反之，如果某結(jié)果在通常條件下難以發(fā)生，需要非常規(guī)條件或偶然條件下才發(fā)生，那么顯然這一結(jié)果發(fā)生不具典型意義，而發(fā)明人對這一結(jié)果的認識滲透了其個人的影響，構(gòu)成了對現(xiàn)有技術(shù)知識的貢獻，這一結(jié)果便不再是自然發(fā)生的事實，不是固有的結(jié)果，這是應該否定偶然占先，而應該確認發(fā)明人的貢獻。