文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 李兵

　　商標(biāo)法第十五條在我國的商標(biāo)法律體系中是非常重要的一個條款，這是因為我國實(shí)行商標(biāo)注冊制，對于未注冊商標(biāo)提供有限的保護(hù)，而第十五條正是調(diào)整未注冊商標(biāo)保護(hù)的條款之一。而且由于我國實(shí)行商標(biāo)注冊制，如何平衡對于注冊商標(biāo)和未注冊商標(biāo)的保護(hù)，特別是當(dāng)二者出現(xiàn)沖突時如何解決，就是一個重要的問題。在近幾年來我國大力遏制商標(biāo)惡意搶注的背景下，第十五條作為商標(biāo)法中禁止特定關(guān)系人搶注商標(biāo)的專門條款，更凸顯其適用的必要性。此外，第十五條的適用有著諸多的要件，特別是特定關(guān)系和在先使用這兩個要件，不僅區(qū)分了該條第一款和第二款的適用情形，也決定了該條不同于商標(biāo)法其他條款的體系價值

　　國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《商標(biāo)審查審理指南》（下稱“新商標(biāo)審理指南”），對涉及商標(biāo)法各主要條款的大量審查審理內(nèi)容進(jìn)行了修訂。其中，在涉及第十五條第二款的一章中，此次的修訂內(nèi)容有一個比較大的突破，調(diào)整了關(guān)于“在先使用”的判定標(biāo)準(zhǔn)，取消了僅在中國市場使用的限制。長期以來，圍繞著商標(biāo)法第十五條的適用，爭議的焦點(diǎn)大多在特定關(guān)系上面，也就是是否構(gòu)成“代理、代表關(guān)系”或者“其他關(guān)系”。不過，由于法律、司法解釋和行政、司法審理指南等對于特定關(guān)系的外延的不斷擴(kuò)展，實(shí)踐中主張?zhí)囟P(guān)系的難度在不斷降低。但是，“在先使用”這一要件的適用一直比較保守，雖然使用的范圍和程度要求也在不斷降低，但是特定關(guān)系下使用的舉證和中國市場的限定使得該條存在較高的適用難度。因此，新商標(biāo)審理指南對于“在先使用”的審理標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整有著相當(dāng)重要的意義，值得特別關(guān)注和討論。

　　一、“在先使用”要件在立法沿革中的適用變化

　　商標(biāo)法第十五條是2001年商標(biāo)法修改時增設(shè)的條款，當(dāng)時僅有一款，即現(xiàn)行商標(biāo)法的第十五條第一款，規(guī)定“未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用。”當(dāng)時增設(shè)該條有著打擊惡意搶注和履行國際公約【1】的雙重目的。從法條內(nèi)容來看，該條的適用并不要求“在先使用”，這一點(diǎn)也在原國家工商行政管理總局商標(biāo)局和商標(biāo)評審委員會于2005年發(fā)布的《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》（下稱“原商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)”）中關(guān)于第十五條的適用要件中得到了體現(xiàn)。另外，在最高人民法院于2010年發(fā)布的《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》中，關(guān)于商標(biāo)法第十五條的適用最高院也僅對“代理、代表關(guān)系”的認(rèn)定以及“商標(biāo)近似”和“商品類似”等要件進(jìn)行了補(bǔ)充規(guī)定，并未涉及“在先使用”問題。

　　2019年，北京市高級人民法院發(fā)布了《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》（下稱“北高審理指南”），其中第12.2條明確了“被代理人或者被代表人是否實(shí)際使用該商標(biāo)，不屬于商標(biāo)法第十五條第一款認(rèn)定的要件”。也就是說，適用現(xiàn)商標(biāo)法第十五條第一款禁止“代理、代表關(guān)系”搶注時被代理人或者被代表人無需證明其商標(biāo)在先使用。

　　商標(biāo)法第十五條第二款是2013年修訂商標(biāo)法時新增的一款，規(guī)定“就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊商標(biāo)相同或者近似，申請人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊”。根據(jù)全國人大法工委的修法說明，實(shí)踐中，一些企業(yè)或者個人利用與商標(biāo)在先使用人特定關(guān)系而惡意搶注該商標(biāo)的現(xiàn)象時有發(fā)生，如在訂立合同過程中知悉的他人已經(jīng)使用的未注冊商標(biāo)而搶先注冊等，嚴(yán)重?fù)p害了商標(biāo)在先使用人的權(quán)益，也不利于營造公平競爭的市場環(huán)境。可以看出，不論是法條本身還是修法說明中，“在先使用”都作為一個明確的適用要件出現(xiàn)在第十五條第二款中。

　　2016年，國家知識產(chǎn)權(quán)局對原商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂，針對2013年商標(biāo)法修改時增加的第十五條第二款規(guī)定了具體的審理標(biāo)準(zhǔn)，其中除了明確“他人商標(biāo)在系爭商標(biāo)申請之前已經(jīng)使用”這一適用要件，還對“在先使用”的判定進(jìn)行了具體的說明。根據(jù)修訂后的審理標(biāo)準(zhǔn)，“在先使用”包括在系爭商標(biāo)申請日之前于中國市場上進(jìn)行的使用和為進(jìn)入中國市場進(jìn)行的實(shí)際準(zhǔn)備活動，而且只需證明商標(biāo)已經(jīng)使用，無需證明商標(biāo)通過使用具有了一定影響。

　　不過，2019年的北高審理指南中對“在先使用”的判定規(guī)則與上述審理標(biāo)準(zhǔn)中的有所不同。該指南的第12.5條中規(guī)定“僅在其他國家、地區(qū)使用商標(biāo)的，不屬于商標(biāo)法第十五條第二款規(guī)定的‘在先使用’的情形”，同時第12.6條中規(guī)定“當(dāng)事人主張保護(hù)‘在先使用’的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)提交訴爭商標(biāo)申請日前在中國境內(nèi)使用商標(biāo)的證據(jù)，在其他國家、地區(qū)的使用證據(jù)或者準(zhǔn)備投入中國境內(nèi)使用的證據(jù)可以作為證明其商標(biāo)在先使用情況的補(bǔ)充”。與國家知識產(chǎn)權(quán)局的審理標(biāo)準(zhǔn)相比，北高審理指南對于“在先使用”的認(rèn)定要更為嚴(yán)格，必須在中國市場上進(jìn)行了實(shí)際使用才被認(rèn)為符合第十五條第二款的規(guī)定。而對于使用的程度，北高審理指南中規(guī)定“商標(biāo)使用的規(guī)模、時間、知名度等因素，不影響‘在先使用’的判斷”，也就是跟國家知識產(chǎn)權(quán)局的審理標(biāo)準(zhǔn)相一致，無需證明經(jīng)使用產(chǎn)生了一定影響。

　　另外，最高人民法院在2017年發(fā)布了《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》（下稱“商標(biāo)授權(quán)確權(quán)司法解釋”），其中第十五條和第十六條系針對商標(biāo)法第十五條的適用。不過，該兩條的規(guī)定仍然是針對“代理、代表關(guān)系”和“其他關(guān)系”的認(rèn)定進(jìn)行的說明，沒有涉及“在先使用”的判斷。

　　二、“在先使用”要件在第十五條第一款和第二款中的適用對比

　　第十五條第一款和第二款的適用要件中都要求商標(biāo)相同近似和商品相同類似，不同的要件在于兩點(diǎn)：一是第一款要求因“代理、代表關(guān)系”明知他人商標(biāo)，而第二款要求因“合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系”明知他人商標(biāo)；二是第一款不要求該他人在先使用商標(biāo)，但是第二款有“在先使用”作為適用前提。

　　那么是不是“在先使用”在第一款中就沒有適用的空間和價值了呢？在原商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)中，就如何確定“被代理人的商標(biāo)”和“被代表人的商標(biāo)”，規(guī)定了“如當(dāng)事人無約定，在代理關(guān)系已經(jīng)確定時，被代理人在其被代理經(jīng)銷的商品/服務(wù)上，已經(jīng)在先使用的商標(biāo)視為被代理人商標(biāo)”和“被代表人的商標(biāo)包括被代表人已經(jīng)在先使用的商標(biāo)”；并且上述規(guī)定也為新商標(biāo)審理指南所沿用。可見，在一定條件下，如代理協(xié)議中沒有約定商標(biāo)歸屬的情況下，“在先使用”在證明商標(biāo)歸屬上還是有其發(fā)揮的空間。

　　在重慶江小白酒業(yè)有限公司訴國家知識產(chǎn)權(quán)局、第三人重慶市江津酒廠（集團(tuán)）有限公司商標(biāo)權(quán)無效宣告行政糾紛案（下稱“江小白案”）中，爭議的焦點(diǎn)就在于訴爭商標(biāo)的申請注冊是否違反了2001年商標(biāo)法第十五條（即現(xiàn)行商標(biāo)法第十五條第一款）之規(guī)定。最高人民法院在該案的再審【2】裁判理由中首先分析并認(rèn)定的事實(shí)就是“江津酒廠提供的證據(jù)不足以證明其在先使用訴爭商標(biāo)”，其中對于在案證據(jù)是否能夠證明江津酒廠的“在先使用”進(jìn)行了詳細(xì)的論證。但是，最高院并沒有通過此事實(shí)的認(rèn)定給第十五條第一款加上“在先使用”的適用前提，而是通過這樣的論證明確了商標(biāo)的歸屬問題，因為誰最早使用了訴爭商標(biāo)對于確認(rèn)訴爭商標(biāo)是否歸屬于被代理人有著重要的意義。在涉及第十五條第一款的商標(biāo)確權(quán)案件審理中，關(guān)注點(diǎn)大多時候都在是否構(gòu)成“代理、代表關(guān)系”上，有時候容易忽視商標(biāo)的歸屬問題的判斷；在沒有約定商標(biāo)歸屬的情況下，“在先使用”證據(jù)往往就會成為判斷歸屬的關(guān)鍵。

　　對于第十五條第二款而言，“在先使用”就是適用要件了。出于打擊惡意搶注的需要，第十五條第二款在“其他關(guān)系”的外延上不斷擴(kuò)展，證明特定關(guān)系的難度不斷降低，這就使得“在先使用”在認(rèn)定是否構(gòu)成第十五條第二款規(guī)定的情形上往往起著一票否決的作用。為什么第二款要強(qiáng)調(diào)“在先使用”？筆者認(rèn)為要從第十五條的立法定位上去找原因。如前所述，第十五條是我國商標(biāo)法中調(diào)整未注冊商標(biāo)保護(hù)的條款之一；除第十五條以外，商標(biāo)法的第十三條第二款關(guān)于“未注冊馳名商標(biāo)”的規(guī)定以及第三十二條后半段“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”等也是針對未注冊商標(biāo)的保護(hù)。我國實(shí)行商標(biāo)注冊登記制，所以對于商標(biāo)保護(hù)實(shí)行以注冊為主，使用為輔的原則。對于沒有在中國申請注冊并且沒有使用的商標(biāo)，原則上不給予保護(hù)。第十三條第二款要求商標(biāo)經(jīng)使用達(dá)到“馳名”的程度，第三十二條后半段也要求商標(biāo)“已經(jīng)使用并有一定影響”，所以第十五條第二款要求“在先使用”是符合我國的商標(biāo)保護(hù)制度的。而且，出于打擊惡意搶注的目的，第十五條第二款在適用時無需證明經(jīng)使用產(chǎn)生了一定影響。從對使用程度的要求上看未注冊商標(biāo)的保護(hù)，第十三條第二款最高，第三十二條后半段次之，第十五條第二款最低。第十五條第一款之所以沒有“使用”的要求，筆者認(rèn)為主要有兩點(diǎn)原因：一是“代理、代表關(guān)系”本身有著相對比較高的證明要求，且因“代理、代表關(guān)系”知悉他人商標(biāo)再行搶注的惡意也十分明顯；二是該款的設(shè)立有履行國際公約的現(xiàn)實(shí)需要，《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》的規(guī)定中沒有“在先使用”的要求，所以我國在2001年修改商標(biāo)法設(shè)立此規(guī)定時也做出了相同的安排。

　　三、“在先使用”要件在第十五條第二款中適用的現(xiàn)實(shí)問題

　　由于“在先使用”并非第十五條第一款的適用要件，在基于第一款進(jìn)行主張時主要關(guān)注商標(biāo)注冊申請人是否因“代理、代表關(guān)系”知悉他人商標(biāo)即可。第二款則不同，除了證明商標(biāo)注冊申請人與他人存在除代理、代表關(guān)系以外的其他關(guān)系，還需證明該他人“在先使用”的事實(shí)，且根據(jù)目前的行政、司法審查和實(shí)踐，該使用應(yīng)當(dāng)發(fā)生在中國境內(nèi)。因筆者主要從事涉外商標(biāo)代理業(yè)務(wù)，所以現(xiàn)實(shí)中經(jīng)常遇到的一種情況就是境外主體就其在境外生產(chǎn)和銷售的商品跟我國境內(nèi)公司進(jìn)行過銷售代理方面的磋商，或者簽訂過各類業(yè)務(wù)合同，在磋商階段或者合同簽訂后，國內(nèi)公司旋即將境外主體的商標(biāo)在國內(nèi)進(jìn)行了申請注冊，其后雙方關(guān)系破裂不再合作。在這種情況下，境外主體不可能在我國境內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行了商標(biāo)使用，或者即便有使用也是由國內(nèi)公司完成的，境外主體難以獲取并提供使用證據(jù)。這樣一來，境外主體經(jīng)常面臨的窘境就在于想要基于第一款主張權(quán)利但無法證明形成了“代理、代表關(guān)系”，想要基于第二款主張權(quán)利卻無法提供“在先使用”證據(jù)；但是在這種情況下，搶注的惡意又是明顯的，從而使第十五條的適用陷入困難。

　　最高人民法院的商標(biāo)授權(quán)確權(quán)司法解釋第十五條第二款規(guī)定“在為建立代理或者代表關(guān)系的磋商階段，前款規(guī)定的代理人或者代表人將被代理人或者被代表人的商標(biāo)申請注冊的，人民法院適用商標(biāo)法第十五條第一款的規(guī)定進(jìn)行審理”，同時第十六條第（四）項規(guī)定“以下情形可以認(rèn)定為商標(biāo)法第十五條第二款中規(guī)定的‘其他關(guān)系’：商標(biāo)申請人與在先使用人曾就達(dá)成代理、代表關(guān)系進(jìn)行過磋商，但未形成代理、代表關(guān)系”。該兩條規(guī)定均針對經(jīng)過代理、代表關(guān)系磋商后進(jìn)行商標(biāo)搶注的行為，僅依據(jù)是否形成了代理、代表關(guān)系而區(qū)分適用了商標(biāo)法第十五條第一款和第二款。顯然，如果依據(jù)第一款主張權(quán)利，被搶注方的舉證義務(wù)更低，因為無需舉證“在先使用”。但是，上述兩種情形其實(shí)并無二致，不宜依據(jù)磋商后是否形成代理、代表關(guān)系反過來要求第二款的特定關(guān)系人在先使用，而對于第一款的被代理人或者被代理人就免于使用要求。

　　在不少案件中，囿于代理、代表關(guān)系或者在先使用的舉證困難，很多明顯的搶注無法獲得第十五條的保護(hù)，從而被迫適用第四十四條第一款甚至第七條第一款尋求支持。這種做法就削弱了第十五條的適用空間和價值，同時造成兜底條款口袋化。根據(jù)北高審理指南和新商標(biāo)審理指南的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)盡量適用其他條款而非第四十四條第一款，避免因后者的濫用虛化其他條款的適用。因此，實(shí)踐中更該為其他條款的合理適用去“松綁”，而不是收緊要件的限制。

　　四、關(guān)于“在先使用”要件適用的思考

　　第十五條第二款的“在先使用”無需證明經(jīng)使用產(chǎn)生了一定影響，可見從立法體系的角度看，其更應(yīng)趨向于第十五條第一款的適用條件，從而避免跟第三十二條后半段的定位發(fā)生重疊。況且，第十五條第二款規(guī)定的合同和業(yè)務(wù)往來關(guān)系也常見于第三十二條的惡意和使用證據(jù)中，為避免模糊法條定位，同時增強(qiáng)第十五條第二款的可適用性，也應(yīng)該在使用要求上去接近第十五條第一款，而不是接近第三十二條。筆者亦注意到，新商標(biāo)審理指南中關(guān)于第三十二條后半段的適用上，取消了商標(biāo)使用需在中國的限制，代之以使用的影響力必須及于中國，這與前文提及過的關(guān)于第十五條第二款的適用中取消了僅在中國市場使用的限制一脈相承。

　　前文分析過，對于第十五條第二款施以“在先使用”的要求是合理的，但是將“在先使用”限定在中國境內(nèi)會限制其在打擊惡意搶注上的適用空間，不利于實(shí)現(xiàn)修法時增設(shè)該款的立法目的。另外，取消僅在中國市場使用的限制并不會破壞我國的商標(biāo)保護(hù)制度，也沒有突破商標(biāo)的地域性保護(hù)原則。就前文的舉例而言，對于境外主體在境外的商標(biāo)使用證據(jù)的采信，并非是對其在境外的商標(biāo)使用行為于國內(nèi)進(jìn)行保護(hù)，而只是希望基于境外在先使用的事實(shí)去推知商標(biāo)的歸屬以及國內(nèi)公司系因為磋商或者業(yè)務(wù)往來而明知該境外主體的商標(biāo)，這與“江小白”案中對于“在先使用”的論證是同樣的邏輯，也符合第十五條的立法本意。從根本上說，第十五條是“誠實(shí)信用”原則在商標(biāo)法中的具體表現(xiàn)，從打擊惡意注冊和維護(hù)正當(dāng)商標(biāo)權(quán)益的目的出發(fā)，在第十五條第二款的適用中取消僅在中國市場使用的限制是妥當(dāng)?shù)摹?/p>

　　注釋

　　【1】根據(jù)中國人大網(wǎng)發(fā)布的中華人民共和國商標(biāo)法釋義（2001年修改），關(guān)于第十五條的釋義包含以下內(nèi)容：隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，商標(biāo)作為無形資產(chǎn)在經(jīng)濟(jì)活動中的地位越來越重要，因此，惡意搶注他人商標(biāo)的現(xiàn)象不斷發(fā)生，甚至愈演愈烈。這種現(xiàn)象在商標(biāo)代理人或代表人中時有發(fā)生。為了保護(hù)被代理人或者被代表人合法權(quán)益，《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第六條之七規(guī)定，如果本聯(lián)盟一個國家的商標(biāo)所有人的代理人或代表人，未經(jīng)所有人授權(quán)而以其自己的名義向本聯(lián)盟一個或多個國家申請商標(biāo)注冊，該所有人有權(quán)反對該項申請的注冊或者要求予以撤銷，并有權(quán)反對給代理人或者代表人使用其商標(biāo)。如果該國法律許可，還可要求將該項注冊轉(zhuǎn)讓給自己，除非該代理人或代表人能提出其行為正當(dāng)?shù)淖C明。我國作為《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》的成員國，應(yīng)當(dāng)履行公約規(guī)定的義務(wù)。

　　【2】（2019）最高法行再224號判決書。