文/北京集佳知識產權代理有限公司西安分部 吳連瑜
2020年11月11日，中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十三次會議通過《全國人民代表大會常務委員會關于修改〈中華人民共和國著作權法〉的決定》，第三次修改的《中華人民共和國著作權法》自2021年6月1日起施行，標志著我國的著作權法建設邁上了新的臺階，為我國不斷發展壯大的文化產業與市場保駕護航。
一、案情基本情況介紹
1、異議人曾弘杰在被異議商標申請日之前已經對其享有著作權的美術作品進行公開發表
下述美術作品由異議人曾弘杰在2016年5月10日設計完成，首次發表日期為2016年5月10日，并在2020年12月3日在國家版權局進行作品登記，登記號為國作登字-2020- F-00011838。《作品登記證書》顯示該作品名稱為“Monkey King Wild & Wreaks Havoc”。
圖一 美術作品展示
被異議人杭州巨星引力品牌管理有限公司于2020年6月24日在第35類“廣告；為零售目的在通信媒體上展示商品；特許經營的商業管理；替他人采購（替其他企業購買商品或服務）；替他人推銷；通過網站提供商業信息；市場營銷；為公司提供外包行政管理；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；藥品零售或批發服務”服務上申請注冊第47547140號商標，該商標于2020年11月13日初審公告。異議人曾弘杰在2021年2月9日委托我方以“侵犯在先著作權”為由對該商標提起異議申請，請求對該商標不予核準注冊。
圖二 被異議商標
根據《商標法》第三十二條規定：申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，......。
《商標審查審理指南》中對在先權利進行了進一步的解釋：本條規定的在先權利是指在系爭商標申請注冊日之前已經取得的，除商標權以外的其他權利，包括字號權、著作權、外觀設計專利權、姓名權、肖像權、地理標志以及應予保護的其他合法在先權益。
同時，《商標審查審理指南》規定：未經著作權人的許可，將他人享有著作權的作品申請注冊商標，應認定為對他人在先著作權的損害，系爭商標應當不予核準注冊或者予以無效宣告。
異議人所主張的被異議商標侵犯其著作權需要從以下四個方面去證明：1、在被異議商標申請注冊之前異議人已在先享有著作權；2、被異議商標與異議人在先享有著作權的作品相同或者實質性相似；3、被異議人接觸過或者有可能接觸到異議人享有著作權的作品；4、被異議人申請注冊被異議商標的行為未經著作權人的許可。
異議人站酷ZCOOL網站的個人主頁（https://www.zcool.com.cn/u/2732656/profile#tab_anchor）顯示，J.T studio是由異議人曾弘杰（英文名Jei Tseng）2014年在中國臺灣所創立的個人工作室，曾弘杰畢業于設計學院，喜歡畫畫及創作，自幼就很喜歡西游記的故事，因此將西游記系列作為第一個系列作品，將現代流行元素結合中國文化、漫畫風格的手工藝術創作。異議人在站酷ZCOOL網站擁有11371位粉絲，人氣值高達1887444。
圖三 異議人在站酷ZCOOL網站主頁截圖
異議人隨案提供了站酷ZCOOL網站中關于異議人作品創作歷程的打印件，顯示著作權作品形象發表在2018年12月，并且該系列作品經過宣傳和發表，獲得了一定的曝光度和知名度。
圖四 異議人在站酷ZCOOL網站主頁截圖
站酷ZCOOL網站中作者主頁顯示個人工作室官方網站為www.jtstudio.com.tw，異議人隨案提供了異議人個人工作室官網打印件，官網首頁顯示如下信息：JT Studio由個人設計工作室的曾弘杰（Jei Tseng 曾弘杰）創立，成立于2014年。開始手工制作心中的愿望，充滿藝術感，多邊形風格的人物，結合了現代流行元素1/6動作人物。曾弘杰從小就喜歡《西游記》，因此“西游記”作為臺灣作品的首創，是打破了《西游記》的傳統印象，創造了JT風格的人物，全都是手工制作的系列。原創作品-JT工作室2017年的街頭面具系列，將鄉村文化和街頭風格結合到藝術品中。
圖五 異議人個人工作室官網截圖
異議人在新浪微博2014年10月1日注冊了名為“JTstudio_Art”的賬號用于作品在大陸地區的宣傳推廣及網絡發表，并在2014年10月3日發表第一篇微博內容。異議人隨案提供了微博宣傳打印頁，顯示異議人在微博對本案著作權作品進行多次的公開發表，并且發表日期均早于本案被異議商標申請日（2020年6月24日）。
圖六 異議人微博賬號“JTstudio_Art”發布內容截圖
在上海市東方公證處公證人員陪同下由異議人代理人通過賬號密碼登錄異議人曾宏杰的個人微博并對內容進行了公證，異議人隨案提供了上海市東方公證處出具的《公證書》，在提交的聲明文件中表示“申請辦理的新浪微博的相關網頁保全證據公證事務中，所保全的微博賬號“JTstudio_Art”，系本人個人注冊使用。本人保證未對原始數據進行過任何修改和處理，也不會侵犯他人合法權益和個人隱私。僅用于今后商標行政案件及訴訟證據之用。”該份公證文件可以證明在被異議商標申請日之前異議人作品的公開發表及宣傳使用情況，并且被異議人具有接觸到異議人美術作品的可能性。
可見，異議人作為“Monkey King Wild & Wreaks Havoc”美術作品的著作權人，在作品完成日2016年5月10日至被異議商標申請日2020年6月24日已經進行了大量的公開發表和使用。被異議商標與異議人享有在先著作權的美術作品近乎完全相同，極易使相關公眾對商品或服務來源產生錯誤關聯。被異議人在接觸過或者有可能接觸到該圖形作品的前提下，未經異議人授權注冊與該作品極為近似的被異議商標，其目的就是假借異議人美術作品的知名度去混淆公眾，進而造成異議人權利受損。
2、被異議人杭州巨星引力品牌管理有限公司經營范圍包括“知識產權服務”，被異議人作為知識產權代理機構其申請注冊被異議商標的行為違反了《商標法》第十九條之規定
根據《商標法》第十九條第四款之規定：商標代理機構不得申請注冊非代理服務商標。
同時在《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》中在關于商標法第十九條第四款商標代理機構的認定中規定：已經備案的從事商標代理業務的主體、工商營業執照中記載從事商標代理業務的主體、以及雖未備案但實際從事商標代理業務的主體，屬于商標法第十九條第四款規定的“商標代理機構”。
因此，由上述表述可知只要公司的經營范圍包含商標代理、商標代理服務、知識產權代理、知識產權服務，不論其是否在商標局進行代理機構備案，都將被認定為商標代理機構，其申請注冊商標的行為要受到《商標法》第十九條第四款的約束，如果其申請商標指定使用的服務超出代理服務范圍，將不能獲準注冊。
具體到本案，被異議人在被異議商標申請時的經營范圍包含“知識產權服務”，不能申請注冊代理服務以外的商標。但被異議商標指定使用的第35類“廣告；為零售目的在通信媒體上展示商品；特許經營的商業管理；替他人采購（替其他企業購買商品或服務）；替他人推銷；通過網站提供商業信息；市場營銷；為公司提供外包行政管理；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；藥品零售或批發服務”服務超出了知識產權代理服務范圍，因此被異議商標不應被核準注冊。
圖七 被異議人經營范圍
二、異議案件審查結果
國家知識產權局在2022年1月27日作出(2022)商標異字第0000012618號《第47547140號“圖形”商標不予注冊的決定》，國知局審查認為：被異議商標“圖形”指定使用在第35類“廣告；為零售目的在通信媒體上展示商品；特許經營的商業管理”等服務上。根據異議人提供的證據經審理查明，被異議人營業執照中含“知識產權服務”除對其知識產權服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。故被異議商標的申請注冊違反了《商標法》第十九條第四款之規定。異議人稱被異議商標的申請注冊侵犯其在先著作權，并提供了其國作登字-2020-F-00011838號作品登記證書、ZCOOL網站的個人主頁關于其美術作品的介紹及公開發表材料、微博及FACEBOOK中關于其美術作品的公開發表、被異議人公司人員孫鎏與異議人的微信對話截圖等證據材料，上述證據材料可以證明異議人對其享受在先著作權。被異議商標圖形與異議人該美術作品人物頭部在設計構思、整體外觀等方面無明顯差異，已構成實質性相似。異議人提供的被異議人公司人員孫鎏與異議人的微信對話截圖可以證明被異議人存在知曉異議人該美術作品的可能。因此，被異議商標的申請注冊已構成對異議人在先著作權的侵犯。依據《商標法》第十九條第四款、第三十二條、第三十五條規定，國知局決定：第47547140號“圖形”商標不予注冊。
三、對享有著作權的美術作品商標性保護的思考
為何越來越多的小眾美術作品都面臨著被惡意搶注為商標的問題？究其原因，是圍繞美術作品價值展開的市場與利益之爭。隨著生活的互聯網化，大數據和人工智能逐漸改變著藝術的生態環境，科技為藝術創作帶來了更多靈感和表現形式，這種創新讓藝術的魅力愈發生動。技術進步也為藝術品交易提供了寬廣的獲客渠道和宣傳途徑，降低成本的同時還提高了效率。而商標惡意注冊人將他人藝術作品進行商標搶注，就是妄圖利用他人藝術作品知名度及其商標價值，通過轉讓或許可使用的方式獲得非法的經濟利益。隨著我國各類市場主體對于知識產權保護需求的日益增強，面對此類嚴重擾亂正常商標注冊管理秩序，有損公平競爭市場規則的侵犯他人在先權利的搶注行為，應當受到法律的嚴格規制。
筆者始終認為，知識產權制度的本意在于鼓勵和保護真正的創新創造，以此推動人類社會物質文明與精神文明的繁榮發展。同樣，《商標法》所規定的在先權利保護制度，旨在鼓勵所有市場主體誠實勞動、合法經營，避免“搭便車”等投機行為，以維護良好的市場秩序。