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上一期 | 總第875期(2022.07.09-2022.07.15)

美國PPH的FAQ35條詳解

　　文/北京集佳知識產權代理有限公司郝琳佳

　　專利審查高速路（PPH）越來越受到專利申請人和專利代理師的歡迎，因為其能夠使得專利申請被加速審查并且傾向于獲得積極結果。其中，美國PPH由于其需要準備的材料要求相對寬松，例如機翻的OEE局OA文件可被接受（但不能影響美審查員的理解）更是深受專利代理師們的喜愛。

　　美局針對提出PPH的一些實踐問題，給出了一份供專利代理師及相關人員參考的FAQ，其中非常詳細地解答了專利代理師在準備PPH請求材料時的各類問題。例如，如果PPH請求被發出不予考慮（dismissed）的通知書，申請人將有且僅有一個月的時間進行補正答復，且如果答復未通過，那么申請人將不能再次答復或者針對該專利申請再次提出新的PPH，對于該問題，申請人將只能通過繼續申請的形式來提交PPH請求等等。

　　其中，第35條的問題及回答可能存在一些爭議，其內容如下：

　　35.If an independent claim which sufficiently corresponds to an allowed claim in the OEE work product is rejected by the U.S.examiner but may be allowable if amended to include some additional limitation(s), will such an amendment meet the sufficient correspondence requirement？

　　如果與OEE工作結果授權權項充分對應的獨立權利要求被審查員拒絕，但若增加一些額外的特征即是可授權的，那么這種修改是否滿足充分對應的要求？

　　Yes, but only if the limitation was one previously presented in a dependent claim that is indicated as having allowable subject matter but objected to only because it is dependent on a rejected base claim.

　　僅當增加的額外特征是之前出現在從權中被表明為可授權主題但僅因為其從屬于被拒絕的基礎權項時，答案才是肯定的。

　　那么基于FAQ的該條，讀者很可能理解其為如下情況：一個已經提出PPH的美國專利申請，在實質審查過程中美審查員發出了拒絕獨立權權利要求的OA，那么在答復本次OA的過程中是不是仍需要滿足充分對應的要求？

　　如果是，那么在美國提出PPH的專利申請，將不會被允許從說明書中提煉特征然后增加到獨權中，而是只能從從屬權項中限定的附加技術特征中考慮更進一步的限定，那么，提出PPH請求將會對申請造成不可逆的影響，因為其對于權項修改的限制是非常大的。此外，這與其他國家的PPH程序的后續答復規定完全不同，其他國家提出PPH請求的專利申請在實審過程中均與正常申請一樣，是可以直接從說明書中增加特征限定的，并不會對其修改進行額外的限制。

　　帶著以上疑問，筆者郵件咨詢了美局，但是美局針對該條的答復僅為“The question is about satisfying the sufficient correspondence requirement. Basically if dependent limitations have been found to be allowable during patent examination by the USPTO, amending the independent claim (which was not found allowable by the US examiner) to include these allowable limitations would satisfy the sufficient correspondence requirement.”對于筆者詢問的是否能夠直接從說明書中增加特征美局并未給出確切回答。

　　因此，筆者又回到了美國審查實踐，在數據庫中搜索是否存在這樣的案例，即是否存在提出PPH請求的美國專利申請通過僅增加說明書的中的特征獲得授權，通過查詢過往授權案件，筆者確實發現存在這樣的案例，那么，也就是說，在美國提出PPH請求的申請審查實踐中，是允許直接從說明書中增加特征的。那本文開篇提到的FAQ 35條到底應該如何理解呢？

　　筆者發現，在該35條的問題中，其并未明確說明是美審查員發出了拒絕獨立權利要求的OA，其僅是說明了美審查員拒絕了獨立權利要求，那么這種情況可能發生在不予考慮的通知書中，也就是說，該35條的內容可能并未涉及到實質審查的過程，而是僅停留在PPH請求是否被接受的過程，如果這樣理解，在該過程中，申請人提出的PPH請求是仍需要滿足充分對應的要求的，只有滿足了充分對應這個必要條件，PPH請求才有可能被通過。這樣理解，美局針對筆者郵件詢問的回答也相應有了答案，即美局明確說明了該35條即是解釋說明充分對應問題的。

　　至此，筆者認為針對美國PPH的FAQ35條的疑義已經較為清晰，即其并未涉及實質審查的過程，所以，專利代理師不必擔心提出PPH請求對專利申請會產生一定的負面影響。總體上來說，美國PPH無官費，審查快，但是，美局每年處理的PPH請求存在一定的體量，從這個角度來說，如果一份專利申請符合在美局提出PPH請求的要求，那么筆者建議代理師盡早提交，避免美局因體量已滿而拒絕專利申請進入special status，那就太可惜了。