文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 田磊
隨著經(jīng)濟和全球化的發(fā)展，越來越多的國內(nèi)企業(yè)開始重視海外專利布局。在當(dāng)前全球市場中，美國、中國、歐洲、日本和韓國代表著五大主要專利體系。另外，根據(jù)行業(yè)發(fā)展和企業(yè)自身需求的不同，東南亞、巴西、印度等國家和地區(qū)的專利布局也越來越受到重視。
雖然不同國家的專利法的本質(zhì)上是相通的，但由于歷史原因和發(fā)展水平的區(qū)別，不同國家專利制度之間有著重要的差別。因此，如何針對不同國家的專利制度進行決策，是各個企業(yè)的重要任務(wù)之一。
一般來說，國內(nèi)企業(yè)對中國的專利制度比較熟悉，在進行各種決策時會進行更充分的考慮和分析。由于美國專利制度與中國專利制度的差別較大，申請人在進行美國專利申請時，可能會存在更多的不確定性，或者未能充分利用某些制度上的規(guī)定，從而影響最終的決策。
下面，筆者將基于中美專利制度上的區(qū)別，對美國專利申請中的申請策略進行簡要分析。
一、申請途徑的選擇
1.巴黎公約途徑or PCT途徑？
巴黎公約，即《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property），其保護范圍是工業(yè)產(chǎn)權(quán)，包括發(fā)明專利權(quán)、實用新型、工業(yè)品外觀設(shè)計、商標權(quán)、服務(wù)標記、廠商名稱、貨物標記或原產(chǎn)地名稱以及制止不正當(dāng)競爭等，基本目的是保證一成員國的工業(yè)產(chǎn)權(quán)在所有其他成員國都得到保護。
基于巴黎公約途徑進行申請時，申請人依據(jù)外國專利法，按照《巴黎公約》作出的專門規(guī)定，在首次提出本國國家專利申請后12個月（發(fā)明和實用新型）或者6個月（外觀設(shè)計）內(nèi)向外國專利主管機關(guān)提出申請，并要求享有優(yōu)先權(quán)。也就是說，巴黎公約途徑是申請人直接在希望獲得保護的所有巴黎公約締約國分別提交專利申請的一種途徑。
PCT，即《專利合作條約》（Patent Cooperation Treaty），PCT締約國的申請人提交一份“國際”申請，就可在全部成員國發(fā)生效力，從而達到簡化程序的目的。PCT體系是專利申請體系，不是專利授權(quán)體系，因此并不存在PCT專利。只有發(fā)明、實用新型和其他類似的權(quán)利保護可以通過PCT申請專利，外觀設(shè)計和商標不能通過PCT途徑獲得保護。
1.1對于美國專利申請，一般包括包括以下三種申請途徑：
a.直接向美國申請專利；
b.通過巴黎公約向美國申請專利；
c.通過PCT專利合作條約向美國申請專利。
對于中國申請人，往往會選擇先遞交中國專利申請，然后再考慮進入美國。因此，巴黎公約途徑和PCT途徑是申請人較為常用的申請途徑。
1.2 巴黎公約途徑和PCT途徑的主要區(qū)別：
1）保護類型
巴黎公約途徑適用于發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計類型的專利申請（對于外觀設(shè)計，還可以選擇海牙體系），而PCT途徑只適用于發(fā)明專利和實用新型專利，不適用于外觀設(shè)計。
2）申請效力
巴黎公約效力范圍較窄，需要向各個國家分別申請，且申請材料需用指定語言，并只在提出申請的單一或者少數(shù)幾個國家有效。
PCT效力范圍較寬，只需提交一份國際專利申請，就可以向多個國家申請專利，不必向每一個國家分別提交專利申請，申請材料只需一種語言。
3）申請時間
巴黎公約途徑需要在首次提出本國國家專利申請后12個月（發(fā)明和實用新型）或者6個月（外觀設(shè)計）內(nèi)向外國專利主管機關(guān)提出申請，并要求享有優(yōu)先權(quán)。
PCT途徑的國際申請分為兩個階段：國際階段和國家階段。PCT體系下，在本地申請?zhí)岢龊?2個月內(nèi)提交國際申請，在完成國際階段程序后，在30個月內(nèi)進入國家階段【1】。
4）審查方式及時間
巴黎公約途徑是直接進入國家階段然后進行正常程序，審查時間相對較短。PCT途徑需要先進行國際申請，受理局提供國際檢索報告和書面意見參考，評估后決定是否進入國家階段，審查時間相對較長。
5）申請費用
巴黎公約途徑申請外國專利時，要向所有要求獲得專利保護國家的專利局繳納專利申請費用，導(dǎo)致繳費手續(xù)繁瑣，并且申請進入的國家數(shù)目較多時，申請人短時間內(nèi)支付的費用也會隨之增加。
PCT途徑中，申請人只需向受理局繳納國際階段費用，國家階段再分別繳納，簡化了繳費手續(xù)，對于專利申請國的數(shù)目較多、申請人選擇PCT途徑會比較適合一些。
1.3 選擇巴黎公約途徑or PCT途徑的考慮因素：
1）從產(chǎn)品方面考慮
對于目標國家非常明確的情況，可以在遞交中國專利申請時申請保密審查，保密審查通過后，即可向目標國家遞交專利申請，即選擇巴黎公約途徑。這樣，可以減少PCT國際階段的流程，節(jié)約PCT國際階段的費用，能夠加速授權(quán)。
產(chǎn)品目標市場不明確，或者產(chǎn)品/技術(shù)的重要性很高，需要更長時間考慮海外布局計劃的情況，更適用于PCT途徑。PCT途徑最大的優(yōu)勢就是給申請人更長的期限，以便申請人可以更充分地考慮市場和競爭對手的情況，進行目標國家的專利布局。PCT途徑中還可以借助ISR/IPRP來判斷申請的可專利性，靈活調(diào)整后期策略。
2）從費用方面考慮
短期來看：如果選擇巴黎公約途徑，那么需要在12個月內(nèi)要支付所有費用，對于資金壓力較大的企業(yè)有一定困難。選擇PCT途徑，可以將費用周期拉長至30個月，一方面有更長時間籌備，另一方面，可以結(jié)合市場變化更精準決策，避免不必要的開支。
長期來看：如果目標國家數(shù)量相對較少，更適用于巴黎公約途徑。如果目標國家的數(shù)量相對較多，PCT途徑能夠節(jié)省總的費用。
3）從時間方面考慮
考慮到隨著時間的推移，市場層面、競爭對手層面的變化是隨時可能發(fā)生的，因此，對于企業(yè)的核心產(chǎn)品或技術(shù)，一般建議申請人先申請一件PCT申請，來為后期決策預(yù)留更多的空間。這樣，對于核心的技術(shù)，通過PCT申請獲得更長的落地周期，能夠增強應(yīng)對變化的能力，不至于很快喪失了對核心技術(shù)海外保護的主動權(quán)。
例如，一些申請人在指定專利策略中，對于某些具有重要商業(yè)價值而又不急于實施的專利，可能會選擇延長某些其申請的授權(quán)周期，目的就是能夠迷惑競爭對手，使其無法及時獲知最終的專利保護范圍，不敢貿(mào)然研發(fā)同類產(chǎn)品的目的，從而獲得寶貴的競爭時間，在市場上贏得更大的主動權(quán)。對于這種情況，更適用于PCT途徑。通過PCT途徑30個月屆滿后再進入國家階段，是有效延長審查周期的辦法。
2.371途徑or Bypass途徑？
依據(jù)《專利合作條約》，以PCT申請為基礎(chǔ)，目前有兩種方式可申請美國專利：a.371途徑（371 Route）；b.旁路途徑（Bypass）。371途徑與Bypass途徑申請時限均為最早優(yōu)先權(quán)日起30個月內(nèi)，且申請日期均為PCT申請日期。
2.1 371途徑介紹
通過PCT方式進入美國國家階段，法律依據(jù)是美國專利法35 U.S.C.§371，因此，該途徑簡稱為371途徑。
一般情況下，一申請人會選擇國家化程序途徑（371 Route）下遞交美國申請。在通過國家化程序時，會給予進入國家階段的PCT申請一個美國專利申請?zhí)枴CT申請與國家化程序后的申請在法律上將被視為同一件申請，其申請日為PCT的申請日。
371途徑具有以下優(yōu)勢：
1）371途徑申請的官費會比Bypass便宜一些。對于一般的申請（權(quán)利要求總數(shù)不超過20項、獨立權(quán)利要求不超過3項、沒有多重從屬權(quán)利要求），Bypass Continuation的費用為1720美金，371 Route如果在遞交時有PCT的檢索報告，費用為1580美金【2】。
2）371途徑對發(fā)明單一性的限制要求沒有Bypass途徑嚴格，因此被要求分案的概率比Bypass小。從實際審查過程來說，美國的分案原則比PCT的發(fā)明單一性原則要嚴格的多。也就是說，有些PCT申請，如果用371 Route，在美國就無需分案，但如果用Bypass Route，在美國必須分案。即371 Route可以更好的防止分案。
2.2 Bypass途徑介紹
通過提出繼續(xù)申請（Continuation）的旁路途徑（Bypass），將PCT申請以續(xù)案的方式轉(zhuǎn)化為美國本土申請。申請人以PCT申請為母案，依據(jù)美國專利法35 U.S.C. § 111，向美國專利商標局（USPTO）提出一件美國繼續(xù)申請（CA）或部分繼續(xù)申請（CIP），該CA/CIA等價于一個全新的美國申請，該途徑稱為“Bypass Continuation Route”，簡稱為Bypass途徑。
Bypass途徑具有以下優(yōu)勢：
1）Bypass申請收到受理通知書的時間較短，一定程度上能更快得到授權(quán)。作為參考，Bypass途徑一般10天左右，371途徑一般6個月左右。
2）Bypass申請可選用的加快專利審理速度的方式更多。例如，Bypass途徑適用三種加快方式：PPH、Track one、AE，而371途徑只能選擇PPH。
3）Bypass申請可以對原PCT申請修改，而且這個修改可以加入新的內(nèi)容，但新的內(nèi)容無法享受PCT的申請日，所以Bypass途徑不管是對權(quán)利要求還是說明書修改，都可以加入新的內(nèi)容。雖然371途徑也能修改申請文件，但是修改必須忠實于原PCT申請，不能加入新的內(nèi)容。
2.3 選擇371途徑or Bypass途徑的考慮因素：
1）申請目的
對于以授權(quán)為目的的專利申請，如果PCT本身創(chuàng)造性風(fēng)險比較小，可以考慮371途徑。這樣，不僅官費低，而且無需支付對PCT修改的成本，申請人可以以最小的成本獲得授權(quán)。如果PCT本身創(chuàng)造性風(fēng)險比較大，需要在原PCT的基礎(chǔ)上增加內(nèi)容以強化新創(chuàng)性，避免在答復(fù)的時候被駁回，申請人需要通過Bypass途徑來增加該部分內(nèi)容。
對于以保護為目的的專利申請，不僅對權(quán)要質(zhì)量要求高，說明書質(zhì)量也同樣重要。權(quán)利要求決定了保護的范圍，說明書決定了對權(quán)利要求的支撐度。如果說明書撰寫不嚴謹、支撐度不夠，也直接會影響權(quán)利要求的授權(quán)甚至授權(quán)后的穩(wěn)定性。因此，對于以保護為目的的專利申請，若PCT申請的說明書質(zhì)量不高，可以通過Bypass途徑進行修改，在說明書中加入新的內(nèi)容充分對權(quán)要進行支撐。另外，以保護為目的的專利申請面還需要提前考慮未來行業(yè)或競對的技術(shù)發(fā)展，在說明書中對技術(shù)內(nèi)容充分擴展，以便未來搶占時間先機，因此，采取Bypass途徑是更優(yōu)選擇。
2）授權(quán)速度
采用371途徑進入美國的申請不會被美國專利局立即處理，而采用Bypass途徑申請的專利會被美國專利局視為直接受理的新申請，按照新申請的流程受理和審查。相比較而言，Bypass途徑受理周期比較短。另外，Bypass途徑的加速審查速度的手段也更豐富，比如，Bypass可以通過Track One加快審查速度以更快拿到授權(quán)。
在實踐中，很多申請人在提交PCT申請獲得國際檢索意見后，可能立刻決定進入美國申請，此時距PCT進入國家階段的30個月期限可能還有很長的時間。如果選擇以371途徑進入美國，即使已經(jīng)以完備手續(xù)進入了美國國家階段，美國專利局仍然會擱置該申請直到30個月期限屆滿再處理，延后了專利可能授權(quán)的時間。與此相對，如果采用Bypass途徑進入美國，會按照新申請的流程受理和審查，而不會等待至30個月期限屆滿再處理。
3）持續(xù)申請價值
考慮到專利申請的周期一般較長，而市場變化往往是瞬息萬變的，因此需要結(jié)合市場需求、競爭對手的發(fā)展情況來考慮后期提交持續(xù)申請。對于應(yīng)用價值或者訴訟價值大的專利申請，說明書的質(zhì)量要求也會很高。對于說明書的質(zhì)量要求，不僅僅在于表述、結(jié)構(gòu)等一些基本要素，更關(guān)鍵的是技術(shù)內(nèi)容實質(zhì)是否足夠，是否有面向未來、面向市場、面向競爭對手的實質(zhì)性擴展內(nèi)容。對于此類專利申請，建議通過Bypass途徑，對說明書進行充分的實質(zhì)性擴展。
4）技術(shù)/產(chǎn)品迭代更新
對于一些領(lǐng)域，技術(shù)或產(chǎn)品存在較快的迭代更新。這種迭代更新往往與最初的技術(shù)具有較強的相關(guān)性，一般建議將通過Bypass的方式將迭代或更新的內(nèi)容補充到申請中，以形成更優(yōu)的技術(shù)或產(chǎn)品布局，實現(xiàn)專利的多角度層次化保護。
二、充分利用續(xù)案制度【3】
根據(jù)美國的專利制度，在遞交一件美國申請之后，可以以此申請作為母案，遞交持續(xù)申請（Continuing application）。持續(xù)申請是一個總稱，具體指下述三種類型的申請：分案申請（divisional application，DA）、繼續(xù)申請（continuation application，CA）、部分繼續(xù)申請（continuation-in-part application，CIA）。
在中國專利制度中，并沒有嚴格意義上的續(xù)案制度，與之相似的分案制度在操作上也與美國的續(xù)案制度不同，這也是美國專利申請與中國專利申請的一個重要區(qū)別。
對于美國專利申請，遞交持續(xù)申請需要滿足以下條件：
a.及時正確地要求母案申請的美國優(yōu)先權(quán)。要求優(yōu)先權(quán)應(yīng)當(dāng)在以下兩個時限中更晚的一個時限內(nèi)提交：該持續(xù)申請的實際申請日起算的4個月內(nèi)，或者，母案申請的申請日起算的16個月內(nèi)。
b.與母案申請共同未決。持續(xù)申請必須在其母案被放棄或者被授權(quán)之前提交。
c.與母案申請至少有一個共同發(fā)明人。
如果喪失了本國優(yōu)先權(quán)，那么母案申請的公開文本很可能會被作為AIA之前的《美國專利法》第102條（b）款規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)來對付持續(xù)申請。
1.分案申請DA
一般情況下，僅當(dāng)母案申請中發(fā)出限制性要求（RR）的情況下才可以提交分案申請，可以理解為“被動分案”。如果不存在這種限制性要求，則需要以繼續(xù)申請而不是分案申請的方式提出持續(xù)申請。如果母案誰請中的限制性要求被撤回，那么任何已經(jīng)提交的分案申請將會喪失其分案狀態(tài)且應(yīng)該被變更為繼續(xù)申請。
與“被動分案”相對應(yīng)的，即使審查員沒有在母案中發(fā)出限制性要求，申請人理論上來說也可以基于在先申請?zhí)岢龇职干暾垼@就是“主動分案”。遞交主動分案，雖然從流程上來說只是在ADS中的一個選項處選擇“分案”，但意味著申請人認為（或承認）分案所針對發(fā)明和母案是不同的。但是，這只是申請人自己的界定，后續(xù)申請的審查員可以質(zhì)疑申請人的選擇。如果審查意見中存在這樣的質(zhì)疑，申請人可以抗辯，也可以順應(yīng)審查員的要求，把“分案申請”變更為“繼續(xù)申請”。也可以理解為，“被動分案”時已經(jīng)被承認了分案申請所針對發(fā)明和母案是不同的。不過，實務(wù)中“被動分案”比較常見，而“主動分案”比較少見。
2.繼續(xù)申請CA
在美國的專利體系中，繼續(xù)申請通常是指基于已經(jīng)遞交了非臨時申請（即母案申請）遞交的延續(xù)性申請，但繼續(xù)申請權(quán)要所指向的發(fā)明和母案中的發(fā)明的關(guān)系并不是像分案與母案那樣清晰。一定程度上來說，遞交繼續(xù)申請就意味著申請人不強調(diào)繼續(xù)申請權(quán)要對應(yīng)的發(fā)明與母案權(quán)要對應(yīng)的發(fā)明不同，這是繼續(xù)申請與分案申請在本質(zhì)上的最大區(qū)別。與分案申請相同，繼續(xù)申請能夠要求在先申請的優(yōu)先權(quán)，但不能在申請中加入任何在先申請中沒有披露的內(nèi)容。
通常繼續(xù)申請會延續(xù)使用在先申請中的說明書和附圖，但是其權(quán)要和母案是不同的。申請人可以根據(jù)披露的發(fā)明內(nèi)容提出不同的權(quán)利要求保護范圍。在實務(wù)中，申請人可以設(shè)計比母案更寬泛的權(quán)要，以尋求獲得更大的范圍，也可以故意設(shè)計窄一些的權(quán)要，以加強專利的穩(wěn)定性。最常見的情況是繼續(xù)申請與母案權(quán)要有交集，但又包括新特征，這樣可以使繼續(xù)申請與母案的保護范圍有交叉，形成更好的保護。
在審查中，繼續(xù)申請是無法像分案那樣避免重復(fù)授權(quán)駁回的。但對于創(chuàng)造性類型重復(fù)授權(quán)駁回來說，可以用期末放棄的方式來解決。
3.部分繼續(xù)申請CIA
在某些方面，部分繼續(xù)申請與繼續(xù)申請類似，例如兩者都不強調(diào)其針對的發(fā)明與母案的發(fā)明不同。與繼續(xù)申請相區(qū)別的是，部分繼續(xù)申請允許在其中加入在先申請沒有披露的新內(nèi)容。因此，部分繼續(xù)申請的好處是可以保護母案未充分保護的技術(shù)點。
需要注意的是，部分繼續(xù)申請中加入的新內(nèi)容是不能要求在先申請的優(yōu)先權(quán)的。因此包含新內(nèi)容的權(quán)利要求的可專利性評價需要以部分繼續(xù)申請的申請日作為可專利性的評判標準，而不能追溯在先申請的申請日。
在實踐中，遞交繼續(xù)申請和部分繼續(xù)申請是很多申請人喜歡使用的申請策略，但也應(yīng)注意到這種申請本身包含了巨大的不確定性。申請人往往可以根據(jù)技術(shù)發(fā)展的不同階段，提交繼續(xù)申請，這就使得部分繼續(xù)申請的保護范圍有更大的可操作空間，對競爭對手來說無疑是一種巨大的威懾。同時，由于部分繼續(xù)申請可以加入新內(nèi)容，因此有可能獲得比母案更寬的保護范圍。
一般情況下，提交部分繼續(xù)申請可以是基于以下考慮：
1）為了消除公開文本中缺陷而提交部分繼續(xù)申請。
2）為了加入新的公開內(nèi)容來克服駁回而提交部分繼續(xù)申請。
3）為了公開最新進展并且對其進行權(quán)利主張二提交部分繼續(xù)申請。
4.分案申請or繼續(xù)申請？
分案申請與繼續(xù)申請比較類似，二者之間最主要的區(qū)別在于：分案申請時，禁止基于母案申請的權(quán)利要求對分案申請的權(quán)利要求發(fā)出重復(fù)授權(quán)駁回（Double Patenting Rejection）。這是因為，重復(fù)授權(quán)駁回中，審查員認為在先申請權(quán)要所指向的發(fā)明和在后申請權(quán)要指向的發(fā)明相同或高度相似，所以在后申請的權(quán)要不具有創(chuàng)造性。但是，在被動分案中，在后申請的發(fā)明早已被確定為與母案發(fā)明不同了，也就是說，分案可以避免重復(fù)授權(quán)駁回，這也是分案申請的好處之一。
對于繼續(xù)申請中發(fā)出的重復(fù)授權(quán)駁回，可以通過提交期末放棄（Terminal Disclaimer，TD）的方式來克服。
對于申請人來說，分案申請與繼續(xù)申請似乎都可以獲得授權(quán)，但二者在專利權(quán)實施時卻有顯著的不同。對于繼續(xù)申請，如果提交了期末放棄并且該繼續(xù)申請被授權(quán)為專利，則僅當(dāng)該專利以及先前母案仍然為共同所有時，該專利權(quán)才將是可實施的。這個要求極大地限制了申請人對專利進行單獨許可的能力。
因此，相比于當(dāng)持續(xù)申請為受制于期末放棄的繼續(xù)申請的情況，如果申請人能夠保持該持續(xù)申請的分案狀態(tài)，則申請人將會有更大的自由來實施其專利權(quán)。
應(yīng)注意的是，即使申請人基于母案申請中發(fā)出限制性要求而提交分案申請，隨著審查進程的推進，審查員也可能主動撤回該限制性要求，導(dǎo)致已經(jīng)提交的分案申請喪失其分案狀態(tài)而被變更為繼續(xù)申請。
為了避免這樣的情況，申請人可以等到母案申請收到授權(quán)通知后且授權(quán)繳費前再提交分案申請。這樣，審查員就不能再撤回限制性要求，隨后提交的分案申請也就不會喪失其分案狀態(tài)。
三、總結(jié)
本文僅是對美國專利申請的部分申請策略進行了簡要的分析。實際上，美國專利申請由于其特殊性，其在各個環(huán)節(jié)都需要有充分的考慮和謹慎的決策，才能最大程度的保證申請人和權(quán)利人的利益。這個過程中，既需要代理人的豐富的理論和實踐經(jīng)驗，又需要申請人清晰的定位和目標戰(zhàn)略規(guī)劃，更需要代理人和申請人之間良好的溝通。
參考文獻
[1] https://www.wipo.int/pct/zh/texts/time_limits.html
[2]https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule#Patent%20Fees
[3]《US Patent Application Drafting and Prosecution Strategies》Benjamin J. Hauptman & Kien T. Le