文/北京集佳知識產權代理有限公司 金世煜
專利審查中的追加實驗數據問題，在化學領域較為常見。這是因為化學屬于實驗科學，很多技術方案的技術效果具有不可預期性，相對于機電領域，其發明的創造性更多依賴于對技術方案帶來的效果的評價、對實驗數據的考察等。但由于申請人往往不能準確預知審查員檢索到的現有技術，因而在撰寫說明書時往往會出現實驗數據不足或實驗數據不能充分反映本發明的突出特點、效果的問題。
作為一種對申請人的救濟措施，2021年最新修改的《專利審查指南》對追加的實驗數據采取了更為“寬容”的態度，即：在一定條件下，審查員應該考慮申請人為克服審查員指出的缺陷（例如，為克服審查員指出的創造性或公開不充分的缺陷）而提交的補充實驗數據。
對于補充實驗數據的總原則
具體而言，《專利審查指南》追加了如下關于補交的實驗數據的內容：“判斷說明書是否充分公開，以原說明書和權利要求書記載的內容為準。”【1】“補交實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的。”【2】可將上述規定理解為一個總的原則，即，對于補充實驗數據而言，能夠被接受（考慮）的前提是不違反先申請原則，不超出申請日所公開的范圍。這也是一個平衡申請人與公眾利益的基本原則。
但是，對于“能夠從專利申請公開的內容中得到”這一規定具體如何把握？例如，對于說明書中沒有明確記載但與記載的效果有密切關聯的技術效果，能否通過補充實驗數據予以進一步舉證？即，所要證明的技術效果應是可以從說明書中“直接”（記載）得到，還是“推知”得到亦可？對此，一般的理解為：該效果應明確記載于說明書中。
這樣的理解應是比較公允合理的。關于此點，對比其他國家的規定，例如，日本的審查指南中規定，（補交實驗數據）要證明的效果應是“可以從說明書中明確推知的”【3】。顯然，這里的“明確推知”要比“記載的內容”更寬泛。我國在對“修改超范圍”的審查中，采取的是比日本更為嚴格的審查標準——“能夠直接、毫無疑義地確定的”【4】。實踐中，如果沒有明確記載，僅憑“推知”實際上是很難實現“能夠直接、毫無疑義地確定”的，通常這種“推知”而得的技術內容會被認定為修改超范圍。與此相應地，我國對補充實驗數據的證明效果的要求，類似地做比較嚴格的規定、解釋應是比較合理的，這樣理解起來更具有法條（規定）之間的邏輯一貫性。
當然，具體實務中可能還會有各種特殊情形。為避免個案特例的出現，規定中并沒有采用“直接”得到的表述，理論上應還是有一定的回旋、爭論的空間。但實務中，代理人還是應采取審慎的處理方式，盡量避免推知效果的補充實驗數據，以免進行補充實驗后卻不被接受、認可。
對于補充實驗數據的適用情形
《專利審查指南》在之前的修改中對于補充實驗數據的適用情形并沒有明確規定。而在2021年修改版中，《專利審查指南》對于補充的實驗數據的適用情形做了進一步明確，即，“對于申請日之后申請人為滿足專利法第二十二條第三款、第二十六條第三款等要求補交的實驗數據，審查員應當予以審查”。
對此，有人認為上述適用情形并非窮舉，例如，對于《專利法》第二十六條第四款的支持問題（即，權利要求書應當以說明書為依據），也可比照《專利法》第二十六條第三款而考慮補充實驗數據，以克服審查員指出的相應缺陷。
雖然上述規定并未明示是窮舉，但考慮到目前實踐，通過補充實驗數據來克服“支持問題”，一般是很難被接受的。具體而言，《專利法》第二十六條第三款的“公開不充分”是就說明書部分的缺陷而被指出的，即，對于公眾或本領域技術人員而言，由于說明書的公開不充分而難以實現本發明。因此，申請人所補充的實驗數據從某種意義上來說是對說明書的一種釋明，有利于本領域技術人員對發明的深入理解和實施，允許申請人補充實驗數據既是對申請人所造成的失誤或缺陷的一種救濟，也是對公眾能更好、更準確理解并實施發明的一種“有益補充”。通過上述補救，能夠避免對發明所做出的貢獻進行全盤否定——因為公開不充分的缺陷如果不能被克服，將導致“全盤皆輸”的局面，即不會有任何權利范圍得到授權。因而，對于公開不充分采取允許補充實驗數據的應對方式，是對申請人一定程度的容錯“救濟”，對于社會公眾而言也存在有益性。
而對于《專利法》第二十六條第四款的“支持問題”的缺陷，其對象是針對權利要求而言的：通常是審查員不認可權利要求的保護范圍，認為其要求保護的范圍過大，即概括了較大的保護范圍，超出了從原始說明書中記載的實施例、比較例所能夠合理概括的范圍。對此，一般通過進一步縮限到合理、適當的范圍，就能克服該缺陷。申請人的損失與其實施例記載不足所應承擔的后果可以基本相匹配。設若申請人為克服支持問題而提交了補充實驗數據，即使其要證明的效果已經明確記載于說明書中，但補交的實驗數據如果是新增加的，申請人根據新增的實驗數據來支持申請時所概括的、被審查員認為是概括過大的范圍，顯然有違先申請原則及以公開換保護原則。即，當從原始的說明書記載的實施例中難以得出權利要求所概括的范圍時，補交的實驗數據相當于在提交申請時未充分完成實驗就進行了盲目概括；即使在后續被質疑時再進一步提交補充數據，該內容也顯然超出了原始記載的范圍。
具體而言，對于支持問題進行較嚴格的處理，可以避免申請人以較少的實施例概括出較大的范圍（包括推測的部分），然后通過補充實驗數據的方式來補救，即，先將不確定的部分寫入權利要求中，如果后續被指出支持問題，再補充做實驗；如果實驗數據能夠獲得說明書的效果，就主張“可以得到支持”；如果實驗數據不理想，就縮限到適當、合理的范圍。這顯然過于有利于申請人一方。根據權利與義務相協調的原則，由申請人承擔因急于申請或說明書最初撰寫的不完備而致實施例的不足所帶來的相應后果應是合理的，而且這種后果也不至于導致類似于“公開不充分”那樣的“滿盤皆輸”的結果，只是縮限到已完成的范圍——即，在認可了發明的技術貢獻的基礎上，同時也由申請人承擔實施例（數據）不足所帶來的相應后果。
當然，對于支持問題，如果補充實驗數據只是為了說明一個技術事實、糾正某種技術偏見而起到一種輔證作用，即，如果其目的在于幫助審查員更好地理解發明原理等具體事實，而不涉及對實施例的進一步的補充、確認，這樣的實驗數據作為克服支持問題而供審查員參考的資料提交，也是有可能被審查員參閱考量的。
總之，通常對于補充實驗數據的適用情形，一般理解是限于《專利法》第二十二條第三款、第二十六條第三款這兩種常見情況；而對于“支持問題”，雖未明示不允許，但如上所述，除了某些情況下釋明意義上的實驗數據外，作為真正“補充實施例”意義上的數據通常是很難被接受的。事實上，實務中曾嘗試針對“支持問題”提交補充實驗數據，但均被審查員以“先申請原則”或“超出原始記載的范圍”而被拒絕（不予考慮）。
需要說明的是，對于支持問題通過提交補充實驗數據而克服的情況，在其他國家的專利審查實務中有時是被允許的。例如，日本對此采取比較寬松的態度，在審查員“有理由懷疑”權利要求概括的范圍過大而得不到說明書支持的情況下，申請人可以通過追加實施例來回應審查員的懷疑。不排除在將來的審查實務中，我國也可能采取更有利于申請人、發明人的立場來對待、解釋上述補充實驗數據的適用情形。事實上，“對于申請日之后申請人為滿足專利法第二十二條第三款、第二十六條第三款等要求補交的實驗數據，審查員應當予以審查”這一規定中使用了“等”的表述，就為將來審查員的裁量權放松預留了空間。但在我國目前的審查實踐中，申請人還是應該了解實踐中上述較嚴格的處理方式，謹慎對待采用提交補充實驗數據來應對支持問題的方式。與其花費時間、金錢等成本來做補充實驗數據卻得到一個不被接受的結果，不如將相應的精力、著力點轉到爭辯該范圍可以“合理概括”之類的說理策略上來。
為克服創造性而提交的補充實驗數據
實務中，可以提交的補充實驗數據一般是針對審查員指出的創造性缺陷而提交的。那么，具體在什么樣的情況下或針對什么樣的意見時，可考慮提交補充實驗數據進行爭辯呢？通過日常工作經驗總結了以下三種情形。
由于比較例的缺乏而補充的實驗數據
例如，在一種組合物的發明中，權利要求最初只是限定了幾種物質，但對物質的成分比例并未明確限定。當審查員檢索認為該組合物缺少新穎性/創造性后，為克服該缺陷，申請人根據說明書的記載，對其中的某成分A的含量進一步限定（例如，限定成分A含量占比為20~30%），并主張取得了說明書中已記載的特定的效果。
由于申請人在撰寫原始說明書時，對發明點（或最接近的現有技術）的預判不準確，只是對特定成分的有無進行了實施例和比較例的驗證，而對于具體成分A含量只記載了處于上述范圍20~30%中的實施例，并沒有記載超出上述范圍的比較例。于是，審查員便認為該成分A的含量是經過有限次實驗容易得到的，由于沒有與新的發明點（含量范圍）相關的比較例，也就看不出取得了怎樣的優異效果，因而直接否定了該修改后的技術方案的創造性。
對此，申請人為了證明該效果的顯著優異性，提交了相關的比較實驗（比較例）數據。審查員認可了該補充實驗數據，即認定本發明具有顯著效果，從而認可了本發明的創造性。
為克服非單一因素變化的比較實驗所存在的缺陷
在原始說明書中，由于對現有技術的掌握還不充分，所以對優選方案的探討比較寬泛，只是記載了相應效果，并沒有進行有針對性的對比實驗從而確切地驗證相關技術因素的影響效果。即，當存在多個附加要素的優選方案時，如果原始說明書中并未就某單一因素（某特定技術特征）的變化進行實施例和比較例的對比實驗，審查員會以此為由否認相關技術效果主要是由該單一特定技術特征所帶來的，從而不認可該限定技術方案的創造性。換言之，審查員暗示根據實施例記載將多個特定技術特征（多個附加要素）一并進行限定。
例如，在一組合物發明中，一審認為其缺乏創造性。申請人根據說明書的記載，進一步限定其還含有A（收縮劑），然而在其實施例部分，實施例與比較例的區別點不僅在于A（收縮劑）的不同，同時還存在B（減粘劑）的不同。因此，審查員指出，并不能判斷本發明的優選效果是僅由于含有A（收縮劑）而產生的。
對于這種由于在提交申請時未對優選方案進一步進行縝密的比較實驗設計而出現的瑕疵或證明力不足的問題，通常是可以通過追加比較實驗數據而克服的。
在本案例中，申請人通過提交B（減粘劑）要素不存在差異的比較例的追加實驗數據，表明了本發明的優選效果主要是因含有A（收縮劑）而明顯改善的，進而主張創造性。結果，審查員認可了僅限定A特征的技術方案，而無需進一步限定B特征（減粘劑）。
應謹慎主張預想不到的技術效果
還應注意的是，在提交追加實驗數據時，即便提交的比較例的實驗數據與說明書中已記載的實施例的數據存在較明顯的差異，或者提交的優選的實施例獲得了明顯優異的效果，也要慎重主張由補充實驗數據可以證明獲得了預想不到的技術效果。這是因為審查員通常會指出，由于原始說明書中并沒有記載相關追加的對比實驗，即使事實上該技術方案的技術效果確實達到了預想不到的量的差異，但從原始說明書中無法“閱讀出”該量上的效果差異達到了預想不到的程度，因而該追加的實驗數據所要證明的預想不到的技術效果，可視為超出了原說明書記載的范圍，不能“從專利申請公開的內容中得到”，從而無法被接受。
當然，上述審查員的認定也許是個案情形，并不能一概而論。但審查員的上述主張也有一定道理。因此，筆者建議對于追加的實驗數據，即便其達到了較大的差異性（量上的預想不到的程度），也應盡量避免過分強調追加實驗數據證明了“預想不到的技術效果”，而應在結合技術方案的非顯而易見性的基礎上，主張獲得了顯著的技術進步，這樣的主張會更容易被接受、認可。
注釋：
【1】《專利審查指南》第二部分第十章3.5.1。
【2】同上。
【3】《 特許?実用新案審査基準》第III 部第2 章第2 節 3.2.1。
【4】《 專利審查指南》第二部分第八章5.2.1。