文/北京市集佳律師事務所上海分所 王俊河
依據專利法第六條和專利法實施細則第十二條的規定，可以將職務發明分為在職職務發明和離職后職務發明。在職職務發明包括在本職工作中所作出的發明創造和履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發明創造，離職后職務發明包括退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后一年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造。本文所探討的兩個問題是針對離職后職務發明的。
離職后職務發明規定的完善問題
離職后職務發明的規定對原單位來講是一種補償機制，立足于發明創造行為的連續性，彌補原單位因技術人員流動所造成的損失或技術競爭劣勢。離職人員在原單位或通過本職工作，或通過履行原單位交付的本職工作之外的任務進行發明創造，其離職時常常已經達到有別于現有技術水平的層次或者具有競爭優勢的技術成果，而這些技術優勢或成果往往成為離職人員自主創業或加入新單位的主要誘因，離職人員離職后從事相關發明創造自然節省投入、少走彎路和提高科研效率。離職后職務發明的規定對離職人員和新單位來講是一種平衡機制。科研人員流動是其勞動權利內容之一，是發揮科技資源高效配置、促進技術交流的有效途徑之一。離職后職務發明的規定平衡了離職人員與其原單位在技術領域的利益分配，促進了技術人員的合理流動。離職后職務發明規定中的時間限制應符合科技創新和技術變化的時效性要求，過短不利于補償機制的發揮，無法補償原單位相關發明創造活動的投入和因研發人員離職給原單位造成的損失和技術研發競爭劣勢；過長則不能實現平衡機制的目的，損害離職人員以及接收離職人員的新單位在相關技術領域進行發明創造的競爭利益。
現行離職后職務發明的規定“退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后一年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造”，其“一年”約束的是發明創造行為，對原單位來講其產生的后果是離職后一年內完成的發明創造和在職職務發明是一樣的。離職后職務發明雖然與原單位的科研活動或成果具有相關性，但其畢竟是新的科研行為并產生具有實質性特征的新的發明創造，有關在職職務發明和離職后職務發明的規定應有所區別，針對離職后職務發明對原單位的法律保護和利益補償應該是遞減于在職職務發明。“一年”應該約束專利申請行為，是對原單位專利申請的補償機制，即“一年”是對離職后相關發明創造申請專利的禁止期間。簡單地講，離職人員可以延續先前的發明創造行為，但一年內不能就該相關技術申請專利，將這一年的技術競爭的期限利益讓位于原單位。建議將前述規定修改為“退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后一年內提出專利申請的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造”，以實現對在職職務發明和離職后職務發明的區別對待，實現立法技術和價值平衡的更好效果。
離職后職務發明不應存在前后兩單位共有問題
在(2017)滬73民初15號、(2017)滬民終324號上海微創醫療器械(集團)有限公司和上海紐脈醫療科技有限公司等專利申請權權屬糾紛案中，上海兩級法院基于涉案專利申請技術由原單位的離職人員與新單位的科研人員共同完成的事實認定，判決確認涉案專利申請權歸原單位和新單位共有。在（2019）最高法知民終799號深圳市理邦精密儀器股份有限公司與廣州萬孚生物技術股份有限公司等專利申請權權屬糾紛中，國內六位知名專家應當事人申請出具專家意見書，認為：職務發明權屬的認定中不能局限于“一年”的期限，將涉案發明創造歸屬于原單位所有。無論誰是涉案發明創造的真正發明人，基于在案證據未證明涉案發明創造“偷取”了原單位既有的技術構思或利用了原單位的物質技術條件，而新單位對涉案發明創造有大量物質技術投入的情況下，基于民法總則規定的公平合理原則，涉案發明創造的專利申請權不應單獨歸原單位所有。本文認為，上述做法和觀點值得進一步探討。發明人在原單位在職期間基于本職工作或履行原單位分配的任務完成的發明創造即本文劃分的在職職務發明，其技術內容和完成時間容易界定，發明人不管是離職前還是離職后，也不管是發明人自行申請還是與其他單位和個人共同申請，該類專利申請權或專利權權屬糾紛較為容易處理。在實務中，專利權或專利申請權權屬爭議案件大多屬于離職后相關的發明創造是否屬于本文劃分的離職后職務發明情形。職務發明規定中的“一年”，不論是現行規定中的“作出日”還是本文主張的“申請日”，其界定相對容易。涉案專利技術或專利申請技術是否與原單位存在“相關性”是該類案件的爭議焦點和難點。
首先，該涉案技術與原單位已有技術成果相比有實質性特征，屬于新的發明創造，否則該糾紛屬于是否成立在職職務發明問題。
其次，離職人員在原單位本職工作或履行原單位分配的任務中從事了與涉案技術相關的科研活動，達到或形成高于涉案技術領域離職時現有技術的水平或成果，否則原單位無技術貢獻或技術優勢需要保護和平衡。
最后，涉案技術實質性特征是離職人員單獨完成，還是新單位研究人員或其他人員參與完成，是否利用新單位的物質技術條件，均不影響涉案技術屬于原單位的職務發明的認定，其權屬應歸原單位所有，也不存在與新單位共有情形。
上述結論與前述法院做法和專家觀點不同，本文認為，法律救濟離職前職務發明的目的在于防止原單位科技成果流失，調整離職后發明創造成果歸屬的目的在于防止離職人員及其他單位和個人利用離職人員先前的技術積累與原單位形成技術研發方面的不正當競爭。離職人員及其新單位利用離職人員先前的技術積累在法定期限內與原單位競爭有關的專利申請，有違誠信和公平在先，其已經喪失援引公平原則的權利。
本文建議
立法上，縮短原單位對離職后相關發明創造的期限利益，改作出日為申請日；實務處理中，加重離職人員或其合作者、新單位的避讓義務。