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　　文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王逸君

　　一、實(shí)用新型或發(fā)明，兩難選擇

　　眾所周知，企業(yè)IPR的核心職能之一是盡可能充實(shí)企業(yè)的專利“武器庫”和“盾牌庫”。在生產(chǎn)研發(fā)實(shí)踐中，時(shí)不時(shí)遇到這樣一種情況：研發(fā)人員提交了一份完成度一般的交底書，并且未給出更多說明，IPR基于成本、創(chuàng)新高度、項(xiàng)目時(shí)間節(jié)點(diǎn)等因素綜合考量，決定盡快委托，以實(shí)用新型形式在短時(shí)間內(nèi)撰寫和申請，以獲得快速授權(quán)。但隨著信息進(jìn)一步增加，情勢發(fā)生了轉(zhuǎn)變，例如研發(fā)項(xiàng)目重要性提升、發(fā)現(xiàn)競品跟隨設(shè)計(jì)、得到更精準(zhǔn)的檢索結(jié)果等，IPR此時(shí)可能發(fā)現(xiàn)，這個(gè)方案更適宜用發(fā)明申請，以獲得更高強(qiáng)度的保護(hù)，但此時(shí)實(shí)用新型已完成撰寫遞交了申請。這種情況下該怎么辦呢？

　　通常情況下，只要實(shí)用新型尚未授權(quán)，在滿足法規(guī)條件情況下，采用要求本國優(yōu)先權(quán)的形式再遞交發(fā)明申請即可，專利法實(shí)施細(xì)則三十二條詳細(xì)說明了要求本國優(yōu)先權(quán)的條件：

　　“申請人要求本國優(yōu)先權(quán)，在先申請是發(fā)明專利申請的，可以就相同主題提出發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請；在先申請是實(shí)用新型專利申請的，可以就相同主題提出實(shí)用新型或者發(fā)明專利申請。但是，提出后一申請時(shí)，在先申請的主題有下列情形之一的，不得作為要求本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)：

　　(一)已經(jīng)要求外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)的；

　　(二)已經(jīng)被授予專利權(quán)的；

　　(三)屬于按照規(guī)定提出的分案申請的。

　　申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的，其在先申請自后一申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊亍！?/p>

　　因此，在在先申請的實(shí)用新型尚未授權(quán)，未要求過外國優(yōu)先權(quán)或本國優(yōu)先權(quán)，且不屬于分案申請的情況下，可以就相同主題要求本國優(yōu)先權(quán)作為發(fā)明重新申請。然而這種情況下，在后一發(fā)明申請?zhí)岢鲋眨谙鹊膶?shí)用新型不可避免地視為撤回。

　　那么當(dāng)IPR考慮企業(yè)專利布局時(shí)，不免心生疑惑：會(huì)不會(huì)出現(xiàn)實(shí)用新型視撤，而發(fā)明遲遲無法授權(quán)，甚至最終經(jīng)歷駁回復(fù)審等程序，仍然得不到授權(quán)的情況呢？畢竟近年來，國內(nèi)發(fā)明審查一直非常嚴(yán)格，公開數(shù)據(jù)顯示發(fā)明授權(quán)率并不高。

　　而另一種考量也很常見：實(shí)用新型的審查周期較短，授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)與發(fā)明相比較低。在某些競爭激烈的領(lǐng)域，申請人可能希望早日獲得任一形式的專利授權(quán)從而獲得開展維權(quán)活動(dòng)的主動(dòng)權(quán)，或者至少能夠起到早日公告授權(quán)、在研發(fā)層面遏制競品的作用。總而言之，早一日授權(quán)，可早一日發(fā)揮專利價(jià)值。

　　無論出于哪一種考慮，是否通過要求本國優(yōu)先權(quán)的形式將審中的實(shí)用新型改為發(fā)明，都不是一個(gè)可以輕易做出的決定。追求快速授權(quán)和追求專利穩(wěn)定性，往往無法兩全。甚至存在一通操作猛如虎，反而丟失本已獲得的實(shí)用新型專利權(quán)的極端不利情況。

　　如何解決這個(gè)兩難的問題呢？有沒有一種方法能夠最大限度地保證申請人權(quán)益，至少能確保一道底線——避免出現(xiàn)實(shí)用新型視撤，發(fā)明也無法授權(quán)的情況呢？

　　二、何為專利的“內(nèi)外轉(zhuǎn)外內(nèi)”？

　　實(shí)踐中存在肯定的答案。或許我們可以通過所謂的“內(nèi)外轉(zhuǎn)外內(nèi)”，綜合應(yīng)用審查指南中關(guān)于國際申請要求優(yōu)先權(quán)的規(guī)定，曲線地實(shí)現(xiàn)上述訴求。

　　專利審查指南對國際申請要求優(yōu)先權(quán)的審查規(guī)則給出了詳細(xì)解釋。參見專利審查指南2010版第三部分第一章第5.2.6節(jié) ：

　　“國際申請要求優(yōu)先權(quán)的在先申請是在中國提出的國家申請，對于優(yōu)先權(quán)的初步審查，除本章第 5.2.3.2 節(jié)外，與其他國際申請的審查完全相同。

　　在先申請是在中國提出的，要求優(yōu)先權(quán)的在后申請的申請人與在先申請的申請人應(yīng)當(dāng)完全一致，或者由在先申請的全體申請人將優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓給在后申請的申請人。未滿足上述條件的，視為未要求優(yōu)先權(quán)。

　　在先申請是在中國提出的，要求優(yōu)先權(quán)的國際申請進(jìn)入國家階段，應(yīng)當(dāng)看作是要求本國優(yōu)先權(quán)。對于在提出國際申請時(shí)，其要求優(yōu)先權(quán)的在先申請的主題有專利法實(shí)施細(xì)則第三十二條第二款第(一)、(二) 和(三) 項(xiàng)所列情形之一的，審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。由于國際申請的特殊程序，審查員

　　不按專利法實(shí)施細(xì)則第三十二條第三款規(guī)定對被要求優(yōu)先權(quán)的在先申請作出處理；同樣，對于在國際申請?zhí)岢鲋笤谙壬暾埍皇谟鑼＠麢?quán)的情況，審查員也不處理其有可能造成在先與在后申請重復(fù)授權(quán)的問題；上述問題均留待后續(xù)程序中處理。”【1】

　　根據(jù)此規(guī)定，在先申請是在中國提出的，在中國局提PCT，要求在先申請的優(yōu)先權(quán)，在進(jìn)入國家階段時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)韧谝蟊緡鴥?yōu)先權(quán)，即，在先申請滿足關(guān)于本國優(yōu)先權(quán)的如下三點(diǎn)要求：

　　(一)沒有要求過外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)；

　　(二)尚未被授予專利權(quán)；

　　(三)不屬于按照規(guī)定提出的分案申請。

　　在滿足上述三點(diǎn)要求情況下，由于國際申請的特殊程序，審查員不按照上述細(xì)則的第三款“申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的，其在先申請自后一申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊亍边M(jìn)行處理。也就是說，在先的實(shí)用新型申請不會(huì)視為撤回，只要提出國際申請的時(shí)間得當(dāng)（在先尚未授權(quán)），那么進(jìn)中國階段時(shí)選擇的發(fā)明申請和在先的實(shí)用新型（申請）將可以長期共存。重復(fù)授權(quán)問題不在進(jìn)中國時(shí)處理，均留待后續(xù)的發(fā)明實(shí)審程序一并解決。由此至少可保證，在發(fā)明授權(quán)的情況下，才會(huì)考慮在先的實(shí)用新型重復(fù)授權(quán)問題。相反，如果發(fā)明創(chuàng)新高度不足，無法獲得授權(quán)，至少可保證在先的實(shí)用新型專利權(quán)依然保留。

　　三、所謂的“后續(xù)程序”是什么

　　進(jìn)一步地，當(dāng)發(fā)明經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，三性符合授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，具有明確授權(quán)前景，此時(shí)授權(quán)的在先實(shí)用新型如何處理呢？

　　專利法第九條規(guī)定了“禁止重復(fù)授權(quán)”原則，并給出了對同日申請的處置方式：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。”根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，本文中討論的情況，在中國審查實(shí)踐中采用了類似的措施，即，如果在先在后屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，則申請人需聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)，在后的發(fā)明方可獲得授權(quán)。

　　因此本質(zhì)上，這依然是探討何為“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的問題。

　　根據(jù)專利法第六十四條規(guī)定：“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。”

　　此外，專利審查指南第二部分第三章6.1判斷原則也規(guī)定：“判斷時(shí)，如果一件專利申請或?qū)＠囊豁?xiàng)權(quán)利要求與另一件專利申請或?qū)＠哪骋豁?xiàng)權(quán)利要求保護(hù)范圍相同，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為它們是同樣的發(fā)明創(chuàng)造。”

　　因此，判斷是否同樣的發(fā)明創(chuàng)造需要對比在先在后所有權(quán)利要求的保護(hù)范圍。在后申請中，只要有一項(xiàng)權(quán)利要求與在先專利的某一項(xiàng)保護(hù)范圍相同，就屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。

　　那么對本文所探討的情況而言，簡單分為如下兩種情況：

　　1）在后申請的所有可授權(quán)權(quán)要的保護(hù)范圍與在先實(shí)用新型完全不同。

　　這是最理想的情況，雖然要求了優(yōu)先權(quán)，但是既然授權(quán)保護(hù)范圍完全不同，顯然二者不應(yīng)視為同樣的發(fā)明創(chuàng)造。因此無需對在先實(shí)用新型專利作出任何處置，在后發(fā)明都可以獲得授權(quán)。

　　2）在后申請中至少一項(xiàng)可授權(quán)權(quán)要的保護(hù)范圍與在先實(shí)用新型的權(quán)要重合。

　　根據(jù)上述專利法和審查指南中的條款。無論是至少一項(xiàng)還是所有重合，均屬于相同的發(fā)明創(chuàng)造。那么在審查員在審查意見中指出該缺陷的情況下，申請人將不得不作出取舍，例如：

　　?刪除在后發(fā)明申請中保護(hù)范圍重合的權(quán)利要求；

　　?修改在后發(fā)明申請中保護(hù)范圍重合的權(quán)利要求，使之與在先申請的權(quán)利要求保護(hù)范圍不一致；

　　?聲明放棄在先的實(shí)用新型專利權(quán)。

　　第三點(diǎn)“聲明放棄在先的實(shí)用新型專利權(quán)”，在實(shí)踐中存在爭議，有些同行認(rèn)為，本文中的情況不屬于同日申請，不應(yīng)援引專利法第九條【2】。但筆者也曾在實(shí)踐中成功應(yīng)用該措施，解除了在后發(fā)明授權(quán)的限制。總之，無論作出何種選擇，均需視個(gè)案實(shí)際情況而定，或詳細(xì)咨詢審查員意見，在此不一一列舉。當(dāng)然，在實(shí)審階段中，也可提前注意區(qū)分在先在后申請的保護(hù)范圍。一般而言，根據(jù)實(shí)審的審查實(shí)踐，只要權(quán)利要求特征稍有不同，大概率就不會(huì)認(rèn)為是相同的發(fā)明創(chuàng)造。這樣申請人最終可以獲得一項(xiàng)實(shí)用新型和一項(xiàng)發(fā)明專利，實(shí)現(xiàn)在合理范圍內(nèi)的利益最大化。

　　另一種可能性是，申請人對于相同的保護(hù)范圍，更期望通過發(fā)明來保護(hù)，以獲得更長時(shí)間的、更高的權(quán)益，但也不想就此放棄實(shí)用新型中另一些范圍不重合的權(quán)利要求。而聲明放棄專利權(quán)只能整體放棄，無法只聲明放棄其中一部分。筆者認(rèn)為，這種訴求或許可以通過自行有針對性地提起無效方式實(shí)現(xiàn)，例如以實(shí)用新型客體問題作為無效理由？當(dāng)然，該方案僅僅是一個(gè)初步想法，尚有待實(shí)踐中的更多經(jīng)驗(yàn)，本文旨在拋磚引玉。

　　四、還需注意的兩點(diǎn)

　　當(dāng)然，本文所探討的“權(quán)宜之計(jì)”并不是萬金油，而是專利布局偶爾存在瑕疵時(shí)的彌補(bǔ)之法。同時(shí)，根據(jù)上面的論述，專利法、實(shí)施細(xì)則及審查指南依然對此有著嚴(yán)格的限制，這一切都受專利法的誠實(shí)信用原則制約。當(dāng)采用上述方案時(shí)，筆者認(rèn)為IPR還需關(guān)注如下兩點(diǎn)：

　　1）滿足本國優(yōu)先權(quán)的三點(diǎn)要求。尤其是第二點(diǎn)，即把握遞交國際申請的時(shí)限：確保提交國際申請時(shí)，在先申請尚未被授予專利權(quán)。因此收到授權(quán)通知書，IPR評估是否繳費(fèi)時(shí)，或許可以作為一個(gè)仔細(xì)評估如何進(jìn)行國際申請布局的節(jié)點(diǎn)。

　　2）PCT的官費(fèi)與代理費(fèi)是一筆不小的支出，這符合立法的公平原則。因此，如非必要，最好還是在首次申請時(shí)仔細(xì)評估申請策略，力求在首次申請遞交之前，進(jìn)行精準(zhǔn)的布局和撰寫，避免將問題留到后續(xù)解決，產(chǎn)生高昂的費(fèi)用。

　　參考文獻(xiàn)：

　　【1】專利審查指南（2010）；2010年1月第1版，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社

　　【2】“實(shí)用新型通過PCT要求優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)變成發(fā)明時(shí)的困境”，陳華，http://www.iprdaily.cn/article1_17053_20170823.html