文/北京集佳知識產權代理有限公司 何佳

　　在Syngenta Limited訴印度專利局一案中（C.A.(COMM.IPD-PAT)471/2022），判決日期為2023年10月13日），印度德里高等法院（Delhi High Court）分庭（2名法官組成）對德里高等法院一名獨任法官移交的案件進行了裁決，該案件涉及《印度專利法，1970》（以下簡稱《專利法》）第16條規定的專利分案申請的范圍。分庭的兩名法官認為，雖然提出分案申請需要涉及多個發明構思（plurality of inventions），但多個發明構思可以從臨時或完整的說明書中確定，而不必強制限制在權利要求書中。

　　此案移交的背景是獨任法官不同意德里高等法院協調分庭法官在Boehringer Ingelheim International GMBH訴德里高等法院一案中的裁決（2022 SCC OnLine Del 3777）。Boehringer案的法官認為，如果母案申請的權利要求中不包含多個發明構思，則分案申請將不可維持。此外，該案法官還認為，如果在權利要求中未找到多個發明構思的情況下允許提交分案申請，將違反專利法的基本規則，即“權利要求中未記載的即視為放棄保護”。

　　Syngenta案的獨任法官向合議庭提出了兩個問題：

　　?母案申請中多個發明構思的條件是否適用于分案申請由申請人自愿（suo moto）提交的分案申請的情況，還是僅基于專利局提出的異議官方意見；

　　?假設多個發明構思是維持分案申請的必要條件，那么多個發明構思是否必須包含在母案申請的權利要求中，還是包含在完整的說明書中也可以；

　　在提交案件時，Syngenta案的獨任法官指出，Boehringer案基本上重建了印度專利法第16條的規定，刪除了“在已經提交的臨時或完整說明書中披露”這一說法，代之以“權利要求中披露”的說法，因此這違反了法條規定。Boehringer案法官還指出，原始權利要求中體現多個發明構思的問題將是一個限制性條件，僅適用于根據專利局提出異議時提交分案申請的情況，而不適用于申請人自愿提交分案申請的情況。

　　基于此背景，合議庭首先認為，無論是申請人提出分案申請還是答復專利局的異議官方意見，都必須在相同的基礎上進行評估，從而解答了Syngenta案法官提出的上述問題中對這兩個類別進行區別對待的問題。

　　其次，合議庭法官認為，似乎沒有理由將多個發明構思限制出現在權利要求中，且這種解釋與專利法第16條中“在臨時或完整說明書中披露”的措辭明顯相悖。法官的理由是，在提交臨時申請時，是不需要提交權利要求的，因此如果接受Boehringer案的裁決無異于認為，在提交臨時申請的情況下，不能提出分案申請。法官還認為，“權利要求中未記載的即視為放棄保護”這一觀點不適用于權利要求的撰寫，而是與侵權分析更為相關。

　　此外，一項發明創造未在母案權利要求中要求保護，但已在原始的說明書中記載公開，因此，申請人為尋求對母案申請中未要求保護的發明創造，但已在原始公開中得到支持的主題而自愿提交的分案申請應該是有效的分案申請，即使所述自愿分案的權利要求未出現在母申請的原始權利要求書中。

　　因此，法官推翻了Boehringer案的裁決，并指出提交分案申請的兩種情形：即基于自愿提交分案申請或在答復專利局針對多個發明構思的異議時提交分案申請，這兩種情形以在臨時或完整說明書中披露的多個發明構思為前提。

　　在過去，作為一種申請策略，自愿分案申請提交的權利要求可以與母案申請待決的權利要求相同，同時申請人可以明確撤回母案申請，也可以通過在規定期限內不提交答復意見從而使母案申請失效。這樣可以使印度申請根據授權的同族申請進行修改，以保持一件申請在所有司法管轄區具有相同的保護范圍。

　　然而，鑒于印度知識產權上訴委員會（IPAB）就此問題作出的決定，不允許再提交與母案申請的權利要求相同或無專利性差異的分案申請。如上文中所述，僅當母案申請存在發明缺乏單一性的情況時，才可以提交分案申請。

　　關于分案申請需要考慮的因素如下：

　　在印度，針對單一發明構思的權利要求往往基于產品的共同結構特征，而不是基于產品的功能或用途，因此，兩種不同的方法可能無法包含在一件申請中。

　　如果母案申請中未要求保護的主題屬于與母案申請相同的發明構思，則分案申請可能不得涵蓋該主題。

　　如果不可授權的權利要求和可授權的權利要求屬于單一發明構思，則母案申請中不可授權的權利要求不能通過修改引用的方式加入到分案申請中。

　　分案申請必須在母案申請待決時提交。因此，分案申請應當在提交針對母案申請審查意見的答復之前或同時提交，也可以在根據母案申請的最終聽證會提交書面論據之前提交分案申請。

　　即使在母案申請獲得授權/撤回/駁回后，如果審查員在所述待決分案申請中提出了以發明缺乏單一性為由的反對意見通知書，則可以依據分案申請提交分案申請。

　　即使其他同族申請沒有以發明缺乏單一性為由被提出異議，但如果印度專利局以該理由提出異議，則可以提交分案申請。

　　參考資料

　　印度德里高等法院判決書（Syngenta Limited v. Controller of Patents and Designs,C.A.(COMM.IPD-PAT)471/2022(Judgment pronounced on 13 October 2023)）