文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 穆云麗

　　提到專利法第九條第一款，即專利法關(guān)于禁止重復(fù)授權(quán)的規(guī)定，相信每一個專利人都非常熟悉。第九條第一款中的但書規(guī)定，即，“但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”，這是關(guān)于“同一發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”的例外規(guī)定。這個但書規(guī)定，使得專利申請人可以就其發(fā)明創(chuàng)造及時獲得專利保護，同時又能夠獲得保護期限更長的發(fā)明專利權(quán)，因而是很多申請人在專利申請實務(wù)中會選擇的一種申請策略。但是也是這個但書規(guī)定，如在專利申請過程中不加以注意，后期可能會給專利權(quán)人埋下“陷阱”，影響專利權(quán)的保護范圍和穩(wěn)定性。下面筆者將從一個行政判決案例出發(fā)，結(jié)合專利申請實務(wù)，對在專利申請過程中如何避開這個“陷阱”進行探討。

　　案例觀察

　　在（2018）京73行初3561號行政判決書中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院以“某光電公司同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請了實用新型專利又申請了發(fā)明專利，而實用新型專利權(quán)在發(fā)明專利授權(quán)前已獲授權(quán)并因未在期限內(nèi)繳納或繳足年費而終止，不屬于專利法第九條第一款所規(guī)定的例外情形”為由，駁回了原告專利權(quán)人某光電（深圳）有限公司（以下簡稱某光電公司）的訴訟請求，維持了被告國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會于2018年2月1日作出的被訴無效決定：即，涉案專利的權(quán)利要求1-10不符合專利法第九條的規(guī)定，應(yīng)予以全部無效。

　　某光電公司不服一審判決，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院經(jīng)審理后作出終審判決（（2019）最高法知行終118號行政判決書），駁回了某光電公司的全部上訴請求，維持了一審判決。最高人民法院認(rèn)為：專利法第九條所規(guī)定的例外情形中，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的，要獲得發(fā)明專利的授權(quán)，需同時滿足兩項條件：一是實用新型專利權(quán)尚未終止；二是申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)。本案顯然不滿足這兩項條件，因而不符合專利法第九條規(guī)定的例外情形。此外，從法理上來說，在發(fā)明專利授予之前，實用新型專利權(quán)已經(jīng)終止，其所保護的技術(shù)方案就已經(jīng)進入公有領(lǐng)域，公眾可以自由實施。若是再對同樣的技術(shù)方案授予發(fā)明專利權(quán)，將不利于發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，損害社會公眾利益。因此，對于同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，實用新型專利權(quán)已經(jīng)終止的，根據(jù)禁止重復(fù)授權(quán)原則，不得再授予發(fā)明專利權(quán)。

　　為了使得本案的時間脈絡(luò)一目了然，筆者根據(jù)涉案發(fā)明專利和與其同日提交的實用新型專利的重要時間節(jié)點繪制了以下時間軸：

　　根據(jù)上圖所示的時間軸可以清楚地看出，發(fā)明專利的授權(quán)公告日在2016年5月11日，而與其同日提交的實用新型專利早在2013年8月4日就因未按時繳納年費而終止，顯然不符合專利法第九條關(guān)于重復(fù)授權(quán)的例外規(guī)定。因此，筆者認(rèn)為，國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告涉案發(fā)明專利全部無效的決定并無不妥之處。

　　另外，在本案中，專利權(quán)人某光電公司發(fā)表了如下觀點：一、專利法意義上的“禁止重復(fù)授權(quán)”是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有兩項或者兩項以上的處于有效狀態(tài)的專利權(quán)同時存在，而不是同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一次專利權(quán)。二、專利審查部門在審查過程中未提及重復(fù)授權(quán)的問題，也沒有告知某光電公司能夠通過修改權(quán)利要求的方式避免重復(fù)授權(quán)，這說明在授權(quán)審查階段，相關(guān)部門認(rèn)為本專利不存在重復(fù)授權(quán)的問題。

　　對于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”的理解，學(xué)術(shù)界曾存在兩種不同的觀點，一種是同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有多項處于有效狀態(tài)的專利權(quán)同時存在的“狀態(tài)說”，也就是上述觀點一；另一種是同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能被授予兩次專利權(quán)的“動作說”。雖然在2007年的“舒學(xué)章”案中最高院支持了“狀態(tài)說”，但是2008年修改實施的專利法實際上已經(jīng)從立法層面上確立了“動作說”，即，同樣的發(fā)明創(chuàng)造性只能授予一次專利權(quán)。首先，從語義邏輯上來看，2008年修改實施的專利法第九條第一款中的“但書規(guī)定”，確立了滿足“重復(fù)授權(quán)”的例外規(guī)定的三個必備條件，必備條件之一就是先授權(quán)的實用新型專利尚未終止，這即相當(dāng)于是隱含地確定了“動作說”。否則如果立法本義是支持“狀態(tài)說”，那么強調(diào)先授權(quán)的實用新型專利尚未終止又有何意義？其次，從社會公眾利益的角度來講，如復(fù)審委和最高院在上述案例中所強調(diào)的，如果對一項已經(jīng)進入公眾領(lǐng)域自由實施的發(fā)明創(chuàng)造再次授予專利權(quán)，這對公眾來說是顯失公平的，將會嚴(yán)重?fù)p害公眾利益。

　　對于上述觀點二，筆者在此不對國家知識產(chǎn)權(quán)局在對涉案發(fā)明專利授予專利權(quán)時是否負(fù)有合理的注意義務(wù)（即，對同日提交的實用新型專利權(quán)的法律狀態(tài)進行核實）進行討論，因為無論如何，權(quán)利是自己的，專利權(quán)的穩(wěn)定性和無瑕疵性是所有專利權(quán)人都希望和追求的，因此，專利權(quán)人/申請人在專利申請過程中理應(yīng)對明顯不符合專利法授權(quán)規(guī)定的情形加以注意并主動避坑。

　　筆者以專利法第九條第一款作為法律依據(jù)，在裁判文書網(wǎng)上進行了案例檢索，發(fā)現(xiàn)因不符合專利法第九條第一款的但書規(guī)定而導(dǎo)致專利申請被駁回或者專利權(quán)被宣告無效的案例并非唯一。這說明在實踐中可能存在相當(dāng)一部分申請人/專利權(quán)人都誤入了專利法第九條第一款的“陷阱”。

　　專利法第九條第一款的但書規(guī)定，使得為避免重復(fù)授權(quán)，申請人除了可以通過修改授權(quán)在后的發(fā)明專利申請而使其具有與授權(quán)在先的實用新型專利不同的保護范圍之外，還可以通過聲明放棄實用新型專利而獲得發(fā)明專利權(quán)。根據(jù)專利法、專利法實施細(xì)則及專利審查指南的相關(guān)規(guī)定，通過聲明放棄實用新型專利而獲得發(fā)明專利授權(quán)需滿足兩個條件：1.申請人在提出申請時分別做出聲明；2.發(fā)明專利授權(quán)公告時實用新型專利尚未終止。

　　筆者以下將結(jié)合在實踐中遇到的具體案例，結(jié)合上述兩個條件，對在專利申請過程中如何盡量避開專利法第九條第一款之“陷阱”進行探討。

　　“陷阱”之一——提出申請時遺漏聲明

　　在（2018）京73行初2796號行政判決書中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院以“原告蘇某在涉案申請及該實用新型申請時均未說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請另一專利，因此應(yīng)當(dāng)依照專利法第九條第一款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)的規(guī)定處理”為由，駁回了原告蘇某的訴訟請求，維持了國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會于2017年12月13日作出的被訴復(fù)審決定：即，涉案申請的權(quán)利要求1-10與實用新型專利的權(quán)利要求1-10的保護范圍相同，屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，因此，涉案申請的權(quán)利要求1-10不符合專利法第九條第一款的規(guī)定。

　　在這個案例中，原告蘇某在發(fā)明專利申請的實審和復(fù)審程序中，雖經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局多次提醒，仍堅持不對發(fā)明專利申請進行修改，認(rèn)為該發(fā)明專利申請可以適用專利法第九條第一款關(guān)于重復(fù)授權(quán)的例外規(guī)定，從而導(dǎo)致了該發(fā)明專利申請最終被駁回。原告對法條的理解和適用固然存在不當(dāng)之處，但是如果原告在提出申請時聲明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請另一專利，那么后續(xù)就可以通過放棄授權(quán)在先的實用新型專利而獲得發(fā)明專利的授權(quán)，這樣既不會損失保護范圍，又可以獲得具有更長保護年限的發(fā)明專利。

　　因而，究其根本，為避免后續(xù)誤入專利法第九條第一款之“陷阱”，首要就是要做到，在提出申請時避免遺漏聲明！

　　“陷阱”之二——未維持實用新型專利直至發(fā)明專利授權(quán)公告

　　從上述行政訴訟案例（2018）京73行初3561號可以看出，相比于“陷阱”一，發(fā)明專利授權(quán)公告時實用新型專利已終止這個“陷阱”更為隱蔽，因而也更容易誤入，導(dǎo)致的后果也往往更為嚴(yán)重。在這部分，筆者將重點討論如何盡量幫助申請人/專利權(quán)人避開這個“陷阱”。

　　在實踐中，最常見的誤區(qū)之一就是：已收到了發(fā)明專利的授權(quán)通知書并且先前已針對實用新型專利提交了放棄聲明，因此無需再維持實用新型。下圖給出了一個非常典型的此類誤區(qū)的案例。

　　根據(jù)上圖所示的時間軸可以看出，在2020年10月27日發(fā)明專利申請收到了授權(quán)通知書，隨后專利權(quán)人在2021年1月11日收到了實用新型專利的繳費通知書?？赡軐＠麢?quán)人認(rèn)為發(fā)明專利已經(jīng)授權(quán)了并且先前已經(jīng)聲明了放棄實用新型專利權(quán)，那么此時就無需再繳納相關(guān)年費了，從而導(dǎo)致該實用新型專利因未繳年費而終止的日期是2020年12月5日，而此時發(fā)明專利尚未授權(quán)公告，這顯然并不滿足專利法第九條第一款的例外規(guī)定。雖然在該案例中發(fā)明專利獲得了授權(quán)，但是該權(quán)利并非是無瑕疵的因而也并不穩(wěn)定，在后續(xù)行使專利權(quán)時存在因重復(fù)授權(quán)被無效的風(fēng)險。

　　簡言之，避開“陷阱”之二，核心就在于要確保實用新型專利權(quán)與發(fā)明專利權(quán)之間無縫銜接，即同一項專利權(quán)必須始終處于有效的保護狀態(tài)，否則后續(xù)就無法適用專利法第九條第一款的例外規(guī)定。

　　為了確保兩項專利權(quán)的無縫銜接，那么在發(fā)明專利授權(quán)公告之前，任何有可能導(dǎo)致實用新型專利終止的動作都務(wù)必要慎重。無論是在收到專利權(quán)人關(guān)于實用新型專利的明確放棄指示時還是在收到實用新型專利因未按時繳納年費而下發(fā)的繳費通知書或終止通知書時，都應(yīng)該給予專利權(quán)人相應(yīng)的提示：與該實用新型專利同日提交的發(fā)明專利申請尚未公告授權(quán)，如實用新型專利已終止，后續(xù)無法通過放棄實用新型專利權(quán)而獲得發(fā)明專利的授權(quán)。如果已經(jīng)在答復(fù)發(fā)明專利申請的審查意見通知書時提交了實用新型專利權(quán)的放棄聲明，那么就需要建議專利權(quán)人繼續(xù)維護該實用新型專利，否則后續(xù)假如發(fā)明專利獲得了授權(quán)并且實用新型專利進入了放棄程序，如果忽略了實用新型專利已經(jīng)提前終止的情況，那么發(fā)明專利權(quán)就存在因重復(fù)授權(quán)而被無效的風(fēng)險。更極端的情況，如上述案例中所示，如果已經(jīng)收到了發(fā)明專利申請的授權(quán)通知書并且授權(quán)通知書中說明了實用新型專利進入了放棄程序（發(fā)明專利申請的授權(quán)通知書中會對提交過放棄聲明的實用新型專利是否進入放棄程序進行說明），那么就需要告知專利權(quán)人必須要繼續(xù)維護該實用新型專利直至對應(yīng)的發(fā)明專利授權(quán)公告為止，否則后續(xù)獲得的發(fā)明專利權(quán)有被無效的風(fēng)險。

　　小結(jié)

　　根據(jù)上述討論可以看出，對于同日提交的發(fā)明專利申請和實用新型專利申請，尤其是在實用新型已授權(quán)公告之后，實用新型專利的案件狀態(tài)會影響后續(xù)發(fā)明專利申請的授權(quán)范圍甚至是專利權(quán)的有效性，很容易誤入專利法第九條第一款的“陷阱”。因此，在處理這類案件時不能孤立地進行，筆者建議可以采取一種“聯(lián)動式”管理策略。

　　更具體而言，對于發(fā)明案的管理，可以從以下幾方面予以注意：

　　1.提交申請時：做好案卷特殊標(biāo)記，避免提交申請時遺漏聲明。

　　2.收到授權(quán)通知書時：核實授權(quán)通知書中關(guān)于實用新型案的放棄情況是否與實際情況（即，該案是否應(yīng)該放棄）一致。不一致的，要及時向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交意見陳述下發(fā)更正的授權(quán)通知書，以避免后續(xù)產(chǎn)生的權(quán)利不穩(wěn)定隱患。

　　3.收到證書時：如果授權(quán)通知書中標(biāo)記同日提交的實用新型專利進入放棄程序，那么需核實是否同時收到了實用新型專利的放棄專利權(quán)的手續(xù)合格通知書，并及時更新實用新型專利的案卷狀態(tài)，以避免后續(xù)誤繳年費等操作。

　　對于實用新型案的管理，可以從以下幾方面予以注意：

　　1.提交申請時：做好案卷特殊標(biāo)記，避免提交申請時遺漏聲明。

　　2.進行放棄操作時：對已授權(quán)公告的實用新型專利，需核實同日提交的發(fā)明案的狀態(tài)，如發(fā)明案尚未公告授權(quán)，需告知專利權(quán)人該放棄操作可能導(dǎo)致的后果（重復(fù)授權(quán)、發(fā)明無法獲得相同保護范圍）。

　　3.收到繳費通知書或終止通知書時：需核實同日提交的發(fā)明案的狀態(tài)，如發(fā)明案尚未公告授權(quán)，需告知專利權(quán)人不按時繳納年費可能導(dǎo)致的后果（重復(fù)授權(quán)、發(fā)明無法獲得相同保護范圍）。

　　4.提供實用新型的放棄專利權(quán)聲明時：需提示專利權(quán)人即使提交了放棄專利權(quán)聲明，也需繼續(xù)維護該實用新型直至發(fā)明專利授權(quán)公告，否則后續(xù)也有無效風(fēng)險。

　　以上僅是筆者根據(jù)工作中遇到的同日申請的各類情況，從避免后續(xù)因不符合專利法第九條第一款關(guān)于重復(fù)授權(quán)的例外規(guī)定而導(dǎo)致專利權(quán)不穩(wěn)定甚至被無效的角度出發(fā)進行的經(jīng)驗總結(jié)，實際中的情況可能更加復(fù)雜，期望此篇淺論能夠提供關(guān)于同日申請的更佳管理策略的啟發(fā)。