文/北京集佳知識產權代理有限公司 王逸君
引言
在我國當前的專利審查過程中，國家知識產權局對非正常專利申請行為進行了嚴格的排查和處理，并下發相關通知。這些措施旨在打擊不以創新保護為目的的專利申請行為，提升整體專利質量。然而，有些申請人在收到非正常申請通知后，可能會感到焦慮和不安，擔心會影響自身的合法權益和創新成果的保護。
實際上，這并非無法挽回的處境，當前的制度設計允許申請人通過合法的救濟程序進行申訴。申請人可以按照相關規定補充材料、說明情況，以證明其專利申請的正當性和合規性，從而有機會糾正誤解，爭取到合法權益。而且筆者從實踐經驗來看，申訴通道是完全暢通的，申請人可以利用這一途徑為自己的申請行為提供合理的解釋，只要有理有據，成功概率頗高。因此，當申請人接到相關通知時，實在不必過于緊張，而應冷靜分析被通知的申請中可能存在的問題。與專利代理師或代理機構深入溝通，審慎研判具體情況，共同探討最為合適的應對方案，確保自身權益在合法合規的基礎上得到有效保護。
因此，本文旨在結合現有法律法規和一些實際申訴經驗，對非正常專利申請的申訴方式進行深入分析。通過對相關法條的解讀與實踐中的案例研究，希望幫助申請人更清晰地了解在收到非正常申請通知后的應對策略和操作步驟，以及如何在申訴過程中避免常見誤區，以便申請人能夠根據自身的實際情況作出合理判斷，最大限度地維護自身的合法權益和創新成果。
一、法規修訂歷史和現行法規依據
國家知識產權局于2017年對2007年制定的《關于規范專利申請行為的若干規定》（局令第45號）進行了修改，發布了國家知識產權局令第75號。根據該第75號局令，國家知識產權局從2018年開始對非正常申請專利行為進行了排查處置。隨后于2021年3月發布了國家知識產權局公告《關于規范申請專利行為的辦法》 （第四一一號公告） 。從2018年至2023年，國家知識產權局主要是根據上述《規定》與《辦法》對非正常申請行為進行規制。
此外，針對具體的認定情形、申請人或代理人接到非正常通知后的處置方式、國家知識產權局的處理流程、被認定為非正常申請專利行為的后果及相關救濟途徑等方面，國家知識產權局在2023年中發布的《非正常申請專利行為認定及認定后的辦事指南》中公布了更詳細的指引。
2023年12月21日，國家知識產權局公布了《規范申請專利行為的規定》并于2024年1月20日起施行。該規定第十三條明確了，上述2007年8月27日國家知識產權局令第四十五號公布的《關于規范專利申請行為的若干規定》，2017年2月28日國家知識產權局令第七十五號公布的《國家知識產權局關于修改〈關于規范專利申請行為的若干規定〉的決定》和2021年3月11日國家知識產權局公告第四一一號公布的《關于規范申請專利行為的辦法》同時廢止。
因此，當前的非正常申請相關事宜所依據的各項法規主要包括2024年1月20日起施行的《規范申請專利行為的規定》和2023年中發布的《非正常申請專利行為認定及認定后的辦事指南》。此外還包括2024年1月20日起施行的《中華人民共和國專利法實施細則》中 第十一條（誠實信用原則）、現行專利法第一條（保護創新）和第五條（不授予專利權條款）和民法典第七條（民事活動的誠實信用原則）。
二、非正常申請的一般判定和處理程序
《辦事指南》中重點列明了國家知識產權局對非正常申請專利行為的排查和處理程序。具體如下：
（一）非正常申請專利行為的排查：國家知識產權局在專利申請受理、初審、實審、復審程序或者國際申請的國際階段程序中發現或根據舉報獲取線索，并由各領域審查員組成的專門工作組進行排查。
（二）國知局向地方知識產權管理部門通報：國家知識產權局根據排查結果，提出初步認定非正常申請專利行為的意見，定期向地方知識產權管理部門通報涉及非正常申請專利行為的申請號單。
（三）地方知識產權管理部門核查并通知申請人或代理人：地方知識產權管理部門接到通報后開展核查，并通知申請人或代理人進行后續處置。
（四）申請人或代理人接到通報后的處置：申請人或代理人接到通知后可以選擇撤回申請或提出申訴。
（五）國知局后續處理：國家知識產權局根據申請人或代理人的回應，決定是否繼續認定為非正常申請行為，并進行相應的處理或通知。
（1）對于申請方撤回申請的情況，國知局認為符合要求的，發出“手續合格通知書”，該申請失效；認為不符合要求的，發出“視為未提出通知書”并說明理由。申請人或代理人可以根據不符合要求的理由提交修改后的“撤回專利申請聲明”。根據經驗，對于撤回申請的情形，出現不符合要求的情況較少。
（2）對申請方申訴的情況，國知局收到陳述意見后，對申訴材料進行審核并作出進一步認定。認為不屬于非正常申請專利行為的，將發出“審查業務專用函（轉正常）”，并恢復申請案件的正常審批流程；國知局仍然認為屬于非正常申請專利行為的，可以發出“審查業務專用函（非正常）”或“審查意見通知書”，并指定撤回專利申請的期限或者答復期限。
（3）對申請人或代理人未撤回申請且未在指定期限內提交申訴材料的情況，國知局將發出“審查業務專用函（非正常）”，并指定撤回專利申請的期限或者答復期限。
具體而言，在“步驟（三）”中，地方局接到通報并核查無誤后，會將通報紅頭文件、被判定有非正常申請行為之嫌的案件申請號以及屬于哪種非正常申請行為分類以書面形式通知具體案件承辦的代理機構，由代理機構轉達申請人；或直接通知申請人。除紅頭文件之外，其他文件的通知方式并不統一，通常是在郵件中以exel附件形式列明該代理機構在這一批非正常申請中涉及的所有案件，并要求收到通知15日內提交撤回或申訴材料。
涉嫌的理由應當是在2024年1月20日起施行的《規范申請專利行為的規定》中闡明的八點之一。大部分情況下，通知比較籠統，不含有判定屬于這些情形的詳細解釋，因此申請人接到通知時有時會摸不著頭腦，不清楚為何自己的專利為何中招。因此，下文中筆者將對《規定》中這八種情形進一步分析。
三、如何應對不同的非正常申請情形
《規定》列舉的八點非正常申請專利行為如下：
（一）所提出的多件專利申請的發明創造內容明顯相同，或者實質上由不同發明創造特征、要素簡單組合形成的；
（二）所提出專利申請存在編造、偽造、變造發明創造內容、實驗數據或者技術效果，或者抄襲、簡單替換、拼湊現有技術或者現有設計等類似情況的；
（三）所提出專利申請的發明創造內容主要為利用計算機技術等隨機生成的；
（四）所提出專利申請的發明創造為明顯不符合技術改進、設計常理，或者變劣、堆砌、非必要縮限保護范圍的；
（五）申請人無實際研發活動提交多件專利申請，且不能作出合理解釋的；
（六）將實質上與特定單位、個人或者地址關聯的多件專利申請惡意分散、先后或者異地提出的；
（七）出于不正當目的轉讓、受讓專利申請權，或者虛假變更發明人、設計人的；
（八）違反誠實信用原則、擾亂專利工作正常秩序的其他非正常申請專利行為。
1.根據公開信息，目前國知局對非正常申請行為的研判首先借助計算機技術進行篩查。實踐中也了解到，機器排查的確是非正常研判的第一步。
尤其地，上述第一點至第三點主要是通過機器排查得出。這些技術能夠快速識別出同日或相近日期提交的專利申請中存在大篇幅相同或相似的內容，如發明創造特征的簡單組合、內容的隨機生成等。但是，這種初步篩查雖然高效，卻存在一定的局限性。例如，在分案申請的情況下，即使這些申請的內容符合專利法的要求，也可能因為計算機算法的局限性而被誤判為非正常申請行為。
遇到明顯的誤判時，申請人可以在申訴過程中詳細闡明理由，特別是對于分案申請或其他誤判情況，提供充分的解釋和證明材料。實際上，這也與上述第五點提到的“實際研發活動”密不可分。
收到非正常申請通知，究其本質，往往是因為疑似觸犯了誠實信用原則。無論專利呈現形式存在何種問題，申訴重點往往都在于如何證明申請是基于真實的研發活動。因此，申請人如果是企業實體，應當特別注意構建完善的知識產權管理體系，制定嚴格的知識產權工作流程，如建立清晰的申請審批流程，并確保每件申請都附有完整的技術交底書和審批書面依據。企業的知識產權工作人員在深入參與到研發工作的過程中，應當注意保存所有與專利相關的技術研發材料，如產品需求文檔（PRD）、項目立項報告、研發會議紀要等。萬一收到非正常申請通知，這些材料在進行必要的信息脫敏處理后，可以盡量提供給知識產權局作為佐證材料。如果有實物產品，還可以提供產品照片、原料采購發票等實物證據。關鍵是要證明這些專利是通過實際技術研發產生的，符合專利法第一條保護創新的初衷，而非不正當地編造或拼湊。通過這些方式，申請人可以有效證明其申請的真實性和合法性，從而有力支持申訴，確保其創新成果得到應有的保護。
值得注意的是，這種機器篩查方式也提醒我們，在撰寫申請文件時可以考慮主動規避可能引發誤判的情形，例如避免提交內容大篇幅相同的專利申請，以減少被計算機篩查系統誤判為非正常申請的風險。此外，還可以通過精細化撰寫專利文件、明確創新點、合理區分技術特征等手段，降低算法篩查的誤判率。再者，對于“一案雙申”案件，建議申請人在申請時主動勾選同日申請選項，避免被機器篩查到難以解釋。
筆者在實踐中曾處理過一批多件被認定為非正常申請的案件，理由分別是“同時或者先后提交發明創造內容明顯相同、或者實質上由不同發明創造特征或要素簡單組合變化而形成的多件專利申請的”和“所提交專利申請存在編造、偽造或變造發明創造內容、實驗數據或技術效果，或者抄襲、簡單替換、拼湊現有技術或現有設計等類似情況的”。接到通知在2023年之前，這兩條理由來自于現已廢止的《關于規范申請專利行為的辦法》（公告四一一號）。但從主旨上看與現行《規定》的前兩點基本相同。
經過復查后，筆者發現這些專利申請均屬于機器的誤判，一部分是分案，一部分是為了保護同一個產品的兩個區分較大的發明點，但附圖基本相同。因此筆者決定進行申訴，迅速協同研發團隊準備了詳實的證明材料，包括技術交底書與審批過程、研發文檔、項目報告、原料零部件發票、實物產品照片、生產線照片等。此外還根據地方局下發的通知要求提交了企業的營業執照等主體資格證明。最終，這一批案件申訴均獲得成功，收到了“審查業務專用函（轉正常）”之后順利轉入正常審查程序。這段經歷說明，非正常申請的監管本質上是為了去粗取精，淘汰真正編造和不符合創新保護宗旨的專利。對于那些基于實際研發活動產生的創新成果，申訴程序是有效且支持的。
2.針對第四點“明顯不符合技術改進、設計常理，或者變劣、堆砌、非必要縮限保護范圍”，申訴的關鍵在于明確展示方案的技術改進點和創新之處，而不僅僅是簡單的技術堆砌。申請人也應結合實際研發過程，詳細說明改進措施是如何解決具體技術問題的，以及這些改進如何符合技術邏輯和設計常理，這對于專利代理師而言應當不是難事。此外，通過提供詳實的研發文檔、改進前后的對比分析、技術實現的具體細節等證據，可以有效證明申請內容并非隨意拼湊或變劣處理，而是具有實際研發基礎和創新價值的發明創造。
3.針對第五點“申請人無實際研發活動提交多件專利申請，且不能作出合理解釋的”，關于“實際研發活動”的佐證，上文已經詳述，不再贅述。值得一提的是，有些個人申請人可能認為，這樣的要求有悖于專利法保護創新的初衷，因為許多發明創造的起點往往是創意或靈感，即使沒有具體的研發活動，只要想法深入、技術可行、有創新性，也應獲得授權。然而，這一點的規定特別強調了“多件”，實踐中尤其是指那些在同日或短期內提交多件相似申請的情況容易被計算機篩查系統識別為非正常申請行為。實際上這一規定并非為了阻礙個人申請人的真實創新活動，只要申請內容不是如前文所述的簡單堆砌、編造或替換，試圖通過一個創意來申請多件專利，被判定為非正常的風險并不太大。
即使不幸被誤判，申請人也可以通過盡量詳細地列舉自己從創意到申請的思維過程，提供相應的材料和證明，來支持申訴。這包括對發明構思過程的詳盡記錄、技術實現的可行性分析等，以佐證這些專利申請是基于真實的創新意圖而非簡單拼湊，且有具體的技術手段。通過合理的解釋和充分的證據，即使沒有實際的研發活動，仍然可以為自己的發明創造爭取合法的專利保護。
4.第六點“將實質上與特定單位、個人或地址關聯的多件專利申請惡意分散、先后或者異地提出的”和第七點“出于不正當目的轉讓、受讓專利申請權，或者虛假變更發明人、設計人的”，這些行為直接違背了誠實信用原則，是專利申請過程中應當嚴格避免的情形。誠實信用原則是民法和知識產權法的重要準則，要求申請人和相關方在申請和維護專利時應當誠實守信，不應采取隱瞞、欺騙或規避監管的方式來獲取不當利益。這些行為不僅破壞了專利制度的公正性，也擾亂了正常的專利審查秩序，其通常是為了獲取更多的經濟利益，但實際上會面臨較大的法律風險。
此外順便一提，即使有些地方局發通知時未要求提供申請人的主體資格證明，申訴時最好也應當提供。尤其是相當多的企業申請人，其軟硬件產品在社會上具有一定知名度，但從申請主體名稱看不出關聯性。這種情況最好在意見陳述時加以明確說明，使審核人員明了申請主體從事什么具體業務，將很大程度上有助于申訴成功。
5.另外，各省級知識產權管理部門根據實際情況，各自制定有申報專利申請精準管理名單（即“白名單”）的要求。對于企業申請人來說，建議參照各地具體的申報條件，審查自身是否符合進入白名單的資格。進入白名單后，這些主體作為申請人的專利申請將被視為可信賴且合規的申請，直接避免被納入非正常申請的排查范圍。
四、非正常申請與誠實信用原則
《規定》第八點是“違反誠實信用原則、擾亂專利工作正常秩序的其他非正常申請專利行為”。
《民法典》中確立的誠實信用原則是民事活動的基本準則，強調當事人應以誠實守信的態度進行各類民事行為。這一原則廣泛適用于各種法律領域，包括合同、侵權、財產等方面，是維護社會秩序和公正的核心法律理念。
在專利法領域，誠實信用原則同樣發揮著重要作用。專利法實施細則第十一條明確規定了在專利申請和維護過程中必須遵循誠實信用原則。這意味著申請人在申請專利時，必須基于真實的創新活動，提供準確、完整的資料，不得有任何編造、虛假或欺騙行為。這一規定與《民法典》中的誠實信用原則是一致的，都是為了確保各類法律行為的真實性和可靠性，是《民法典》誠實信用原則在專利領域的具體體現。
回到《規定》的第八點，這實質上是一個兜底條款，其意義在于，它進一步強調了誠信在專利申請中的重要性，確保所有不符合誠實信用原則的行為都能受到規制和約束，防止各種規避行為的出現，保障專利制度能夠真正服務于鼓勵和保護真實創新的初衷。
切換到申請人的角度來看，盡管非正常申請的監管措施十分嚴格，但其真正目的是為了保護那些真正致力于技術創新的申請人。嚴厲的篩查和規制并不是為了為難申請人，而是為了維護專利制度的公平性和公信力，將審查資源投入給真正的創新者，確保他們能夠獲得應有的保護和支持。對于那些基于真實研發活動的專利申請，這些措施不僅不會成為障礙，反而是為申請人鋪設了一條更加穩固的創新之路。
參考文獻：
【1】《非正常申請專利行為認定及認定后的辦事指南》