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文/北京市集佳律師事務所 戈曉美
引言：專利權，作為知識產權，其并非是使權利人享有一項權利，而是用于規制他人，使其不能為某種行為的一種權利，即具有排他屬性。在探究專利權的效力時，也應從專利權的排他權屬性出發。針對同一保護范圍的發明創造，在一個專利權中得不到保護，在另一個專利權中能夠給予保護；專利權終止并不必然導致該技術進入公有領域。關于這一專利權的效力問題，困擾了我很久很久，當從專利權的排他屬性思考時，便豁然開朗。
先講一個生動的案例：
同一申請人就同樣的發明創造于同日既申請了發明，又申請了實用新型。
半年左右，實用新型經形式審查，保持原權利要求范圍（A）獲得授權后，第三人針對該實用新型提出無效請求，所用對比文件為D1/D2。專利權人出于降低無效風險的目的，對實用新型的權利要求1作出了修改，即增加了新的技術特征，后實用新型專利在無效程序中被維持住，范圍為（A’，顯然A）A’）。值得注意的是：在針對實用新型的無效決定評述中，D1/D2對實用新型權利的新穎性、創造性并不構成威脅，換言之，在實用新型的無效中，即便專利權人對原權利要求不做修改，該實用新型專利也能夠被維持住。
與此同時，針對同日發明申請的審查還在過程中，審查員同樣以D1/D2的結合認為發明申請的權利要求1缺乏新穎性，審查意見認為不具備授權條件的理由與前述實用新型的無效理由同。申請人對發明申請的權利要求沒有做出修改，保護范圍仍為基于實用新型無效爭辯及認定的理由進行了答復。目前，該發明申請的審查還在繼續。
那么問題來了：
1、實用新型的原權利要求1的效力如何？
2、發明申請的權利要求1（同實用新型原權利要求1）應不應當授權？
3、原權利要求1獲得授權后的效力如何？
問題1：實用新型原授權權利要求1的效力如何？
對此，筆者認為，不論從無效程序的當事人處置原則還是侵權判定中的禁止反悔原則來看，實用新型原授權權利要求1均被已被無效，不能再將其納入實用新型專利權的保護范圍。
首先，根據當事人處置原則，可以認為專利權人已放棄要求針對實用新型原授權權利要求的保護范圍。《專利審查指南》第四部分第三章2.2當事人處置原則部分載明：在無效宣告程序中，專利權人針對請求人提出的無效宣告請求主動縮小專利權保護范圍且相應的修改文本已被專利復審委員會接受的，視為專利權人承認大于該保護范圍的權利要求自始不符合專利法及其實施細則的有關規定，并且承認請求人對該權利要求的無效宣告請求，從而免去求求人對宣告該權利要求無效這一主張。
在本案中，針對無效請求人的無效請求，實用新型專利權人主動修改了權利要求的保護范圍，增加了從屬權利要求中的技術特征，相較于原授權的權利要求的保護范圍，修改后的權利要求的保護范圍縮小了。根據上述規定，原授權權利要求1被宣告無效。
其次，根據禁止反悔原則，專利權人在實用新型無效程序中的限縮性修改使得其不能將原權利要求1重新納入實用新型專利權的保護范圍。
《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第六條規定：專利申請人、專利權人在專利授權或者無效程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。本案中，專利權人在無效程序中，針對原權利要求所作出的限縮性修改即應適用上述禁止反悔原則，該放棄的部分不再屬于實用新型專利權保護范圍的內容，專利權人不能“兩頭得利”。
還有觀點認為，在實用新型專利權的無效宣告決定書中，專利權得以維持的根本原因并非因為專利權人新增的技術特征，即權利人的限縮性修改并未對實用新型專利權的維持起到實質性的作用，從而認為并不能依此認為專利權人放棄了原權利要求1的保護范圍。
針對這一觀點的質疑，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第十三條規定：權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。對于如何準確理解上述條款中規定的“限縮性修改或者陳述被明確否定”，已決案例（江蘇高院（2016）蘇民終161號民事判決書）認為：“明確否定”應當是指授權確權機構以明示的方式明確作出“不予采信的”的否定性意思表示，而不能推定其具有否定性的意思表示。該案中，蔣小平在無效程序中就a、b區別特征所作的限縮性意見陳述，涉及到與專利創造性的實質性判斷先關的內容，而專利復審委員會并沒有對a、b區別特征是否使得涉案專利具有創造性作出明確評價，相當于“未予評述”，因而其無論是意思表示的形式還是法律效果均不符合司法解釋關于“明確否定”的要求。
具體到本案中，雖然無效決定宣告修改后的專利權予以維持的主要原因并非是基于修改，專利復審委員會針對該新增的技術特征甚至沒有評述，因而不能推定其具有否定的意思表示，因此并不構成對于禁止反悔原則適用的障礙。
基于上述分析，從禁止反悔原則的適用來看，由于專利權人在無效程序中的放棄，其不能重新將原權利要求1的保護范圍納入進來。
問題2：發明申請的權利要求1是否應當被授權？
考慮是否應當授權，主要是需要討論是否與實用新型專利權構成重復侵權的問題，而兩個專利是否屬于同樣的發明創造是適用重復授權的前提。
根據專利法第9條的規定：同樣的發明創造只能授予一項專利權。該條的立法本意是防止專利權之間的并無必要的重疊，即指同樣的發明創造不能有兩項以上的處于有效狀態的專利權同時存在。在現行的制度安排下，同一申請人就同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的，只要兩項專利權不同時存在，就不違反禁止重復授權原則。此處，同樣的發明創造，應當是指保護范圍相同的專利申請或者專利，其判斷方法為：就各自請求保護的內容進行比較。如被比對的兩項權利要求所要求保護的范圍相同，則認為是同樣的發明創造；如一個專利申請或專利要求保護的范圍完全落入并小于另一專利申請要求保護的范圍，即權利要求保護范圍部分重疊的，不應認為其構成同樣的發明創造而依據禁止重復授權原則拒絕授予專利權，而是應當根據對新穎性、創造性等其他專利授權條件的審查來決定是否授予專利權。
在本案中，如上所述，專利權人已對實用新型原權利要求1的保護范圍進行了限縮性修改，實用新型專利權的保護范圍與發明專利申請要求的保護范圍不相同，審查員應當對于發明專利申請是否符合授權條件予以審查。本案中，在審查發明專利申請的創造性過程中，審查員所用的對比文件與實用新型無效程序中予以評價的對比文件基本相同，因此，對于發明專利權利要求1的授權值得期待。
問題3：原權利要求1獲得授權后的效力如何？
對此，筆者認為，從專利權的排他屬性來看，專利權人雖不能再依據實用新型原授權權利要求1主張權利，但是可以依據發明專利權利要求1主張權利。
首先，需要澄清的一點是：雖然通常情況下，專利權的終止可能導致該技術進入公有領域，但有些例外情況下并非如此。
例如，就從屬專利與基礎專利的關系來看，假設基礎專利申請日為2001年1月，從屬專利申請日為2002年1月，后從屬專利因例如沒有按規定繳納年費或者專利權人書面放棄的方式導致其在期限屆滿前（例如2005）終止，那么該從屬專利權的終止并不導致該從屬專利技術就進入了公有領域的范疇，公眾仍然不能自由地實施該從屬專利技術，因為基礎專利還在受保護期限內。正如最高院在（2007）行提字第4號判決書中所論述的：任何理性的市場經營者不僅應當認識到某一項專利權的終止并不當然意味著其可以自由使用所涉及的專利技術，而且應當能夠注意到本領域所有已經公開的專利文件，而不能僅關注某一份文件即下結論并據此魯莽行事。
就本案而言，雖然專利權人在實用新型的無效程序中放棄了原權利要求1的保護范圍，但是此時該保護范圍仍在發明申請的臨時保護期內，發明授權后，發明專利就包括了該權利要求1的保護范圍，因此，實用新型專利權保護范圍的部分放棄并不意味著其進入了公有領域，發明專利的專利權人仍然可以依據發明專利權去主張權利。
其次，在依據發明專利權主張權利的情況下，在實用新型專利權中的放棄是否會對其產生其他影響呢？筆者認為值得討論。
根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第六條：人民法院可以運用與涉案專利存在分案申請關系的其他專利及其專利審查檔案、生效的專利授權確權裁判文書解釋涉案專利的權利要求。專利審查檔案，包括專利審查、復審、無效程序中專利申請人或者專利權人提交的書面材料，國務院專利行政部門及其專利復審委員會制作的審查意見通知書、會晤記錄、口審記錄、生效的專利復審請求審查決定書和專利權無效宣告請求審查決定書等。基于此，有觀點可能認為，對于發明專利的解釋，專利權人在實用新型專利權的無效程序中作出的意見陳述或者限縮性修改應適用禁止反悔原則，即其不得再發明專利中繼續主張已經在實用新型中已經放棄的保護范圍。
對此，筆者認為，上述邏輯不攻自破。我國專利法允許同一申請人就同樣的實用新型既申請實用新型專利又申請發明專利，主要是考慮為發明創造提供及時的保護，并規定：針對同樣的發明創造，申請人可以選擇其中一種方式保護其發明創造；針對不同保護范圍的發明創造，申請人可以同時享有發明及實用新型專利權。那么，在發明專利權尚未授權時，權利人當然有權選擇決定發明專利和實用新型專利分別保護的范圍。即，在實用新型專利權中放棄部分保護范圍正是為了其能夠在發明專利中得到保護，因此該放棄的效果應不及于發明專利，不會對發明專利產生不利影響。
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