文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 朱剛琴

　　關(guān)鍵詞：海外商標、抄襲搶注、維權(quán)、著作權(quán)

　　在當今21世紀，網(wǎng)絡的運用造就信息大爆炸局面，使得商品和品牌信息在全球的共享和獲取空前便捷。而與此相沖突的，是商標權(quán)的地域性規(guī)則，造就了品牌抄襲侵權(quán)式注冊處于難以杜絕的局面。無可置疑的，中國的諸多民族品牌，也是受害者之一。因而，找出盡可能多的有效途徑進行海外商標維權(quán)，是中國商標權(quán)人的迫切需求之一。

　　關(guān)于商標，全球近200多個海內(nèi)外國家/區(qū)域正式的商標立法，基本遵循三種制度：在先注冊制度；在先使用制度；在先注冊兼顧在先使用制度。因此，在海內(nèi)外不同國家/區(qū)域，針對抄襲侵權(quán)式商標注冊，商標權(quán)人采取反對措施最為常見的法定基礎理由主要為兩種：一為在受侵權(quán)國家/區(qū)域有在先相同/近似商標注冊；二為在受侵權(quán)國家/區(qū)域商標進行了在先使用。除此之外，各國/區(qū)域商標權(quán)保護兜底法律條款中，通常會列上性質(zhì)類似于“保護其它在先權(quán)利”的規(guī)定，以涵蓋例外權(quán)利情形。筆者本次著重研究的內(nèi)容，即著作權(quán)，即為涵蓋在“其它在先權(quán)利”中的例外權(quán)利情形之一。

　　（一）中國商標權(quán)人運用著作權(quán)維護海外商標權(quán)的必要性

　　國內(nèi)品牌在海外遭抄襲注冊現(xiàn)象層出不窮，中國品牌權(quán)人了解并善于運用著作權(quán)維護海外商標權(quán)具有迫切的必要性。究其原因，分析如下：

　　（1）商標注冊保護意識的滯后導致申請商標注冊慢人一拍

　　追溯歷史，法國于1857年通過了世界上第一部《注冊商標法》，最早對商標提供成文法的保護；英國隨后于1875年頒布《注冊商標法》；其它歐美國家也相繼紛紛立法對商標予以保護……總體來說，在海外區(qū)域，尤其是歐美等地區(qū)，商業(yè)經(jīng)營主體的品牌保護意識有160年的漫長歷史。因此，海外商人充分了解并善于在經(jīng)營品牌前提前申請注冊以保護權(quán)利。

　　而在中國，第一部正式采用的成文《商標法》于1982年才得以頒布。短短35年的歷程，不足以使得中國品牌權(quán)人普遍培養(yǎng)出強烈的商標保護意識和熟練的商標注冊申請技巧。因而，往往發(fā)現(xiàn)搶注時，中國商標權(quán)人才意識到需要注冊商標。

　　（2）全球區(qū)域眾多導致難以實現(xiàn)全球覆蓋式商標在先注冊和在先使用

　　截止2016年,世界上共有232個國家和地區(qū)，而可以通過注冊或登記等制度保護商標權(quán)的國家/區(qū)域有近200個。若對這近200個區(qū)域一次性全部申請商標注冊，或全部開發(fā)市場，需要一筆不菲的成本。

　　對于相當一部分中國商標權(quán)人來說，在企業(yè)經(jīng)營初期預算有限的前提下，難以一次性實現(xiàn)全球覆蓋式在先注冊和在先使用。因此，申請注冊區(qū)域漏洞的存在，導致?lián)屪o法杜絕。

　　（3）尋求不受地域規(guī)則限制的“在先權(quán)利”用以維護商標權(quán)的迫切需求

　　筆者多年的辦案經(jīng)驗中，遇到的國內(nèi)商標權(quán)人在海外某一或某些國家/區(qū)域被侵權(quán)最為常見的情形為：國內(nèi)品牌權(quán)人的商標僅在國內(nèi)或個別有商品銷售的海外國家/區(qū)域進行了注冊，但由于以上原因，商標被抄襲侵權(quán)的國家/區(qū)域，并未事先布局注冊商標，也并未將商標投入使用，因此，惡意第三方較容易利用商標權(quán)地域性規(guī)則鉆漏洞，抄襲商標在不同區(qū)域注冊。在這種情形下，找出一個可以跨區(qū)域保護的例外權(quán)利情形、用以保護商標權(quán)對于國內(nèi)商標權(quán)人來說彌足重要，而著作權(quán)就是其中符合要求的權(quán)利之一。

　　（二）適用著作權(quán)維護商標權(quán)的法律基礎

　　商標權(quán)和著作權(quán)同屬知識產(chǎn)權(quán)，屬于各自獨立的法律體系，但又存在著交叉連接點。

　　根據(jù)中國《著作權(quán)法》規(guī)定：

　　第二條 中國公民、法人或者其他組織的作品，不論是否發(fā)表，依照本法享有著作權(quán)。

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　　第三條 本法所稱的作品，包括以下列形式創(chuàng)作的文學、藝術(shù)和自然科學、社會科學、工程技術(shù)等作品：

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　　（四）美術(shù)、建筑作品；

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　　（七）工程設計圖、產(chǎn)品設計圖、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品；

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　　而根據(jù)中國《商標法》規(guī)定：

　　第八條 任何能夠?qū)⒆匀蝗恕⒎ㄈ嘶蛘咂渌M織的商品與他人的商品區(qū)別開的標志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標申請注冊。

　　第九條 申請注冊的商標，應當有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。

　　從以上規(guī)定中，可以看出，商標中包含的具有顯著特征的圖形或是美術(shù)設計要素，是受著作權(quán)法保護的內(nèi)容，這種權(quán)利疊合為商標權(quán)人通過著作權(quán)進行海外商標維權(quán)留下了可操作空間。

　　關(guān)于著作權(quán)保護，國際上設立了《伯爾尼公約》，即，《保護文學和藝術(shù)作品伯爾尼公約》，中國于1992年10月15日成為該公約成員國。根據(jù)《伯爾尼公約》第三條規(guī)定：

　　㈠ 根據(jù)本公約：

　　①為本聯(lián)盟任何一成員國公民的作者，其作品無論是否發(fā)表，應受到保護；

　　②非為本聯(lián)盟任何一成員國公民的作者，其作品首次在本聯(lián)盟一成員國出版或在本聯(lián)盟一成員國和一非本聯(lián)盟成員國內(nèi)同時出版的，應受到保護；

　　㈡ 非本聯(lián)盟任何一成員國公民、但在一成員國國內(nèi)有經(jīng)常居所的作者，在適用本公約時，與該國公民作者同等對待。

　　截至2017年8月3日，《伯爾尼公約》締約方總數(shù)達到174個國家，基本涵蓋了全球絕大部分可進行商標注冊的國家/區(qū)域。因此，對于包含受著作權(quán)保護的要素的商標，該立法最大程度上提供了通過著作權(quán)訴求跨區(qū)域維護商標權(quán)的便利性。

　　此外，國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)法律中，在先著作權(quán)毋庸置疑是普遍列舉在條文中受明文保護的在先權(quán)利之一。列舉海內(nèi)外部分國家/區(qū)域商標法律規(guī)定如下：

　　現(xiàn)行中國商標法第三十二條規(guī)定： 申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。

　　根據(jù)最高人民法院司法解釋，“他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”包含著作權(quán)。

　　土耳其商標法第八條明文規(guī)定：“……若商標相關(guān)權(quán)利人提起異議，包含第三方姓名、照片的商標，或是侵犯第三方著作權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)的商標，不予注冊”。

　　英國1994年商標法第五條第四款第二項規(guī)定：“如果出現(xiàn)以下情形，商標申請應當被駁回注冊，在英國使用該商標的行為也應當被禁止：

　　基于除本條第一至三款或第一段規(guī)定之外的在先權(quán)利，特別是基于受著作權(quán)法、設計權(quán)法或注冊專利權(quán)法保護的權(quán)利，一方有權(quán)作為在先權(quán)利所有人反對他人商標的注冊申請”。

　　從各國/區(qū)域立法中可以總結(jié)出，保護在先著作權(quán)是海內(nèi)外各國/區(qū)域針對商標的立法條文中普遍規(guī)定的內(nèi)容。

　　（三）適用著作權(quán)維護商標權(quán)的基本要求

　　（1）商標構(gòu)成要素的要求

　　如以上分析，運用著作權(quán)維護商標權(quán)，前提是商標所有人的商標權(quán)和著作權(quán)存在疊合的空間，即，該特定商標必須包含受著作權(quán)保護的創(chuàng)作構(gòu)成要素。

　　《著作權(quán)法》規(guī)定了受保護創(chuàng)作的三性要求，即獨創(chuàng)性、可復制性、合法性。其中獨創(chuàng)性，即創(chuàng)作為作者獨立完成，并非單純抄襲、模仿。另外，著作權(quán)法意義上的美術(shù)創(chuàng)作應當具備兩個基本特征，一是要具備客觀可視的表現(xiàn)形式，另一方面是要有具體的表現(xiàn)內(nèi)容。

　　著作權(quán)法以上基本要求，即排除了無客觀可視表現(xiàn)形式的聲音商標、氣味商標受著作權(quán)保護的可能性。另外，由于文字、字母和數(shù)字為人類公共文化財產(chǎn)，未進行特殊設計的由普通字體文字、字母和數(shù)字構(gòu)成的商標，不符合獨創(chuàng)性的要求，因此，也不受著作權(quán)保護。結(jié)合可以作為商標注冊的標志需具有顯著性、可以區(qū)分商品來源的要求，總結(jié)來說，受著作權(quán)保護的商標需包含具有較高顯著性的圖形要素，或是商標進行了具有顯著新穎性的獨創(chuàng)美術(shù)設計。

　　（2）適當?shù)怯浿鳈?quán)的要求

　　根據(jù)《伯爾尼公約》，作品享有著作權(quán)不依賴于任何手續(xù)，自動生成。即，作者對創(chuàng)作的作品享有著作權(quán)無需履行注冊登記等手續(xù)。然而，在運用著作權(quán)反對抄襲侵權(quán)商標的注冊時，商標權(quán)人負有證明享有著作權(quán)的義務，即，商標權(quán)人需留存有可被官方采信的書面證據(jù)來證明己方享有圖樣的著作權(quán)。

　　為履行該舉證義務，權(quán)利人若留存有設計底稿、原件，或取得著作權(quán)的原始合同等書面文件，可以證明被抄襲商標圖樣系己方獨創(chuàng)或享有著作權(quán)的，當然可以。然而，大多的時候，被抄襲的商標圖樣早期被創(chuàng)作時，商標權(quán)人多是直接出于將其作為商標使用的目的進行。創(chuàng)作由于私密性強的特征，商標權(quán)人往往無法做法保留原始證據(jù)。此時，通過具有公信力的各國專門官方登記機構(gòu)，例如中國國家版權(quán)局，申請著作權(quán)登記，獲得著作權(quán)登記證明就比較便捷有效。

　　若國內(nèi)商標權(quán)人著作權(quán)保護意識較強，商標標樣設計之初就申請登記獲得了著作證登記證書，證書上登記的作品無論創(chuàng)作日和發(fā)證日均早于海外被抄襲商標的申請日的，則該著作權(quán)登記證書可以起到證明商標權(quán)人享有在先著作權(quán)的直接證明作用。

　　不過，筆者注意到，權(quán)利人商標在海外特定國家/區(qū)域被抄襲注冊時，大多數(shù)時候只是在國內(nèi)注冊商標，或是在第三國/區(qū)域注冊。通過國內(nèi)的“卡奴迪路 CANUDILO及圖”商標爭議等案件法院判決來看，國內(nèi)的商標注冊證，不是可以向海內(nèi)外官方證明當然享有著作權(quán)的證明，畢竟商標權(quán)和著作權(quán)分屬不同的權(quán)利體系，享有商標權(quán)并不直接等同于享有著作權(quán)。但，被抄襲商標與國內(nèi)權(quán)利人的國內(nèi)注冊商標完全或基本相同，可以作為國內(nèi)權(quán)利人為利害關(guān)系人的充分證明；另外，在權(quán)利人的商標早于海外被抄襲商標申請注冊的情形下，該本國注冊證也可以起到證明被抄襲商標圖樣被創(chuàng)作的時間點早于海外抄襲商標申請日的作用。

　　了解著作權(quán)登記的權(quán)利人一般知道，申請著作權(quán)登記時，申請人聲明的作品完成日可以早于申請日，版權(quán)局只進行形式審查，不會實質(zhì)審查完成日的真實性，因而，若登記日遠晚于創(chuàng)作日，造成了著作權(quán)登記證明登記的作品完成日證明力較弱的問題。然而，商標權(quán)人此時獲得的這樣一份著作權(quán)登記證書，雖然發(fā)證日當然晚于海外被抄襲商標的申請日，但結(jié)合申請日在先的國內(nèi)注冊證，可補充完成證明享有的著作權(quán)作品完成日確實在先的作用。

　　總結(jié)來說，在海外商標維權(quán)時，獲得著作權(quán)登記證書能有效地幫助維權(quán)。

　　（四）國際上運用著作權(quán)維護海外商標權(quán)的成功案例介紹

　　于法有據(jù)，于現(xiàn)實案例中同樣具有可操作性。在國際侵權(quán)案例中，運用著作權(quán)維護商標權(quán)的案例不在少數(shù)。筆者現(xiàn)列舉兩個相關(guān)案例如下供國內(nèi)商標權(quán)人了解：

　　（1）歐盟第009161084號“ （喜羊羊與灰太狼Pleasant Goat and Big Big Wolf+圖形）”注冊商標無效宣告案

　　2010年6月8日，意大利個人Chen Ping在歐盟在第16類紙等文具商品、第25類服裝商品和第28類體育商品上申請注冊了上述“喜羊羊與灰太狼Pleasant Goat and Big Big Wolf+圖形”商標，并于2010年11月19日被歐盟知識產(chǎn)權(quán)局核準注冊。2016年3月，廣東原創(chuàng)動力文化傳播有限公司發(fā)現(xiàn)該注冊商標后，基于在先著作權(quán)對該商標提起了無效申請。

　　廣東原創(chuàng)動力文化傳播有限公司提供的主要證據(jù)材料為中國國家版權(quán)局下發(fā)的喜洋洋和灰太狼等系列動畫設計著作權(quán)證書、《伯爾尼公約》規(guī)定及其成員國清單、歐盟成員國之一西班牙知識產(chǎn)權(quán)法對于在先著作權(quán)的保護法律條文等文件。

　　2017年2月3日，歐盟知識產(chǎn)權(quán)局撤銷部門（CANCELLATION DIVISION OF EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE）裁定廣東原創(chuàng)動力文化傳播有限公司對歐盟第009161084號提起的無效宣告理由成立，該商標依法被宣告無效。

　　（2）英國第UK00003005549號“（IRON ASYLUM+圖形）”商標異議案

　　2013年5月11日，英國個人Michael Millington在英國在第25類服裝商品上申請注冊了上述“IRON ASYLUM+圖形”商標，并于2013年6月7日被核準公告。2013年8月5日，美國個人Ervay Thomas發(fā)現(xiàn)了該公告商標后，基于在先著作權(quán)對該商標提起了異議申請。

　　Ervay Thomas先生提供的主要證據(jù)材料有美國第3973659號“”商標注冊證，和美國版權(quán)局于2011年8月24日就該商標中的圖形要素下發(fā)的第VAu-1-076-970號版權(quán)登記證書等文件。

　　2014年6月9日，英國官方裁定第UK00003005549號商標的使用將會違反該國著作權(quán)法的相關(guān)規(guī)定，該商標注冊申請予以駁回。

　　除以上案例外，國內(nèi)例如“”商標行政訴訟、海外馬來西亞例如“”等商標案件均體現(xiàn)了商標被抄襲侵權(quán)時，海內(nèi)外各國官方認可在先著作權(quán)對于著作權(quán)人、即真正商標權(quán)人的保護，體現(xiàn)了運用著作權(quán)打擊商標侵權(quán)的普遍可操作性。

　　（五）對中國品牌權(quán)人的提示

　　對于國內(nèi)商標權(quán)人，受網(wǎng)絡時代信息全球化的沖擊，商標在海外被抄襲侵權(quán)屢見不鮮。中國商標局最近于2017年08月31日發(fā)布的一條《海外商標搶注預警信息》的公告、通知在智利被抄襲的一批中國商標，足以體現(xiàn)目前海外搶注的泛濫性。在此情形下，熟練運用著作權(quán)等在先權(quán)利維權(quán)應當被國內(nèi)商標權(quán)人充分重視起來，以使得己方品牌順利打入海外市場走向國際化。

　　為順利運用著作權(quán)打擊海外商標侵權(quán)，筆者現(xiàn)總結(jié)幾條預防措施供國內(nèi)商標權(quán)人參考，以便順利維權(quán)：

　　1、適當對商標進行具有獨創(chuàng)性和顯著性的圖案設計：一方面這是運用著作權(quán)維護商標權(quán)的前提。另一方面，對商標進行獨創(chuàng)性的圖案設計，能夠有效地減少設計重合的巧合概率，為順利減小沖突商標申請導致駁回風險，以及識別侵權(quán)行為能起到有效作用；

　　2、妥善保存獲得商標圖形著作權(quán)的原始證明，例如創(chuàng)作時的設計底稿或獲得著作權(quán)的合同中，以便于在維權(quán)中順利承擔享有著作權(quán)的舉證責任；

　　3、對于包含獨創(chuàng)性設計的圖案商標，無論早晚，及時辦理著作權(quán)登記。雖然著作權(quán)登記流程并非法定必須流程，但卻能為維權(quán)中舉證起到舉足輕重的幫助。

　　4、雖然海內(nèi)外各國對于適用著作權(quán)維護商標權(quán)的具體要求有所不同，但在先著作權(quán)普遍可以對抄襲商標的維權(quán)起到有效的幫助是毋庸置疑的事實。因此，對于在海內(nèi)外特定區(qū)域遇見的抄襲性搶注商標，在缺失在先注冊和在先使用先機的情形下，國內(nèi)商標權(quán)人應當學會善于運用著作權(quán)維權(quán)。

　　積極預防并打擊侵權(quán)，是每個國內(nèi)商標權(quán)人應當時刻關(guān)注的工作。所謂產(chǎn)品出口，商標先行，做好了充分的準備，在海外成功維護商標權(quán)就不是那么棘手。