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文/集佳知識產權代理有限公司 朱剛琴
馬來西亞（Malaysia），簡稱大馬，是“一帶一路”戰略沿線國之一。作為全球最有吸引力的零售市場之一，馬來西亞也是中國企業熱衷于發展市場并積極進行商標注冊的熱門選擇國家。因而，為有效在馬來西亞注冊商標，保護民族企業品牌，了解馬來西亞商標審查實踐對于中國企業將大有裨益。
關鍵字：馬來西亞，中國，商標審查，差異
馬來西亞為英聯邦成員國，采用英美法系。對比中國大陸法系制度，馬來西亞與中國商標審查制度有諸多區別。筆者現從中國企業熟識的國內商標制度出發，根據最新案例，探討馬來西亞與中國商標審查制度幾點較為明顯的差異點，以便中國申請人在馬來西亞商標申請中有效趨利避害。
中國國內一知名企業，在馬來西亞第35類廣告、市場推銷等服務上申請注冊“HLA”商標。但審查過程中，該商標被馬來西亞官方駁回，駁回理由為該商標與毛里求斯一公司2008在第36類金融服務上注冊的“HLA”商標構成近似。該國內企業隨即提交了駁回復審，爭辯申請服務不類似，但失敗；其后，申請人向馬來西亞官方申請了聽證，與審查員面對面溝通爭辯申請服務不類似，同時限定申請服務與金融服務無關。馬來西亞審查員最終接受了聽證程序中申請人的爭辯理由，核準其第35類“HLA”商標注冊。
通過以上案例，對比中國商標制度，我們很容易看出馬來西亞商標審查制度幾大與中國的迥異之處：
一、寬泛的跨類別商標駁回
眾所周知，商標申請需指定具體的商品/服務，根據國際尼斯分類標準，商品/服務被劃分為45個類別，前三十四個類別為商品，后十一個類別為服務。在中國，中國商標局根據商品的功能、用途、原料等方面，以及服務的目的、內容、方式等方面，將45個類別進一步在各個類別劃分了小群組。除較小部分商品或者服務特定標明與其它類別商品或服務類似外，其余絕大部分不同群組和類別商品/服務不被視為類似。例如，商標初步審查中，中國商標局一般不會對案例中所述第35類服務上申請的商標，基于第36類服務上的在先近似商標下發駁回決定。而這種跨類別駁回，在馬來西亞是司空常見的問題。
在馬來西亞商標審查中，若商標相同或較為近似，可以被認定為跨類別類似的商品/服務范圍非常寬泛，這種跨類別類似的情形不僅涵蓋中國的少量商品對商品、服務對服務的跨類別類似范疇，商品和服務被視為跨類別類似的情形同樣頗為常見，這點與中國的審查實踐迥異。比如說，在馬來西亞，第35類商業管理等服務，除第37類建筑維修、39類運輸和40類材料處理三個類別服務外，會被審查員認定為與其它共計四十二個類別各個類別的商品/服務構成類似。
當然，針對跨類別類似的商標駁回，根據個案情況，存在根據商品/服務功能、性質、銷售渠道等方面不同爭辯不類似、從而克服駁回決定的可能性。但給中國申請人的提示為，不要誤認為在申請商品/服務所在類別不存在相同/近似商標，則商標申請就會被順利核準注冊。
二、聽證制度，與審查員面對面溝通的機會
根據中國商標審查制度，若商標申請在初步審查中被駁回，救濟程序為：中國商標局下發駁回→商標評審委員會駁回復審→法院行政訴訟。但在以上“HLA”案例中，不難發現第一次駁回復審書面提交程序失敗后，在走到行政訴訟程序前，馬來西亞還存在另一救濟程序，即“聽證”，申請人與審查員面對面溝通商標可注冊性的程序。
無論在中國還是馬來西亞，商標初步審查中被審查員基于在先權利下發駁回是非常常見的情形。但駁回中，諸多不同情況可以決定被駁回商標是否可以被核準注冊，例如系爭商標本身在設計方面的區別、申請商品/服務的不類似以及可限縮性、權利沖突方主營業務的分別、沖突方產品在市場上共存情況等等。通過筆者多年的代理經驗看來，除非出現搶注抄襲情形，不同方商標、主營商品/服務和市場經營區域絕對直接沖突的概率是非常小的。因而，聽證程序的好處在于：即使第一次駁回復審書面程序失敗，申請人仍有進一步在聽證程序中，與審查員面對面溝通，充分闡述申請商標可注冊、或是可與引證商標共存等理由的機會。
這一點可以給中國商標權人的提示為，對于被駁回商標，申請人不要輕易放棄信心。根據筆者經驗，馬來西亞商標實踐中，在聽證程序中最終推翻駁回決定的案例不在少數，申請人應當充分利用該救濟程序。
三、排除在先權利阻礙方式的差異，即，不輕易嘗試撤銷注冊在先的商標
在以上“HLA”案例中，眼尖的中國商標申請人往往會指出，引證商標注冊于2008年，注冊已滿三年。類推中國商標制度，除通過駁回復審程序爭辯外，是否可以嘗試通過商標注冊后連續三年未使用的理由申請撤銷該商標。
誠然，針對注冊商標，和中國商標制度相似，馬來西亞亦有商標注冊后連續三年不使用可被撤銷的制度。但筆者需指出的是，按照馬來西亞商標制度，注冊商標真是較難以被第三方基于未使用的理由被成功撤銷。主要原因在于，申請撤銷馬來西亞注冊商標的成本極高。
在馬來西亞，注冊商標的撤銷/無效程序是由高等法院審理。即，申請撤銷注冊商標的，撤銷申請人需向高等法院提起訴訟。不提馬來西亞法院訴訟動輒幾萬的啟動費用之外，在馬來西亞基于不使用理由提起商標撤銷申請時，與中國商標制度不同的是，商標撤銷申請人需承擔注冊人未使用商標的初步舉證責任。在商標注冊人正在經營存續的前提下，承擔商標初步舉證責任意味著，撤銷申請人需付費在馬來西亞各地進行商標使用情況調查，需承擔在馬來西亞各州委托專業人員調查商標使用情況的費用，通常每個州的調查費用均為幾萬起。因而，總計來說，馬來西亞一件注冊商標撤銷成本動輒上十萬。對比在中國，撤銷申請人僅支出幾百至幾千元費用即可提起商標撤銷申請，且撤銷申請人不承擔初步舉證責任，馬來西亞的商標撤銷著實是“貴”多了。
鑒于此，對于在馬來西亞申請商標的中國企業來說，筆者建議遇到在先商標權阻礙時，從節省成本角度考慮，駁回復審、聽證等非訴程序無可置疑應為首選，撤銷方案則可退居至不得已的最后選擇。
縱觀中國與馬來西亞兩國制度，總體來說，由于大陸法系和英美法系的區別，決定了兩國商標審查方式不可回避存在諸多本質的區別。不過，從表象分析，以上三點顯而易見的區別較易于被掌握。中國企業應當熟悉并運用這些差異制度，從而提高己方在馬來西亞爭取商標權的成功率。
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