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文/集佳知識產權代理有限公司 王雪
筆者注意到，在近來收到的審查意見通知書中，對于發明專利申請的權利要求的創造性評述中經常出現這樣的表述:（某區別技術特征）……未取得預料不到的技術效果。因此，在對比文件X的基礎上結合對比文件Y和本領域常規技術手段得到權利要求xx所要求保護的技術方案，對于本領域技術人員來說是顯而易見的，該權利要求不具有突出的實質性特點和顯著的進步，因此不具備專利法第22條第3款規定的創造性。
上述審查意見中使用了表述“預料不到的技術效果”。筆者注意到這樣的表述不同于《專利審查指南》（以下簡稱為“審查指南”）第二部分第四章第3.2.2節“顯著的進步的判斷”中在評價發明是否具有顯著的進步時所使用的表述“有益的技術效果”。
《中華人民共和國專利法》（以下簡稱為“專利法”）第二十二條第三款規定：創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步。審查指南第二部分第四章第2.3節規定：發明有顯著的進步，是指發明與現有技術相比能夠產生有益的技術效果。此外，審查指南第二部分第四章第3.2.2節規定：在評價發明是否具有顯著的進步時，主要應當考慮是否具有有益的技術效果。
審查指南第二部分第四章第3.2.2節進一步規定：以下情況，通常應當認為發明具有“有益的技術效果”，具有顯著的進步：
(1) 發明與現有技術相比具有更好的技術效果，例如，質量改善、產量提高、節約能源、防治環境污染等；
(2) 發明提供了一種技術構思不同的技術方案，其技術效果能夠基本上達到現有技術的水平；
(3) 發明代表某種新技術發展趨勢；
(4) 盡管發明在某些方面有負面效果，但在其他方面具有明顯積極的技術效果。
相比較而言，關于表述“預料不到的技術效果”，通過查閱審查指南，我們可以看到表述“預料不到的技術效果”或者類似的表述“預料不到的用途或者效果”、“預料不到的效果”等共被使用了39次，分別出現在審查指南第二部分第四章“創造性”中第4.2節“組合發明”、第4.3節“選擇發明”、第4.4節“轉用發明”、第4.6.1節“要素關系改變的發明”、第4.6.2節“要素替代的發明”、第5.3節“發明取得了預料不到的技術效果”和第6.3節“對預料不到的技術效果的考慮”中；以及，審查指南第二部分第十章“關于化學領域發明專利申請審查的若干規定”中的第6.1節“化學物的創造性”、第6.2節“化學產品用途發明的創造性”、第9.4.2.1節“涉及遺傳工程的發明”和第9.4.2.2節“涉及微生物的發明”中。
其中，審查指南第二部分第四章第5.3節規定：發明取得了“預料不到的技術效果”，是指發明同現有技術相比，其技術效果產生“質”的變化，具有新的性能；或者產生“量”的變化，超出人們預期的想象。這種“ 質”的或者“ 量”的變化，對所屬技術領域的技術人員來說，事先無法預測或者推理出來。當發明產生了預料不到的技術效果時，一方面說明發明具有顯著的進步，同時也反映出發明的技術方案是非顯而易見的，具有突出的實質性特點，該發明具備創造性。此外，審查指南第二部分第四章第6.3節規定：按照本章第5.3節中所述，如果發明與現有技術相比具有預料不到的技術效果，則不必再懷疑其技術方案是否具有突出的實質性特點，可以確定發明具備創造性。
顯然，在評價發明的創造性時，相比于“有益的技術效果”，采用“預料不到的技術效果”作為判定標準對于發明的要求更為嚴苛。因為“預料不到的技術效果”可能是要求發明的技術效果出乎預料地優于現有技術，也可能是要求發明具有預料不到的性質。很明顯，判定是否取得了“預料不到的技術效果”時所要求的標準——“發明的技術效果出乎預料地優于現有技術”——比判定是否具有“有益的技術效果”時所要求的標準——“發明與現有技術相比具有更好的技術效果”——更為嚴苛。而這種標準的轉換對于申請人而言是不公平的。因此，筆者認為，審查意見中在進行創造性評述時采用“是否取得了預料不到的技術效果”作為創造性評價標準的做法是值得商榷的。
對此，筆者注意到審查指南中也存在相關的規定。例如，作為審查創造性應當注意的問題，審查指南第二部分第四章第6.3節規定：應當注意的是，如果通過本章第3.2節中所述的方法，可以判斷出發明的技術方案對本領域的技術人員來說是非顯而易見的，且能夠產生“有益的技術效果”，則發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備創造性，此種情況不應強調發明是否具有預料不到的技術效果。
根據審查指南的上述規定可以看出，“預料不到的技術效果”是判斷發明是否具有創造性的充分條件而非必要條件。具有預料不到的技術效果的發明具有創造性。但是不能僅以不具有“預料不到的技術效果”為由而得出發明不具有創造性的結論。
因此，筆者認為專利代理人在遇到諸如開篇所提及的審查意見時，完全可以不必拘泥于針對發明是否取得了“預料不到的技術效果”來進行答復，而仍舊可以根據審查指南第二部分第四章第3.2節的相關規定，在充分陳述發明的技術方案對本領域的技術人員來說是非顯而易見的且能夠產生“有益的技術效果”，因而發明具有突出的實質性特點和顯著的進步的基礎上，對發明的創造性進行爭辯。
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