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文/集佳知識產權代理有限公司 莊恒玲
《中華人民共和國專利法》第二十二條第三款規定：創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。在《專利審查指南》（2010）的第二部分第四.3關于發明創造性的審查中描述到：“判斷發明是否具有突出的實質性特點，就是要判斷對本領域的技術人員來說，要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見。”同時，在該部分中還給出了判斷要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見的“三步法”，即：（1）確定最接近的現有技術；（2）確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；（3）以及判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。特別地，在該部分中還強調了“判斷過程中 ，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題（即發明實際解決的技術問題）的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。如果現有技術存在這種技術啟示，則發明是顯而易見的，不具有突出的實質性特點”。
從上面的內容不難看出，創造性的判斷中涉及關于“技術啟示”、“動機”等的判斷，而判斷的主體是“本領域的技術人員”。因此，這不可避免地會在創造性的判斷中引入主觀性因素。為了使創造性的主觀判斷盡可能地客觀化，各個國家在其相關專利法規及審查規章中都做了盡可能詳細的說明和解釋。盡管如此，專利實踐中，在創造性的爭辯方面打“持久戰”對于專利從業人員來說仍然是見怪不怪的事情，而爭論的焦點往往落在是否給出了相關的技術啟示。
筆者認為，根據如上面摘錄的專利審查指南中給出的相關判斷標準，判斷現有技術是否給出相關的技術啟示包含以下四方面的含義：
（1）主體是本領域的技術人員；
（2）面對發明實際解決的技術問題；
（3）有動機對最接近的現有技術做出“改進”；
（4）改進得到了要求保護的發明。
在實際判斷過程中，應當牢牢地把握住這四個要素。忽略了任何一個要素都容易導致偏離客觀化而更加偏向于主觀化。
下面就結合筆者遇到的一個創造性爭辯的案例來做進一步的解釋。
在一次審查意見中引用了兩篇對比文件（即，對比文件1和對比文件2）來評價某申請（以下簡稱本申請）的創造性。在審查意見中認為：本申請的獨立權利要求1與最接近的對比文件（假設為對比文件1）之間的區別技術特征為A；基于該區別技術特征A，獨立權利要求1實際要解決的技術問題為技術問題T；在對比文件2中公開了區別技術特征A，因此，本領域技術人員基于對比文件2公開的內容有動機對對比文件1和對比文件2進行結合以獲得獨立權利要求1所要求保護的技術方案。
上述的意見也是涉及創造性的審查意見中常見的意見類型。當遇到此類案例時，通常首先要分析審查意見中關于區別技術特征的認定是否正確，如果經分析確認審查意見中對區別技術特征以及實際解決的技術問題的分析是正確的，則可以考慮從上述的幾方面來尋找突破點。
首先，判斷對比文件1是否存在所要解決的技術問題
《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1提到“發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務”。也就是說，此處提到的“發明實際解決的技術問題”應當是在審查意見中認可的最接近的現有技術中存在的技術問題。在上面摘錄的審查指南的相關內容中用了“這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時”這樣的表述，其中的“面對”一詞即意味著所述的技術問題應當是最接近的現有技術也存在的技術問題。
因此，審查意見中基于區別技術特征A所確定的發明實際要解決的技術問題T應當也是對比文件1所面臨的技術問題。通過分析發現，對比文件1所公開的技術內容根本不存在審查意見中所確定的技術問題T，即，審查意見中的結論說明缺少了上述的第（1）方面的因素。 其次，判斷本領域的技術人員有沒有對對比文件1和2進行結合的“動機”
在確定有沒有“動機”時，首先要提到進行判斷的主體——本領域的技術人員。根據專利審查指南的規定，本領域的技術人員只是一種假設的“人”，他不具有創造能力。因此，在判斷過程中，應當站在“本領域的技術人員”的角度來進行分析判斷。如果超越了“本領域的技術人員”（即缺失了上面的第（1）方面的因素），往往容易導致偏離客觀化的結論。
針對上述案例，經仔細閱讀對比文件1所公開的內容發現，對比文件1公開了與本申請的區別技術特征A完全相反的技術特征A’，也就是說，技術特征A和技術特征A'是針對同一結構采用的不同的技術手段，二者不能并存。特別地，經閱讀對比文件1還發現其技術特征A’為對比文件1用來解決其預期要解決的主要的技術問題T’的發明點。
在這種情況下，在將對比文件1和2結合之后，如果簡單地用技術特征A替換技術特征A’，則結合所得到的技術方案已經無法實現對比文件1所要實現的目的了。那么，本領域的技術人員將對比文件2公開的技術特征A應用到對比文件1中的“動機”何在呢？
對于此種情形，在美國的專利實踐中存在“frustration of purpose”這樣的說法。也就是說， 如果所做的修改使得修改后的技術方案無法實現最接近的現有技術的預期目，則不存在進行此種修改的動機或者教導。中國目前沒有關于此種情形的明確說法，因此，在此案例中就是否存在“動機”方面，申請人和審查員都各持己見。然而，我們都知道，中國的專利法和專利審查指南在用詞方面也是很講究的，其用詞都力求清楚準備地表達出其要表達的含義。仔細閱讀前面引述的內容可以發現，審查指南中使用了“改進”這樣的表達。不難理解的是，“改進”應當是在原有技術內容的基礎上做進一步的改善，此種改進應當是在保證仍實現其預期目的的基礎上做出的。這樣看來，審查指南中的上述內容的本意也意在排除偏離原來的預期目的的修改的。
從這個角度來說，由于對比文件1和2的結合實際上是對對比文件1進行了實質性的“修改”，而不是“改進”，因此，審查意見中認為本領域技術人員有對對比文件1和2進行結合的動機的說法是不合理的。即，此處缺少了前面提到的第（3）方面的因素。
因此，在實踐中，當遇到類似的創造性駁回意見時，要結合對比文件所公開的內容仔細地分析審查意見中的結論是否存在不合理之處。從上面的四個方面一一地尋找突破點。在分析過程中還要注意盡量獨立于審查意見中的分析進行客觀的分析，不要被審查意見中的某些意見誤導。
長期以來，各國在如何使創造性判斷中的主觀判斷盡可能客觀化方面都做出了很多的努力。然而，由于案件事實的千差萬別，很難在該方面做出明確具體的規定。因此，需要在專利實踐中進行不斷的探索和分析總結。而這需要專利從業人員以及審查當局方面的共同努力：基于案件事實，結合相關法律規定以及相關專利實踐，做出盡可能合理的結論。
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