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文/集佳知識產權代理有限公司保定分部 紀志超
專利的審查意見中，審查員在評價創造性時，經常采用“根據公知常識，本領域技術人員容易想到本發明的技術方案，并能預期其技術效果”，“由對比文件結合公知常識能夠得到本申請權利要求所請求保護的技術方案”的審查意見來否定專利的創造性。由于現行《專利法》以及《審查指南》中關于“公知常識”并沒有明確的定義，代理人在答復審查意見的過程中，常常出現針對區別特征是否為“公知常識”與審查員各執一詞、爭論不休的現象。那么在面對審查意見中有關區別技術特征為“公知常識”的意見時如何才能更加有效地說服審查員呢？
一、理論依據
《審查指南》中有關“公知常識”的論述內容主要出現在創造性的相關部分：
“（3） 判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來水是否顯而易見
在該步驟中，要從最接近的現有技術和發明實際解決的技術問題出發，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題（即發明實際解決的技術問題）的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。如果現有技術存在這種技術啟示，則發明是顯而易見的，不具有突出的實質性特點。
下述情況，通常認為現有技術中存在上述技術啟示：
（i） 所述區別特征為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段。”
在審查意見中，“公知常識”一般以與對比文件結合的方式來應用。在這種審查意見中，“公知常識”對權利要求所請求保護技術方案的一個技術特征進行公開，而對比文件公開其他技的術特征，通過“公知常識”和對比文件的結合來否定權利要求所請求保護技術方案的創造性。
根據《審查指南》對“公知常識”的論述，可以看出“公知常識”與本領域解決的技術問題密切相關。因此，在答復有關“公知常識”的審查意見時可以從發明實際要解決的技術問題入手，結合技術問題判斷審查員所指出的“公知常識”是否為本領域的常規技術手段。
二、案例分析
下面筆者結合實際工作中所遇到的具體的案例來簡單的分析一下關于“公知常識”審查意見的答復。
某申請文件的權利要求1公開了一種α-氰基丙烯酸乙酯膠粘劑的生產工藝，包括以下步驟：
A）在催化劑的作用下，將氰乙酸乙酯、固體甲醛和有機溶劑在反應容器中進行縮聚反應，得到反應體系；
B）將有機溶劑從反應容器底部加入反應體系后，再進行冷凝回流脫水；
C）向上述步驟得到的反應體系中加入助劑后，進行裂解反應，得到α-氰基丙烯酸乙酯膠粘劑。
對比文件1公開了α-氰基丙烯酸酯的合成工藝，并具體公開了以下內容：（1）在裝有攪拌器、溫度計、冷凝器的1L三口燒瓶中加入適量的氰乙酸乙酯（＞94%）和1.3-二氯丙烷，攪拌加熱至70℃；（2）緩慢加入甲醛和六氫吡啶，進行縮合反應，在80~90℃下反應2~3小時，然后再用磷酸中和；（3）將反應物裝入到1L的、配有回流分水裝置的燒瓶中，在85~95℃下共沸脫水直到無水珠滴出；（4）將1,3-二氯丙烷脫出后，加入鄰苯二甲酸二辛酯和對甲基苯磺酸，轉入裂解操作；（5）在二氧化硫氣體保護條件下加熱裂解縮合產物，并將所收集到的粗單體進行精餾精制，收集80~100℃的餾分便可得α-氰基丙烯酸乙酯的精單體，收率可達80%左右。
通過將本發明與對比文件1的技術方案進行對比，本發明與對比文件1的主要區別技術特征為：本發明將有機溶劑從反應容器底部加入到反應體系后再進行冷凝回流脫水，對比文件1沒有加入額外的溶劑，直接回流脫水。審查員在審查意見中指出，根據上述區別技術特征，本發明實際要解決的技術問題為：提供一種改進脫水工藝的α-氰基丙烯酸乙酯的生產方法。對于上述區別技術特征，雖然對比文件1沒有公開在物料縮聚合成反應完成后，加入有機溶劑采用外回流從釜底加入脫水劑的方式，但是為了除去微量水分，使脫水更徹底，本領域技術人員容易想到加入有機溶劑以進一步脫水，并能夠預期其技術效果。由于增加該步驟提高了成本，同時還增加了廢水廢液排量，本領域技術人員在綜合考慮簡化工藝、降低物耗以及提高產品質量的基礎上能夠根據實際需要確定合適的脫水方式，并不需要付出創造性的勞動。
對審查員的審查意見進行理解，審查員認為本發明中二次加入溶劑進行脫水以及采用外回流從釜底加入脫水劑脫水的方法均為本領域的常規技術手段（或是公知常識），即區別技術特征為“公知常識”。根據《審查指南》創造性“三步法”之后的特別指出，所述區別技術特征為公知常識，是指本領域中解決重新確定的技術問題的慣用手段，或是教科書、工具書中等披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段。因此，公知常識的重要條件為針對本發明要解決的技術問題。
通過對本申請說明書進行仔細閱讀，發現申請文件中明確記載，“本發明在物料縮聚合成反應完成后，加入有機溶劑采用外回流從釜底加入脫水的方式，使得脫水更加徹底，更容易除去微量水份，提高了產品的穩定性，使得膠水保質期進一步提高”，通過本發明實施例所記載的實驗效果數據可以證實，本發明確實取得了降低產品含水率、提高收率和增強產品穩定性的技術效果。根據區別技術特征在本發明中的作用確定本發明實際要解決的技術問題，本發明所要解決的技術問題應該為提供一種具有較長時間的穩定性和較高收率的α-氰基丙烯酸乙酯的生產工藝。而審查員所認為的本發明實際要解決的技術問題在于提供一種改進脫水工藝的α-氰基丙烯酸乙酯的生產方法是不合適的。在確定發明實際要解決的技術問題時，不應將發明的技術方案作為重新確定后的發明實際要解決的技術問題，在實際解決的技術問題中也不應包含解決該問題的技術手段。很顯然，改進脫水工藝是本發明為解決提高α-氰基丙烯酸乙酯穩定性和收率的技術問題所采用的技術手段，不屬于本發明實際解決的技術問題。
在對現有技術進行大量查閱后，并未發現任何工具書或教科書中記載，采用有機溶劑分兩次加入，第二次從反應容器底部加入，是提高制備α-氰基丙烯酸乙酯穩定性和收率的慣用手段。因此，本發明所提供的技術方案并不是本領域為提高α-氰基丙烯酸乙酯穩定性和收率的公知常識。
另外，在專利授權階段，《審查指南》規定，審查員在審查意見通知書中引用的本領域的公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查員所引用的公知常識提出異議，審查員應該能夠說明理由或提供相應的證據予以證明。在專利授權階段，審查員對公知常識的認定具有初步舉證責任，可以通過證據或者說理的方式完成舉證。在公知常識類的審查意見中，審查員未給出文獻證據，可以質疑審查員說理的合理性并要求審查員提供證據。而對于審查員提供的證據需要注意判斷其是否為針對本發明所解決的技術問題的相關證據。
綜上，在面對區別技術特征為“公知常識”類審查意見時，需要綜合考慮發明的技術領域以及所實現的技術效果，首先判斷審查員所確定的實際要解決的技術問題是否正確，然后針對實際要解決的技術問題判斷審查員對公知常識的判定是否正確，而公知常識的判定需要特別注意現有技術是否給出了區別技術特征能實現本發明的技術效果的啟示；最后可要求審查員提供相應的文獻證據。
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