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文/北京市集佳律師事務所上海分所 閆春德
筆者在多年從業經歷中，先后接觸到一些案件，其中部分申請商標被商標局、商標評審委員會乃至法院最終適用《商標法》第十一條第一款第（三）項認定申請商標使用在指定的商品或服務上，易被理解為“廣告宣傳用語”，而不易被認知為區分商品或服務來源的標志，從而缺乏商標應有的顯著特征，故而其注冊申請被予以駁回。也有部分申請商標在法院訴訟階段最終被法院認定不構成“廣告宣傳用語”，抑或即便構成“廣告宣傳用語”，但因其經注冊申請人的使用而獲得顯著特征，進而適用《商標法》第十一條第二款而認定應予以注冊，從而判決撤銷商標評審委員會的相關決定，并責令其重新做出決定。 對于此類案件中，“廣告宣傳用語”的構成如何判定，以及代理人在代理此類案件時有哪些基本的代理思路，筆者將結合過往的相關經驗進行簡述，以求教于方家。
法條解析:
眾所周知，商標的基本功能在于識別商品或服務的來源。商標的顯著特征首先表現為識別性，即能夠使相關公眾通過商標識別商品或服務來源。
在商標評審實務及商標審判司法實踐中，“廣告宣傳用語”類商標駁回復審案件系被援引《商標法》第十一條第一款第（三）項而進行審理，也就是所謂的“缺顯”的兜底性條款。
毋庸置疑，《商標法》第十一條第一款的立法目的在于使得申請注冊的商標具有區分商品或服務來源的識別作用，同時避免該商標的注冊影響到同業經營者對于描述性標志的正當使用。《商標法》第十一條第一款第(三)項規定，其他缺乏顯著特征的標志，不得作為商標注冊。此項系兜底性條款，旨在盡可能彌補因第（一）項和第（二）項列舉式立法所不能涵蓋到的現實狀況。該款所規定的“其他缺乏顯著特征的標志”是指《商標法》第十一條第一款第(一)、(二)項之外的，依照社會通常觀念，其本身或者作為商標使用在指定使用商品或服務上不具備表示商品或服務來源作用的標志，相關公眾不會將其認知為商標，通常包括但不限于：過于簡單的線條、普通幾何圖形，過于復雜的文字、圖形、數字、字母或上述要素的組合，表示商品或者服務特點的短語或者句子，普通廣告宣傳用語等。
“廣告宣傳用語”的構成判定:
筆者理解，廣告用語系交易發起方對外宣傳其商品或服務優勢、特點的宣傳用語，其特點在于采用比喻、對偶、排比、反復等修辭手法，突出強調商品或服務的特點。
而在商標授權審查實踐中，對于“表示商品或服務特點的短語或者句子，普通廣告宣傳用語”類的標識，原則上在全部類別的商品或服務上均不具有顯著特征，一般會被歸于《商標法》第十一條第一款第（三）項而不予核準注冊。由此可知，該條款的判斷主體既包括消費者，也包括同業經營者，二者共同構成“相關公眾”。兩者相比，消費者所具有的認知能力具有更為重要的意義。
對于一些商標標識，其不屬于相關服務上的常規表達方式或宣傳用語,雖然消費者可以根據該標志理解出相應含義，從而可以被認定屬于暗示性標志, 但相關公眾仍會將其作為商標識別, 而不會將其作為廣告宣傳用語認讀。在此情況下，因其具有區分商品來源的作用,故依然具備商標應有的顯著性。。
如果申請商標本身不屬于過于簡單或復雜的文字,且并非漢語中的固有搭配，也沒有包含任何的標點符號，其外在表現方式符合相關公眾對于文字商標的通常認知，可以作為區分商品或服務的來源的標識，則不應被判定屬于“廣告宣傳用語”，亦不屬于使用在任何商品或服務上均不具有顯著特征的情形。
同時，如果申請商標使用指定商品上沒有表示任何產品與服務的特點，反而由于其獨特的組合要素和聯想到的美好含義和期許，給人印象深刻，完全能夠起到區分商品來源的作用，也不應被判定構成“廣告宣傳用語”。
例如，在北京知識產權法院審結的（2016）京73行初3842號就第16364561號“肚子里有料”商標駁回復審案件中，法院認為“訴爭商標由漢字‘肚子里有料’構成，指定使用在‘饅頭、包子、粽子’等商品上，不屬于相關產品上的常規表達方式或宣傳用語，故訴爭商標應認定屬于暗示性標志，具有區分商品來源的作用，具備商標應有的顯著性。雖然消費者可以根據該標志理解出相應含義，但相關公眾仍會將其作為商標識別，而不會作為廣告宣傳用語認讀。訴爭商標由五個漢字構成，本身不屬于過于簡單或復雜的文字，且不屬于指定商品上的通用用語，也不屬于描述本案商品特別的短語，因此并未違反《商標法》第十一條第一款第（三）項的規定”，從而判決撤銷被訴決定并指令商標評審委員會重新作出復審決定。類似的在先判例還有北京知識產權法院在（2015）京知行初字第854號案中就第11728382號“吃完喝完嚼”商標所做的認定其不構成廣告宣傳用語的判決，在（2016）京73行初767案中就第13805430號“too cool for school”商標所做的認定其不構成廣告宣傳用語的判決，以及在（2015）京知行初字第4877號案中就第12524105號“5 factors of radiance”商標所做的認定其不構成廣告宣傳用語的判決等。
由此，對于此類案件，在代理過程中，首選的策略還是盡可能去爭辯申請商標從多個角度考量不構成“廣告宣傳用語”，進而證明其具有作為商標應有的區分商品或服務來源的固有顯著性。
獲得顯著性問題:
如若申請商標因在固有顯著性方面存在缺陷，存在被適用《商標法》第十一條第一款第（三）項而被駁回的可能，則須考慮適用《商標法》第十一條第二款的規定去主張申請商標通過使用已獲得顯著性問題。
《商標法》第十一條第二款規定：“前款所列標志經過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。”由此可見，即便標志自身缺乏顯著特征,其也不必然失去作為商標獲準注冊的可能性。該標志亦可通過在市場流通、經營過程中的實際使用,獲得其固有含義之外的“第二含義”,即通過實際、有效使用獲得顯著特征。
筆者理解，判斷標志是否通過使用獲得顯著特征時,應當結合以下因素進行考量:
（一）該標志實際使用的方式、效果、作用，即是否以商標的方式進行使用；
（二）該標志實際持續使用的時間、地域、范圍、規模等情況；
（三）該標志在相關公眾中的知曉程度；
（四）該標志通過使用具有顯著特征的其他因素。
審查判斷標志是否通過使用獲得顯著特征,一般應以提出商標注冊申請時的事實狀態為準,但如果在后續的審查程序中,當事人有充分證據能夠證明訴爭標志從申請時至案件審理時進行過持續使用,并通過實際、有效使用確已獲得顯著特征的,從節約司法資源和保護當事人合法權益的視角出發,亦可以對申請商標注冊申請日后的證據一并予以考量。
為此，商標申請人需要根據上述角度和思路，盡可能舉證證明申請商標的相關使用事實。這些舉證旨在證明申請商標已經被商標注冊申請人大量實際使用和宣傳推廣，在相關公眾當中已經具有了相當的影響力和知名度，為消費者所熟知，相關消費者看到該商標就會聯想到商標注冊申請人，即該商標已經與其申請人建立起了穩定對應關系。
因此，若申請商標經使用獲得了顯著性，或者其固有的顯著性進一步增強，則依照《商標法》第十一條第二款的相關規定，申請商標亦應被核準注冊。
例如，在前述第（2016）京73行初3842號案中，除了訴爭商標并未被法院認定構成“廣告宣傳用語”外，法院還進一步認定“此外,原告提交的證據可以證明,采取特許經營的模式使用訴爭商標經營指定商品的門店已達148家,范圍遍及多個省市,訴爭商標經使用已經積累了較高的知名度。因此訴爭商標經宣傳和使用增強了其顯著性。”
當然，對于商標注冊申請人并未實際將申請商標投入到商標性使用的情形，該項代理策略并不適用。
結論:
綜上所述，對于“廣告宣傳用語”類商標駁回復審案件，首要的代理策略還是盡可能去爭辯申請商標具有其固有的顯著性，不應適用《商標法》第十一條第一款第（三）項而被駁回；其次，假如固有顯著性方面的主張存在不被支持的可能，則需盡可能從多角度進行舉證，證明申請商標已被進行較為廣泛的宣傳、推廣和使用，從而主張適用《商標法》第十一條第二款請求認定申請商標經使用而獲得顯著性，進而應予以核準注冊。
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