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文/集佳知識產權代理有限公司 朱剛琴
關鍵詞：境外，商標，維權，知名度延伸
眾所周知，商標權具有地域性。因而，從事國際貿易的企業，跨地域注冊商標是獲得商標權境外保護必經的途徑。然而，在品牌設立之初，國內企業即意識到自己應當及時在境外注冊商標以保護商標權的尚為少數。
遇到商標在境外被搶注時，出于兩方面原因，國內商標權人維權往往出現困境：一方面，國內商標權人較多未及時在境外注冊商標，導致在采取措施反對搶注商標注冊時，國內商標權人無法提供己方權利在先的充分證明；另一方面，雖然通過當今發達的線上線下信息傳播渠道，推測搶注人很容易了解國內商標權人品牌的存在，但國內商標權人卻大多并無直接證據，能夠證明搶注人曾與自己存在過直接的商業往來關系。事實上，較多搶注人雖然確實知曉國內商標權人的存在，但與被搶注人并不存在直接商業往來關系，或是有意隱藏與搶注人存在商業往來關系的痕跡。在此情形下，較多國內商標權人不禁提出疑問：如果明明己方的商標在國內及境外具有一定的知名度，但無法提供商標在境外先使用或注冊證據的，對于被搶注商標就只能一籌莫展嗎？
針對此疑問，筆者就一則案例，談談知名度延伸在解決該類維權困境中所能起到的一定幫助：
2006年12月8日，自然人個人HON MAN CHING在香港第18類皮革制品和第25類服裝等商品上申請注冊“恒源祥+圖形”商標（被異議商標標樣：
）。2007年，國內企業恒源祥（集團）有限公司（以下簡稱“異議人”）發現該商標注冊申請后，對該商標申請提起了異議。然而異議中，通過異議人提供的證據能明顯看出，異議人對“恒源祥”商標在先使用和注冊均僅為中國大陸地區，在中國香港地區并無直接的商業使用存在。異議人羅列的異議理由主要為：該搶注商標的注 冊違反香港《商標條例》第11條第5款第2項商標惡意注冊條款、第12條第4款異議人享有相同/類似商品上的在先相同/近似商標權條款，以及第12條第5款第1項異議人享有該未注冊商標在先使用權利條款。在異議陳述中，異議人詳細闡述了其商標創意來源，商標申請人惡意抄襲多件異議人商標的情形，以及其在大陸地區的大量使用，同時通過提供香港大陸兩岸人員大量流通的大數據，爭取證明其商標在大陸地區的較高知名度已經延伸至香港地區，因而推定申請人的注冊申請明顯具有惡意的事實。香港官方裁定觀點為：被異議商標設計具有高度的獨特性，第三方不太可能巧合設計該相同商標；認可異議人商標知名度顯然延伸至香港的觀點，結合前述全部情形推定申請人該香港商標注冊申請具有明顯惡意，違反《商標條例》第11條第5款第2項惡意注冊商標不得核準注冊的規定。最終，該商標申請被香港官方裁定不予核準注冊。
在該裁定中，官方結合異議人羅列的多項事實支持知名度延伸（英文為spill-over reputation）的觀點，從而推定申請人具有“惡意”的做法，對異議人最終爭取勝訴起到了關鍵的幫助作用。這則案例，對大陸企業在境外維權能夠起到指導范例效果。事實上，境外維權中，上述異議人未在被搶注地在先使用或注冊商標、但商標在大陸或境外其他區域具有較高知名度的情形是中國較多民族企業一樣遇到的問題。但在維權中，是否所有的商標都能輕易通過這種申請認定知名度延伸的方式得到官方的支持呢？從以上案例來看，顯然推動官方支持這種知名度延伸的結論并非輕而易舉能做到的。筆者根據該案，總結能夠爭取官方支持知名度延伸觀點的幾個必要條件如下：
1、商標設計應當具有較高顯著性，即，企業設計商標之初應當著重考慮使其具備高度獨特性，將存在巧合重復設計的概率盡可能降至最低點。若是針對對商品/服務的功能、性質具有一定描述性、因而設計重合可能性大的的弱顯著性商標，這種商標申請認定跨境知名度延伸的難度指數自然也將成倍增加。從筆者接觸的國內較多企業傾向于設計例如“TV”系列、“NEW”系列、“legend”系列商標的情形來看，顯然國內企業提升品牌設計獨特性意識的任務仍然任重道遠。
2、申請人能夠舉證證明知名度延伸的大概率發生事實，例如申請人在相關領域跨境的長期大量品牌宣傳，品牌特定區域具有較高知名度，存在相關跨境人員大量流通、廣告信息大量傳播等相關明細的大數據，或是搶注地消費者知曉被搶注人商標的問卷調查數據等。
3、搶注人確實可能知曉搶注商標存在，并存在抄襲惡意的相關事實情形：例如搶注人為同行業企業、參加過相應跨境展會等宣傳、存在其他惡意抄襲的在先案例等情形。
在境外商標維權個例中，雖然對于最終支持知名度延伸的認定標準，各國官方存在一定程度上的自由裁量權，但在證據充分的情形下，通過知名度延伸的認定，最終達到爭取官方判定搶注人惡意、從而得以阻止搶注商標注冊的可行性是存在的。目前筆者接觸的案例中，除香港較多案例外，印度迪士尼（DISNEY），加拿大帕爾瑪火腿（PROSCIUTTO DI PARMA）等諸多案例體現了較多國家官方在證據充分的前提下認可知名度延伸的態度。這一點，不失為中國企業在境外商標維權中可以運用的利器之一。
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