文/集佳知識產權代理有限公司 陳莎莎

　　摘要：功能性特征是在專利申請文件中通常采用的一種撰寫方法，在本文中筆者首先從最高院的司法解釋等多個方面對功能性特征的定義和理解進行詳細說明；其次對功能性特征的保護范圍在審查階段的確定方式以及在侵權判定過程的認定方式分別進行說明，并結合最高院的案例說明功能性特征在侵權判定過程進行認定時具體包括哪些步驟；最后結合功能性特征的定義以及其在侵權判定過程的認定方式，對在專利申請文件中如何撰寫功能性特征提出一些建議。

　　關鍵詞：功能性特征 保護范圍 侵權判定 不可缺少的技術特征

　　一、功能性特征的理解和定義

　　1、在《專利法》和《專利法實施細則》中

　　在我國的《專利法》和《專利法實施細則》中都沒有提及功能性特征。在《專利審查指南2010》中雖然提及了功能性特征，但是并沒有明確說明功能性特征的定義，僅記載了其使用方式的限定：“通常，對產品權利要求來說，應當盡量避免使用功能或者效果特征來限定發明。只有在某一技術特征無法用結構特征來限定，或者技術特征用結構特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當，而且該功能或者效果能通過說明書中規定的實驗或者操作或者所屬技術領域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下，使用功能或者效果特征來限定發明才可能是允許的”。

　　2、在最高人民法院的司法解釋中

　　在《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱司法解釋一）第四條提及的“權利要求中以功能或者效果表述的技術特征”可作為功能性特征的定義。但是該定義過于簡單和籠統，對于司法過程中如何判斷功能性特征并沒有太多的指導意義。

　　在《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋二》（以下簡稱司法解釋二）第八條對“功能性特征”進行了更明確的定義：“功能性特征，是指對于結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等，通過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術特征”，《北高侵權判定指南2017》第18條對功能性特征的定義與之類似。

　　3、其他相關理解

　　尹新天所著的《中國專利法詳解》第七章第4節提到：如果在一項產品權利要求中不是采用結構或者組合的技術特征來限定該產品，在一項方法權利要求中不是采用步驟或者操作方式的技術特征來限定該方法，而是采用產品的零部件或方法的步驟在技術方案中所起的作用、功能或者所產生的效果來限定其發明創造，則稱為“功能性限定特征”。

　　4、不屬于功能性特征的情況

　　司法解釋二第八條還對不屬于功能性特征的情況進行了說明：“本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的除外”

　　對此，《北高侵權判定指南2017》第18條的說明更加詳細：“下列情形一般不宜認定為功能性特征：（1）以功能或效果性語言表述且已經成為本領域普通技術人員普遍知曉的技術術語，或以功能或效果性語言表述且僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的技術特征；（2）使用功能性或效果性語言表述，但同時也用相應的結構、組分、材料、步驟、條件等特征進行描述的技術特征?！?

　　二、功能性特征的保護范圍

　　1、在專利審查過程中的解釋

　　根據《專利審查指南2010》指出：“對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式”?？梢?，在專利審查過程中，功能性特征被認為包含了能夠實現其功能的所有實現方式。

　　2、在專利侵權過程中的判定

　　司法解釋一第四條規定：“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容”，可見，在專利侵權過程中，功能性特征限制在說明書中記載的實現方式及等同方式。

　　然而，上述規定在實際應用中存在一個問題，說明書中可能會對功能性特征進行多個方面的描述，如果將該功能性特征限制在說明書中所有方面的描述，則可能會使得對該功能性特征的保護范圍起到了錯誤的限制作用。例如，對于一種能夠起到隔熱功能的隔熱墊，說明書記載了該隔熱墊的形狀、尺寸甚至顏色等方面的描述，顯然上述描述與其隔熱功能沒有關系，因此如果將該隔熱墊的保護范圍限制在上述描述，顯然是不合理的。

　　對此，司法解釋二第八條還規定了：“與說明書及附圖記載的實現前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特征相比，被訴侵權技術方案的相應技術特征是以基本相同的手段，實現相同的功能，達到相同的效果，且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的，人民法院應當認定該相應技術特征與功能性特征相同或者等同”，可見，司法解釋二相比司法解釋一，引入“實現前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特征”，在確定等同侵權時，應僅考慮該“實現前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特征”的等同技術特征。

　　因此，在對功能性特征進行侵權判定時，具體過程應該包括：第一，判斷說明書中為了實現該功能性特征的功能或效果不可缺少的技術特征；第二，將說明書中上述不可缺少的技術特征與被控侵權產品進行比對，判斷兩者是否等同。

　　例如，在最高人民法院作出的（2017）最高法民申2073號決定，對功能性特征“可上下升降的上切刀安裝板”進行侵權判定時，首先根據說明書的記載確定其不可缺少的技術特征有：“上切刀與上切刀安裝板之間設有連接上切刀中部與上切刀安裝板中部的支撐連桿，機架上設置有豎直氣缸，豎直氣缸的活塞桿往下延伸穿過上切刀安裝板并固定在支撐連桿上端，豎直氣缸驅動上切刀作上下往復運動”，將被控侵權產品的相應技術特征：“伺服電機通過主動齒輪、從動齒輪、轉軸驅動偏心輪，偏心輪通過套環、拉桿帶動上切刀安裝板上下升降”，與上述不可缺少的技術特征從功能、效果、手段三個方面分別進行比較：“對二者進行比對，從功能來看，二者均能實現上切刀安裝板的上下升降，至于上切刀安裝板是否在上切刀的帶動下上下升降，并不影響該功能的發揮，二者功能顯然相同；從效果來看，雖然有寧泰公司所主張的涉案專利的活塞桿在運行中是在兩個極限位置換向、被訴侵權產品則換向流暢的客觀情況，但由于上切刀徑向水平位移距離很短，并不會對二者效果產生明顯的影響，二者效果相同；從手段而言，前者系以氣缸的豎直往復直線運動帶動上切刀及上切刀安裝板上下升降，后者系由偏心輪在伺服電機的驅動下作圓周運動，再通過傳動機構將圓周運動轉化為上切刀安裝板的上下運動?！?，最終得出結論認為二者構成等同：“雖然二者在手段上存在一定差異，但無論是通過豎直氣缸還是通過偏心輪的方式驅動某一部件作上下運動，都是所屬技術領域慣常的技術手段，對本領域普通技術人員而言，將本專利權利要求1的相應技術特征替換為被訴侵權技術方案中以偏心輪帶動拉桿的手段是顯而易見的。因此，二者構成等同技術特征”。

　　三、在專利申請文件中對功能性特征的撰寫建議

　　1、是否有寫成功能性特征的必要

　　撰寫功能性特征的主要目的是為了擴大保護范圍，但是由于功能性特征在目前的專利審查階段，被認為包含了能夠實現其功能的所有實現方式，而在在專利侵權過程中，功能性特征又被限制在說明書中記載的實現方式及等同方式。因此有可能發生的情況是，在專利審查階段因為保護范圍過大被駁回，而即便最終獲得授權，侵權判定也只能限制在說明書記載的實現方式及等同方式。因此筆者建議，在撰寫申請文件時對于用功能或效果描述的特征，可以先判斷其能否通過司法解釋二第八條和《北高侵權判定指南2017》第18條的規定被排除在功能性特征之外（參見本文第一部分第4點），如果不能排除，再判斷是否有必要寫成功能性特征，即寫成功能性特征是否的確能夠在侵權判定過程中爭取到更大的保護范圍。

　　2、完善說明書中的具體實施方式

　　由于目前功能性特征在侵權判定時依據的是說明書記載的實現方式及等同方式，因此筆者建議，對于確定是功能性特征的技術特征，應盡量布置多種詳細的實施方式，尤其是描述盡量多的實現手段，并且最好描述功能性特征實現其功能或效果的原理，以期能夠在侵權判定過程中爭取到更大的保護范圍。

　　3、在說明書中明確實現功能或效果的不可缺少的技術特征

　　由于目前功能性特征在侵權判定時需要先判斷實現功能或效果的不可缺少的技術特征，對該不可缺少的技術特征才會采用說明書進行限定，因此筆者建議，在說明書對功能性特征進行描述時，最好明確哪些特征屬于實現其功能或效果不可缺少的技術特征，哪些特征不屬于該不可缺少的技術特征，避免由于侵權判定時認定錯誤，導致錯誤的縮小了功能性特征的保護范圍，對專利權人造成損失。