文/北京市集佳律師事務所 王崢
摘要：在初審、實審、復審中可以對說明書和權利要求書進行修改，無效宣告階段只能對權利要求書做進一步的限定。申請人也可通過意見陳述的方式對權利要求保護范圍做限制。但在當前大環境下，專利申請人或者專利權人往往專注于如何能夠說服專利審查員獲得專利的最終授權或者權利的維持，對于修改和陳述會如何影響專利侵權的認定，缺乏一定認識。因此，有必要對涉及“禁止反悔”相關案例進行梳理和研究，分析何種情況下的修改適用禁止反悔原則，并給出了相關建議。
一、 引言
在初審、實審、復審中可以對說明書和權利要求書進行修改，無效宣告階段只能對權利要求書做進一步的限定。通常說明書的修改通常僅限于形式或者錯別字修改，或者將僅記載于權要求中的技術方案增補說明書中。通常我們主要關注權利要求書的修改，其直接影響授權范圍大小。同時，在專利審查各階段，申請人也可通過意見陳述的方式對權利要求保護范圍做解釋與澄清。毫無疑問，上述修改或者意見陳述均影響權利要求保護范圍的邊界。但在當前大環境下，專利申請人或者專利權人往往專注于如何能夠說服專利審查員獲得專利的最終授權或者權利的維持，對于修改和陳述如會影響專利侵權的勝負，缺乏一定認識。在專利侵權司法實踐中，“禁止反悔原則”的適用使得這些修改和意見陳述對案件的勝負起到關鍵作用。因此，有必要對相關案例進行梳理和研究。
二、具體案例與分析
“禁止反悔原則”原則即指專利權人在專利授權或者確權程序中，為獲得授權或維持專利權有效性而對專利范圍進行的限制，在專利侵權訴訟中不得再主張將自己所做的限制納入專利權的保護范圍。最高人民法院2009年出臺的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（下稱司法解釋一）第6條中正式確立，在2017年最高人民法院出臺的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題解釋（二）》（一下簡稱解釋（二））又作出了進一步的規定，即雖然專利申請人或者專利權人在專利授權或確權程序中作出了限縮性的修改或者意見陳述，但該限縮性的修改或者意見陳述在相應的行政程序中被明確否定的，則不會引起禁止反悔原則的適用。其中，對專利范圍的限制指的就是對權利要求的修改以及涉及權利要求保護范圍的意見陳述。其中，并沒有限定是主動修改還是應審查員的要求的修改。因此，在答復審查員意見或者修改權利要求時，還應當考慮后是否會導致續禁止反悔原則的適用。下面針對兩個經典案例，針對禁止反悔原則的適用做一個梳理。
案例一：愛國者案
愛國者電子科技有限公司（下稱愛國者公司）與中國惠普有限公司（下稱惠普公司）、北京世紀藍快科技發展有限公司侵害發明專利權糾紛一案中，涉及對禁止反悔原則的適用。具體案情如下：愛國者公司系專利號為ZL200610079222.2、名稱為“SATA連接器&”的發明專利（簡稱涉案專利）的權利人。愛國者公司認為惠普公司生產并銷售的涉案光驅中的插頭構成對涉案專利權利要求1的等同侵權。涉及等同侵權的技術特征為：涉案專利權利要求1的電源端子與數據端子分別位于絕緣本體的“內壁及外壁”，而被控侵權插頭的電源端子與數據端子均位于“內壁”。針對該區別技術特征，愛國者公司認為構成等同侵權。而惠普公司認為，愛國者公司提交給國家知識產權局專利局（簡稱專利局）的SATA連接器的第一次審查意見通知書的意見陳述書和修改權利要求書中，將包含有電源端子與數據端子均位于“內壁”這一技術特征的涉案專利原權利要求2進行了放棄，依據禁止反悔原則，該特征不屬于涉案專利現權利要求1的保護范圍。原權利要求書記載如下：1.一種SATA連接器插頭，包括本體和于本體兩端延伸出來的端子部和電纜部，端子部包括端子承載部和多個端子，所述電纜部包括與端子電性相連的電纜，其特征在于：所述端子包括數據端子和電源端子，兩者電性隔離，并分布于同一端子承載部上。2.如權利要求1所述的SATA連接器插頭，其特征在于：所述端子承載部為一絕緣本體，絕緣本體圍成一容納空間，所述數據端子和電源端子分別位于絕緣本體內壁的不同側面。3.如權利要求1所述的SATA連接器插頭，其特征在于：所述端子承載部為一絕緣本體，絕緣本體圍成一容納空間，所述電源端子和數據端子中的一種端子位于絕緣本體的內壁側面，另外一種端子位于絕緣本體的外壁側面。一審和二審法院均支持了惠普公司的主張，即認為“愛國者公司明確放棄了“電源端子與數據端子均位于內壁”這一技術特征，放棄原因在于其認為包括上述技術特征在內的權利要求2的技術方案相對于現有技術不具有實質性進步。在此情況下，愛國者公司將該技術特征變更為現權利要求中的“所述的數據端子位于絕緣本體的外壁的上側面，所述的電源端子位于絕緣本體的內壁的下側面”。因此，愛國者公司對“電源端子與數據端子均位于內壁”這一技術特征所作的放棄，不應再次納入其權利保護范圍。一審、二審法院認定關于惠普公司提出的禁止反悔原則的主張成立的認定正確，惠普公司不構成對涉案專利的侵犯。
案例二： 中譽電子案
最高人民法院于2012 年4 月12 日審結的申請再審人中譽電子（上海）有限公司與被申請人上海九鷹電子科技有限公司侵犯實用新型專利權糾紛案（簡稱“九鷹專利案”）。也是涉及禁止反悔原則的一個案例。案情是這樣的：中譽電子（上海）有限公司（簡稱中譽公司）是名稱為“一種舵機”、專利號為ZL200720069025.2 的實用新型專利的獨占實施被許可人，其發現上海九鷹電子科技有限公司（簡稱九鷹公司）制造、銷售的一款航模產品侵害了其享有的專利權，遂向法院提起訴訟。該專利權利要求1-3 為： “1．一種模型舵機，其特征在于，包括支架、電機、絲桿和滑塊，所述支架包括電機座和滑塊座，所述電機設置于所述電機座內，在所述電機的一端設置有一主動齒輪，所述絲桿縱向穿過所述滑塊座，在所述絲桿的一端設置有一從動齒輪，所述主動齒輪和所述從動齒輪相互嚙合，所述滑塊穿在所述絲桿上，并且所述滑塊伸出所述滑塊，在所述滑塊底面設置有一電刷。2．如權利要求1所述的舵機，其特征在于，在所述支架上，設置有固定到一舵機驅動電路板上的固定孔。3．如權利要求2所述的舵機，其特征在于，在所述舵機驅動電路板上，印制有一條形的碳膜和銀膜，所述支架通過其上的固定孔固定到所述舵機驅動電路板上，且所述滑塊底面上的電刷與該碳膜和銀膜相接觸”。上海九鷹公司遂向國家知識產權局專利復審委員會針對上述專利提出了無效宣告請求，專利復審委員會做主13717號無效決定：宣告上述實用新型專利權權利要求1-2、4-6 無效，在權利要求3 的基礎上維持專利權有效。案件爭議焦點為：權利要求3是否視為對權利要求1的修改，從而引發禁止反悔原則的適用，即專利權人放棄了除“銀膜”之外的技術方案。二審法院認為適用禁止反悔原則。而最高人民法院提審后的結論是，不適用禁止反悔原則。主要理由是：每一項權利要求都是單獨的、完整的技術方案，每一項權利要求都應準確、完整地概括申請人在原始申請中各自要求的保護范圍，而不論其是否以獨立權利要求的形式出現。在判斷是否構成禁止反悔原則中的‘放棄’時，應充分注意專利權人未自我放棄的情形，嚴格把握放棄的認定條件。如果該從屬權利要求中的附加技術特征未被該獨立權利要求所概括，則因該附加技術特征沒有原始參照，故不能推定該附加技術特征之外的技術方案已被全部放棄。”即“權利要求3 中的‘銀膜’并沒有被權利要求1-2 所提及。而且，中譽公司在專利授權和無效宣告程序中沒有修改權利要求和說明書，在意見陳述中也沒有放棄除‘銀膜’外其他導電材料作為導流條的技術方案。因此，不應當基于權利要求1-2 被宣告無效，而認為對權利要求3 的附加技術特征‘銀膜’不能再適用等同原則。最終判決故九鷹公司構成對涉案專利的侵犯，依法應當承擔停止侵權的民事責任。
以上兩個案例，均涉及常見的權利要求的修改，能否使用等同侵權原則所導致侵權結果不一樣，看似得出了相反的結論。但仔細分析兩個案例，發現其權利要求具體修改事實是不同的，即刪除的權利要求與保留的權利要求之間是否具有參考關系不同。
在案例一愛國者案例中，原權利要求2、3 均是引用原權利要求1的并列技術方案，都對電源端子和數據端子設置與絕緣本地的位置進行了限定。原權利要求2的技術方案是“電源端子與數據端子均位于內壁”；原權利要求3的技術方案是“電源端子和數據端子中的一種端子位于絕緣本體的內壁側面，另外一種端子位于絕緣本體的外壁側面”。權利要求2與權利要求3的技術方案是有相互關聯性，所做的修改就是將電源端子和數據端子位于絕緣本體內壁的技術方案放棄，保留了一種位于外壁，可見兩個保護范圍具有一定參照性的。此時，在審查員指出權利要求1不具有新穎性，權利要求2不具有創造性情況下，為了與現有技術進行劃界，申請人刪除了電源端子和數據端子均設置絕緣本體內壁側面的技術方案，并據此獲得了專利權的授權。也就是說，為了獲得授權，愛國者公司對請求保護的權利要求保護的范圍進行的限制，進而在專利侵權訴訟中不得再主張將自己所做的限制納入專利權的保護范圍中。
在案例二中譽電子案中，原權利要求3引用原權利要求2 ，原權利要求2引用原獨立權利要求1。權利要求2進一步限定在架上設置有固定孔，從而便于舵機驅動電路板的固定；權利要求3進一步引用權利要求2基礎上，在所述舵機驅動電路板上印制有碳膜和銀膜，所述滑塊底面上的電刷與該碳膜和銀膜相接觸。可見，權利要求2、3所限定的是涉案主題不同的結構部分，二者沒有相關性，也沒有參考性。也就是說，權利要求3中進一步限定的技術特征是第一次在權利要求書中出現，在其引用的前述權利要求中均沒有出現。相對于權利要求1和/或2的技術方案而言，權利要求3所限定的技術方案也是一個獨立的技術方案，由于與權利要求3的附加技術特征具有一定的獨立性，刪除權1和權2并沒有產生對權利要求3技術方案的限制，從而沒有導致與其相關技術方案的放棄。因此，在專利侵權訴訟中，不應適用禁止反悔原則。
三、實務建議
通過對上述兩個案件的梳理，我們看到對于何種修改下的適用“禁止反悔”原則，是需要對針對特定的修改情形而言的。不同情形，可能產生不同的適用結果。鑒于禁止反悔原則直接影響限制能否適用等同原則，其適用與否的重要性不言而喻。禁止反悔原則的設立是為了避免專利權人 ‘兩頭得利’，違反民法的誠實信用原則。這就要求專利申請人在專利申請前、專利授權和確權階段都要繃緊“禁止反悔原則”這一紅線。鑒于提交申請后修改具有一定難度，建議在申請前，充分檢索現有技術，盡量準確與現有技術劃界；針對自己的創新性貢獻，合理、全面的設計權利要求布局，盡量具有橫向和縱向二維布局體系。提交專利申請后，與專利審查員的交互中，書面的修改和陳述務必審慎，尤其是對于重點專利，除參考專利代理人意見外，更應該與專利法務、律師等有經驗人士，避免為了急切獲得授權隨意修改，導致授權后專利難以發揮大炮的威力，造成不可估計的損失；最后，“禁止反悔原則”也是涉及專利侵權糾紛時，非常有效的防御工具，對涉案專利的審查檔案進行分析研究，尋找突破口，可實現轉敗為勝的新局面。
四、小結
綜上，是筆者較為淺顯的研究，以期拋磚引玉。禁止反悔原則是一個貫穿授權、確權、侵權環節的重要制度，對它的理解和適用還在不斷的發展中，還需要廣大專利代理人、專利律師不斷的實踐和總結。
參考文獻：
【1】 《中華人民共和國最高人民法院公報》2013年第10期（總第204期）《中華人民共和國最高人民法院公報》2013年第10期（總第204期），中譽電子(上海)有限公司與上海九鷹電子科技有限公司侵犯實用新型專利權糾紛案
【2】 （2013）高民終字第362號，愛國者電子科技有限公司與中國惠普有限公司、北京世紀藍快科技發展有限公司侵害發明專利權糾紛一案中