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文/北京市集佳律師事務(wù)所 張美君
商標一旦獲準注冊后，只要規(guī)范使用在指定商品或服務(wù)的范圍內(nèi)就屬于商標的合法使用，似乎成為一種常識和共識。然而，近幾年司法實踐中出現(xiàn)的馳名商標所有人在民事案件中直接起訴注冊商標所有人使用侵權(quán)的案例打破了這一固有認知。
商標法第十三條第二款、第三款規(guī)定侵犯馳名商標專用權(quán)的，不予注冊并禁止使用。注冊商標代表著國家機關(guān)法律文書的公信力，而馳名商標代表著馳名商標所有人以及廣大消費者的切身利益，兩種權(quán)利發(fā)生沖突時應(yīng)當優(yōu)先保護哪個，似乎構(gòu)成了一種困境。但仔細研讀相關(guān)的法律規(guī)定，解析相關(guān)案例的判決，就可以得出合法合理的結(jié)論。
一、相關(guān)法律規(guī)定
2008年《最高人民法院關(guān)于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第一條第二款規(guī)定，“原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，法院應(yīng)當告知原告向有關(guān)行政主管機關(guān)申請解決。”
上述司法解釋對于已注冊商標之間存在權(quán)利沖突的情形提供了解決方案。在實踐中，面臨兩個已注冊商標之間存在權(quán)利沖突時，作為律師或者代理人，我們往往會依據(jù)此司法解釋建議當事人先走非訴程序，通過無效宣告或者是連續(xù)三年不使用撤銷的方式打擊對方的權(quán)利基礎(chǔ)，在對方注冊商標被無效或者撤銷后再向法院提起后續(xù)的民事侵權(quán)訴訟。在針對雙方商標均為非馳名商標時，這種建議是可取的。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：“被告使用的注冊商標違反商標法第十三條的規(guī)定，復(fù)制、摹仿或者翻譯原告馳名商標，構(gòu)成侵犯商標權(quán)的，人民法院應(yīng)當根據(jù)原告的請求，依法判決禁止被告使用該商標。”
上述司法解釋對于在先已注冊馳名商標與一般注冊商標之間存在權(quán)沖突的情形提供了另一種解決方案。馳名商標的所有人作為原告時，可以直接向人民法院起訴，禁止侵權(quán)標識的使用，不必要先走非訴程序。也就是說，即使被控侵權(quán)標識已經(jīng)獲得注冊，如果該注冊商標屬于復(fù)制、模仿或者翻譯原告的馳名商標，那么商標侵權(quán)依然成立，注冊商標也會被禁止使用。
兩個司法解釋看似存在著適用沖突，其實后者是新法，也是前者的特別條款。根據(jù)新法優(yōu)于舊法、特別法優(yōu)于一般法的法律解釋規(guī)則，已注冊馳名商標雖然屬于注冊商標，卻可以基于2009年馳名商標司法解釋主張馳名并直接通過民事訴訟進行維權(quán)。也就是說，一般已注冊商標無條件使用上述2008年權(quán)利沖突司法解釋，而已注冊馳名商標可以選擇使用兩個司法解釋任一適用。這一規(guī)定，給馳名商標所有人提供了應(yīng)有的保護力度，避免了馳名商標所有人行政非訴程序中花費過多的時間和金錢，制止了侵權(quán)損害在這一過程中的進一步擴大的風(fēng)險。已注冊的商標通過侵權(quán)訴訟被禁用的后果是，雖然該商標仍為已注冊商標，但卻無法進行使用，形同虛設(shè)。這體現(xiàn)了已注冊馳名商標的保護力度和范圍高于一般注冊商標，與商標法的立法本意相符合。
《商標法》第十三條第三款規(guī)定，“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用。”
商標法第十三條中對于馳名商標的保護早有規(guī)定，包括“不予注冊”和“禁止使用”兩層內(nèi)涵，即沒有注冊的商標在申請時“不予注冊”，已經(jīng)注冊的商標也可以“禁止使用”。上述司法解釋是基于對法條的正確理解上做出的具體規(guī)定。
二、司法案例
近幾年，北京、江蘇、廣東各省以及最高人民法院出現(xiàn)幾起原告主張在先注冊的商標已經(jīng)構(gòu)成馳名，并以其馳名商標作為權(quán)利基礎(chǔ)，禁止被告在后注冊商標使用的案例。在這些案例中，法院對于已注冊馳名商標相對于一般已注冊商標屬于上位階權(quán)利進行了充分闡述。
【案例1】廣東高院美孚“埃索/Esso”案
案號：(2014)粵高法民三終字第244號、(2015)民申字第404號
2012年，原告美孚公司要求省廣州市中級人民法院認定其在第4類工業(yè)用油上“埃索/Esso”商標為馳名商標，并以此作為權(quán)利基礎(chǔ)主張被告埃索技術(shù)公司第7類“汽車用品”等商品上使用的“ASOO埃索”構(gòu)成侵權(quán)，應(yīng)當禁止使用。
首先，一審法院認為被告在第7類商品上已經(jīng)注冊了“ASOO埃索”商標，并且該商標已經(jīng)注冊超過5年，因此對于原告的侵權(quán)指控不予支持。
二審法院廣東高院指出，原告已經(jīng)在5年期限之內(nèi)對被告注冊商標提出爭議申請，不適用超過爭議期限的規(guī)定。此外，“根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條的規(guī)定，無論埃索技術(shù)公司和埃索汽車美容公司是否已就“埃索”或“ASOO”商標在某一類商品上申請乃至獲準商標注冊，美孚公司均有權(quán)尋求禁止在后注冊商標使用的民事救濟，從而制止埃索技術(shù)公司和埃索汽車美容公司在實際經(jīng)營活動中摹仿其馳名商標在不相同和不相類似的商品上作為商標使用、誤導(dǎo)公眾。”最終判決被告“立即停止侵犯埃克森美孚公司商標專用權(quán)的行為”。
該案出現(xiàn)在廣東高院發(fā)布的2014知識產(chǎn)權(quán)司法保護白皮書中。
在再審裁定中，最高人民法院再次確認了廣東高院法律適用的正確性，認為基于引證商標馳名以及指定商品的關(guān)聯(lián)性，“即使埃索技術(shù)公司持有‘埃索’或‘ASOO’注冊商標，美孚公司也有權(quán)禁止埃索技術(shù)公司和埃索汽車美容公司使用。”
有了該最高院的判例作為指導(dǎo)，后續(xù)出現(xiàn)了更多的針對已注冊馳名商標直接起訴注冊商標侵權(quán)并禁用的案例。
【案例2】江蘇高院“阿里斯頓”案
案號：(2015)蘇知民終字第00211號
原告阿里斯頓熱能產(chǎn)品(中國)有限公司，以第11類熱水器等商品上注冊的第1255550號“
”商標為權(quán)利基礎(chǔ)提起訴訟，主張被告在第6類集成吊頂?shù)壬唐飞鲜褂玫摹鞍⒗锼诡D”中文標識、“ALSD0N”標識侵權(quán)。被告在第6類金屬天花板、吊頂商品上有第8199907號“ALSD0N”注冊商標、第8199995號“阿里斯頓”注冊商標。兩審法院認為，首先，本案集成吊頂與熱水器分屬不同類別，本案涉及跨類保護，需以馳名認定為保護前提，具有認定馳名的必要性，且原告的商標已構(gòu)成馳名。其次，被訴標識屬于注冊商標，針對注冊商標之間的沖突，在馳名商標司法解釋施行之后區(qū)分兩種情況進行處理，對于普通注冊商標之間的沖突，仍按權(quán)利沖突司法解釋規(guī)定，通過行政途徑予以解決，而對于馳名商標與注冊商標之間的沖突，法院可以直接判決構(gòu)成侵權(quán)的被告禁用其注冊商標。
本案為2016年度江蘇法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護“十大”典型案件之首。
【案例3】北京高院“約翰迪爾”案
案號：（2017）京民終413號
原告美國迪爾公司、約翰迪爾(中國)投資有限公司以其在第7類農(nóng)業(yè)機械等商品注冊的第206346號“JOHNDEERE”馳名商標/第 7879578號“約翰.迪爾”商標及第12類拖拉機等商品上注冊的第206347號“JOHNDEERE”馳名商標為權(quán)利基礎(chǔ)，請求法院認定被告在第4類工業(yè)用油等產(chǎn)品上使用的第11730705號“佳聯(lián)迪爾”商標構(gòu)成侵權(quán)。
本案的特別之處在于法院認為被告使用的第4類工業(yè)用油等產(chǎn)品與原告已注冊的馳名商標的商品已構(gòu)成類似，但這一點并不影響法院適用關(guān)于審理馳名商標保護的民事糾紛案件的解釋第十一條的規(guī)定進行審理，即在認定原告7類、12類上注冊商標馳名的基礎(chǔ)上，禁止被告在后注冊的使用。
首先，關(guān)于原告商標認馳的必要性方面，北京市高級人民法院指出，雖然 2001 年商標法第十三條第二款及 2013 年商標法第十三條第三款規(guī)定的字面解釋均是對在中國已經(jīng)注冊的馳名商標給予不相同或者不相類似商品上的保護，但是基于法律規(guī)定的“舉重以明輕”的原則，從目的解釋的視角，顯然與已經(jīng)注冊的馳名商標核定使用商品構(gòu)成相同或者類似商標的近似商標，亦應(yīng)當納入到馳名商標保護的范疇中。
法院進一步指出，注冊商標專用權(quán)之間產(chǎn)生的權(quán)利沖突，商標法中已經(jīng)存在具體禁止性規(guī)定，基于誠實信用的商業(yè)經(jīng)營道德，即使他人使用的為已經(jīng)獲準注冊的商標，但是由于馳名商標更高、更強、更寬保護范圍與程度的考量，此時只要不超過商標法所規(guī)定撤銷期限及被控侵權(quán)人的注冊商標申請時，在先要求保護的商標已經(jīng)構(gòu)成馳名，此時人民法院可以據(jù)此解決不同注冊商標之間的權(quán)利沖突問題，并根據(jù)在案情況認定是否構(gòu)成馳名。
該案入選北京知識產(chǎn)權(quán)法院2017年底評定的建院三年以來的典型案例。
綜上，并非所有商標注冊后只要規(guī)范使用就絕對沒有侵權(quán)的風(fēng)險。針對那些在申請之時基于復(fù)制、摹仿、翻譯馳名商標的惡意，僥幸獲準注冊后進行使用的商標，法院給予馳名商標所有人禁止其使用的民事救濟，這符合商標法為馳名商標提供相對強保護的立法本意。商標法和相關(guān)司法解釋已經(jīng)提供了判令被告停止使用的法律依據(jù)，法院可以也應(yīng)當針對這一類型的案件直接進行裁判，以防止出現(xiàn)“遲到的正義”，迫使當事人陷入遙遙無期的商標無效行政程序和司法程序中，侵權(quán)行為無法及時得到遏制，權(quán)利人利益也將損失殆盡，這顯然與上述法律和司法解釋規(guī)定精神相背。
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