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文/集佳知識產權代理有限公司 劉成
審查員在對本發(fā)明的技術方案進行創(chuàng)造性審查時，常見的一種否定本發(fā)明缺乏創(chuàng)造性的評述思路是：將檢索得到的至少兩篇對比文件（公知常識也可視為是一種特殊的對比文件）進行結合，所得到的技術方案與本發(fā)明的技術方案一致，并解決相同的技術問題，以此來認定本發(fā)明的技術方案不具有創(chuàng)造性。針對于這種評述邏輯，代理人/申請人在和審查員進行創(chuàng)造性抗辯時，一個重要的爭議點很可能在于對比文件之間結合的論述，包括：1）這兩篇對比文件是否存在結合沖突，2）在不存在結合沖突的情況下是否容易想到要結合，以及3）即使將對比文件進行結合，所得到的技術方案是否與本發(fā)明的方案一致。當對比文件1以及對比文件2公開了本發(fā)明的全部技術特征時，代理人/申請人圍繞上述三點進行對比文件1與對比文件2之間的結合問題的抗辯，可能會成為本發(fā)明的技術方案能否被認定具有創(chuàng)造性的關鍵。
對于第1）點，由于對比文件1與對比文件2在進行結合時，是以對比文件1的技術方案為基礎，并將對比文件2中公開的“區(qū)別技術特征”遷移至對比文件1的技術方案后，所得到的新的技術方案如果成立，才能認定對比文件的結合公開了本發(fā)明的技術方案。基于此，若審視與分析這兩篇對比文件所公開的內容后發(fā)現(xiàn)，對比文件1技術方案的實施與對比文件2中“區(qū)別技術特征”存在沖突，這說明結合對比文件后所得到的新的技術方案中存在兩部分技術特征之間具有沖突，使得該新的技術方案不成立，因此，對比文件2中“區(qū)別技術特征”無法遷移到對比文件1的技術方案中，也即對比文件1與對比文件2之間存在結合沖突。
下面，結合筆者曾經處理過的一個實際案例，對第1）點的答復思路進行說明。
本發(fā)明中是將兩個一維條形碼進行組合或者是將兩個二維條形碼進行組合，得到相應的條形碼組。相對于一個條形碼而言，利用兩個條形碼所組成的條形碼組能夠承載更多的商品信息，增加了承載的商品信息量。
而對比文件1中，為了提高商品防偽信息的查詢率，是將一維條形碼與而條形碼進行組合，其中，一維條形碼存儲商品信息，二維條形碼存儲商品防偽信息，從而在用戶掃描一維條形碼進行商品信息的查詢時能夠同時查詢該商品的防偽信息，從而提高商品防偽信息的查詢率。可見，本發(fā)明相對于對比文件1而言，區(qū)別技術特征主要在于，本發(fā)明是將兩個相同類型的條形碼進行組合，得到條形碼組。
基于該區(qū)別技術特征，審查員檢索到對比文件2，其公開了利用兩個相同的條形碼生成得到復合條形碼以承載物品信息，并認定對比文件1與對比文件2結合后，公開了本發(fā)明的技術方案。
雖然，本發(fā)明中的所有技術特征在對比文件1以及對比文件2中被公開，但是，筆者通過仔細閱讀對比文件1后發(fā)現(xiàn)，對比文件1中的技術方案的實施受到一定條件的限制，即，對比文件1采用一維條形碼和二維條形碼進行組合，而不選用兩個相同類型的條形碼進行組合的原因，是在于在進行商品購物結算時，需要對一維條形碼進行掃描，并且，二維條形碼的存在不會影響一維條形碼的商品購物結算。這說明，對比文件1的技術方案中只能是一維條形碼與二維條形碼進行組合，不然，若都是一維條形碼，則另一個一維條形碼的存在會影響商品的結算，而若都是二維條形碼，則基于現(xiàn)有的對一維條形碼進行掃描的設備，無法完成對商品的購物結算。因此，對比文件1的技術方案中，是無法將一維條形碼與二維條形碼的組合改進成對比文件2中兩個相同類型的條形碼組合。也即，對比文件1的技術方案在與對比文件2的“區(qū)別技術特征”進行結合時，存在結合沖突，因此，對比文件1與對比文件2不能進行結合，從而基于對比文件1與對比文件2，并不能認定本發(fā)明的技術方案不具有創(chuàng)造性。
對于第2）點，在對比文件1與對比文件2之間不存在結合沖突的情況下，代理人/申請人通常會重點論述本領域技術人員并不容易想到要將對比文件2的技術特征應用至對比文件1的技術方案中，或者說，從對比文件1的技術方案出發(fā)，無法獲得技術啟示去結合對比文件2技術方案中的部分技術特征。
《專利審查指南》第二部分第四章中指出，在確定現(xiàn)有技術中存在技術啟示時，相對于對比文件1的“區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關技術手段，該技術手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術問題所起的作用相同”。據(jù)此分析可知，對比文件的結合啟示在于，對比文件2中不僅公開了“區(qū)別技術特征”的手段，也公開了該“區(qū)別技術特征”在本發(fā)明中的作用。
在這種情況下，在答復對比文件結合啟示時，可以結合對比文件2的技術方案，對對比文件2公開的特征進行仔細分析：第一，確定對比文件2所公開的技術特征是否與本發(fā)明的“區(qū)別技術特征”在特征本身上相同或者是具有較高的相似度，若不是，則表明本發(fā)明中的“區(qū)別技術特征”并沒有被對比文件2公開，因此，可以重點針對于技術特征的區(qū)別進行抗辯；第二，若本發(fā)明中的“區(qū)別技術特征”的特征本身被對比文件2公開，則可以分析該“區(qū)別技術特征”在對比文件2的技術方案中所發(fā)揮的作用，是否與本發(fā)明中所發(fā)揮的作用相同，若不相同，則表明發(fā)明人對于該“區(qū)別技術特征”的應用是發(fā)明人的創(chuàng)造性貢獻所在，即發(fā)明人將該“區(qū)別技術特征”應用于本發(fā)明的技術方案中，使得該“區(qū)別技術特征”發(fā)揮著區(qū)別于現(xiàn)有技術所已知的作用，從而該“區(qū)別技術特征”基于該獨特的作用能夠解決本發(fā)明實際要解決的技術問題，相應的，對比文件2中的技術特征因為無法發(fā)揮著其在本發(fā)明中的作用，因此，對比文件2中相應的技術特征也就并不能本發(fā)明所實際要解決的技術問題。
進一步的，即使對比文件2所公開的技術特征與本發(fā)明的區(qū)別技術特征，不僅技術特征本身相同，而且技術特征所具有的作用也相同，筆者認為，本領域技術人員并不一定容易想到要將對比文件1與對比文件2結合。
例如，蘋果與三星在針對于“滑動解鎖”的專利訴訟案中，CAFC最終判決該“滑動解鎖”（具體中文名稱為“通過在解鎖圖像上執(zhí)行手勢/姿勢來解鎖設備”）專利權有效。其專利技術方案具有創(chuàng)造性的其中一個原因在于，考量了Graham因素，即本發(fā)明的技術方案解決了社會長期未能解決的技術問題，從而可以合理的推斷出該專利技術方案的非顯而易見性。
從專利的立法本意來看，制定專利法的意義，是為了促進科學技術進步和經濟社會發(fā)展，而針對于該“滑動解鎖”專利案件，蘋果公司提供了客觀證據(jù)證明，手機意外啟動以及口袋撥號問題，長期未得到有效解決，有效解決該技術問題，成為長期懸而未決的需求。因此，蘋果公司經過長期努力，設計出一款“滑動解鎖”的技術方案以解決手機意外啟動以及口袋撥號問題，符合專利法的立法本意，促進了社會的科技進度和經濟發(fā)展，從而被授予專利權。
由此，筆者認為，在針對于對比文件的結合來進行本發(fā)明創(chuàng)造性的抗辯時，若客觀條件允許，也可以是向審查員提供相應的證據(jù)證明并強調，本發(fā)明中所解決的技術問題，是長期未得到有效解決的技術問題，成為阻礙社會科技進步的障礙，直至本發(fā)明技術方案的產生，解決了該技術問題。那么，即使本發(fā)明的技術方案，在至少兩篇對比文件中均有體現(xiàn)，但是，本發(fā)明的技術方案，也并非是容易想到的。即本領域技術人員并非容易想到要將對比文件1與對比文件2結合以得到本發(fā)明的技術方案。否則，本發(fā)明所要解決的技術問題，為何長期得不到有效解決呢？
客觀上而言，筆者認為本發(fā)明的技術方案的非顯而易見性，其實更側重于對發(fā)明人而言。具體的，在發(fā)明人的整個發(fā)明創(chuàng)造性過程中，發(fā)明人所了解的對比文件（或者說現(xiàn)有技術），可能成百、成千甚至是上萬，對于發(fā)明人而言，在面對如此眾多的對比文件所描述的方案，是如何定位出審查員所檢索出的對比文件1以及對比文件2，并將其進行結合得到本發(fā)明的技術方案呢？可以理解，如果對比文件1與對比文件2的技術方案的結合真的屬于容易想到，那么為什么手機意外啟動以及口袋撥號問題一直能夠成為困擾人們并且長期得不到有效解決的技術問題呢？而且，對于非發(fā)明人（尤其是國內外的眾多技術研究團隊）而言，他們所面對的對比文件（或者說了解的現(xiàn)有技術）基本與發(fā)明人相同，在這種情況下，僅僅只有發(fā)明人提出本發(fā)明的技術方案，而非發(fā)明人在長期的技術研究過程中，并沒有研究出結合對比文件1以及對比文件2的技術方案，從這一點也應該可以證明本發(fā)明的技術方案并非是容易想到的。
換個角度而言，對于《專利審查指南》所虛擬出的“本領域技術人員”而言，其具備中等技術水平，而對于研究該技術領域的專家而言，其對于技術的理解與認知應該是高于“本領域技術”，那么，僅僅具有中等技術水平的“本領域技術人員”都可以想到本發(fā)明的技術方案，那具有更高技術水平的眾多技術人員不應該長期無法研究出本發(fā)明的技術方案，以有效解決手機意外啟動以及口袋撥號問題。由此，也可以彰顯，本發(fā)明的技術方案并非顯而易見的。
事實上，目前評判方案創(chuàng)造性的方式都是先入為主的思想，即，審查員都是在先了解本發(fā)明的技術方案的情況下，再去基于本發(fā)明的技術方案從上萬對比文件中直接定位出用于評定方案創(chuàng)造性的對比文件1以及對比文件2，這就是屬于帶著一種已知的認知角度去審視本發(fā)明的技術方案。
筆者認為，在評判本發(fā)明的技術方案時，覺得方案顯而易見的原因有兩點：第一，已經了解的本發(fā)明的技術方案（即站在了已知的角度），知道了本發(fā)明中存在哪些技術特征（技術手段），相同或者類似的技術手段就會讓人主觀上覺得對比文件與本發(fā)明之間存在一種共性，從而對本發(fā)明的技術方案產生了一種顯而易見性的認知；第二，對比文件數(shù)量少，作為本領域技術人員以及發(fā)明人而言，其所掌握的相關現(xiàn)有技術應該是數(shù)量龐大的，那么找到與本發(fā)明類似的對比文件1不難，但是以對比文件1為基礎，從其它眾多對比文件中定位出本發(fā)明的區(qū)別技術特征并且要結合到對比文件1中，其難度應該是可想而知的，而現(xiàn)在審查員輕易定位出對比文件2是因為已知了本發(fā)明，所以根據(jù)本發(fā)明中的技術特征可以很容易從其它數(shù)據(jù)龐大的對比文件中篩選出其中一篇對比文件，并在篩選出的對比文件中定位出本發(fā)明的區(qū)別技術特征，進而作出結合評判。但是客觀上，發(fā)明人從眾多對比文件中僅選擇其中一篇對比文件中的一個技術特征去結合對比文件1，難道不需要付出創(chuàng)造性勞動？站在已知本發(fā)明的角度評判方案的創(chuàng)造性，其實就是舍棄考慮了發(fā)明人在組合現(xiàn)有技術時的創(chuàng)造性勞動。
舉個最簡單的例子，在解算數(shù)學題時，利用所掌握的數(shù)學知識（相當于現(xiàn)有技術）去解算數(shù)學題時，如果基于數(shù)學理論進行正向推導（如發(fā)明人的創(chuàng)造思路），其解算難度通常較大，而如果在了解解算過程（相當于了解了本發(fā)明的技術方案）后，再反觀該題目的解算過程，由于所利用的數(shù)學理論都是現(xiàn)有技術，那么就很容易讓人認為整個解算過程是容易想到的。
對于第3）點，雖然對比文件1與對比文件2結合時不存在沖突，但是結合對比文件后所得到的技術方案，也可能與本發(fā)明的技術方案并不一致。
在答復審查意見時，可能會遇到審查員對于區(qū)別技術特征采用一種相似理論的評述，即，本發(fā)明的區(qū)別技術特征與對比文件2中的相應技術特征并不完全相同或者并非高度相同，而是與該對比文件2中的技術特征存在相似之處，則審查員會認為，在對比文件2所公開的特征的基礎之上再做進一步的延伸變換，即可得到本發(fā)明的區(qū)別技術特征，從而結合對比文件1與對比文件2，所得到的技術方案與本發(fā)明的技術方案一致。
針對于審查員的這種評述邏輯，其實存在很大的漏洞在于，本發(fā)明的區(qū)別技術特征其實并沒有被對比文件2完全公開，對比文件2中的技術特征僅僅是與區(qū)別技術特征存在一定的相似度，但是基于審查員的評述邏輯很可能會使得代理人或者申請人也認為在對比文件2這種相似的技術特征的技術上，很容易得到與本發(fā)明的區(qū)別技術特征，從而認定該區(qū)別技術特征公開。針對于這種情況，在對比文件的結合抗辯時，應當將答復重點放在對比文件2的相似技術特征上，由于本發(fā)明的區(qū)別技術特征是該相似技術特征的進一步延伸和變換，因此，即使審查員結合對比文件1以及對比文件2的相似技術特征，所得到的技術特征也與本發(fā)明的技術方案并不相同，需要對結合對比文件1以及對比文件2所得到的技術方案做出進一步改進，那么這種進一步改進，也正是發(fā)明人的發(fā)明創(chuàng)造所在。
因此，在進行創(chuàng)造性答復時，可以重點強調將對比文件2中的技術特征應用至對比文件1時，所得到的技術方案也與本發(fā)明的技術方案不同，并可以強調本發(fā)明的技術方案是對對比文件結合所得到的技術方案所做出的進一步改進，以突顯本發(fā)明的技術方案的非顯而易見性。
以上是筆者在進行審通答復過程中，針對于多篇對比文件結合否定本發(fā)明創(chuàng)造性進行抗辯的一些思考總結，其中若有不妥之處，還請讀者批評指教。
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