文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 孫越

　　隨著全球商業(yè)競爭加劇，除了商業(yè)上的競爭外，技術(shù)競爭也是企業(yè)不可忽視的問題，技術(shù)競爭最終也落腳在了專利的競爭之上。專利技術(shù)不僅被用于保護(hù)自己的研發(fā)成果，也成為了企業(yè)在競標(biāo)、限制競爭對手等市場行為的有力武器。

　　專利是一種無形資產(chǎn)，是企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的重要部分。專利權(quán)屬于私權(quán)，具有排他性。根據(jù)《專利法》第十一條的規(guī)定，……任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品……。因此，為了避免商業(yè)上的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，筆者根據(jù)多年的專利工作經(jīng)驗(yàn)，從產(chǎn)品上市的角度出發(fā)，對于產(chǎn)品上市前的專利風(fēng)險(xiǎn)防范工作應(yīng)如何展開進(jìn)行了總結(jié)，以供企業(yè)在專利管理工作中參考。

　　在開始介紹專利風(fēng)險(xiǎn)防范的工作前，我們需要先弄清楚兩個基本問題，即什么是專利、什么是專利侵權(quán)。

　　什么是專利？根據(jù)《專利法》第二條的規(guī)定：本法所稱的發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)。發(fā)明，是指對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。實(shí)用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。外觀設(shè)計(jì)，是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所做出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。這是專利法對于專利這一概念的描述，但簡而言之專利就是符合客體要求的新的技術(shù)方案或新的工業(yè)品設(shè)計(jì)。

　　專利侵權(quán)的判定原則是什么？文章開頭引用的《專利法》第十一條已經(jīng)對什么是專利侵權(quán)做出了解釋，對于法條的規(guī)定不再贅述。這里筆者要提及專利侵權(quán)判定的一般原則，即全面覆蓋原則，等同原則，多余制定原則及禁止反悔原則。這些原則的概念，筆者不再展開說明，了解這專利侵權(quán)的判定原則是做好產(chǎn)品專利風(fēng)險(xiǎn)防范不可忽略的知識點(diǎn)。

　　在了解到上述概念的前提下，筆者將結(jié)合產(chǎn)品研發(fā)的不同情況，提出專利風(fēng)險(xiǎn)防范的建議。

　　1.產(chǎn)品尚無具體研發(fā)規(guī)劃，應(yīng)做好專利布局。

　　現(xiàn)在市場上的產(chǎn)品是日新月異，想要做好一款產(chǎn)品需要投入大量的人力物力，需要技術(shù)人員投入大量的精力。但是，作為企業(yè)在研發(fā)過程中不能閉門造車，而是應(yīng)該在產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)階段即做好研發(fā)方向規(guī)劃，即做好專利布局，以避免投入了大量的精力后研發(fā)出的產(chǎn)品已經(jīng)存在或已經(jīng)落入他人的專利保護(hù)范圍內(nèi)。

　　在產(chǎn)品立項(xiàng)階段，企業(yè)應(yīng)結(jié)合市場、產(chǎn)品需求等，結(jié)合專利檢索了解目前技術(shù)的發(fā)展路徑，了解行業(yè)發(fā)展動態(tài)。通過研究和分析，尋找符合自己產(chǎn)品的技術(shù)路徑并提前做好專利布局規(guī)劃，從源頭避免研發(fā)出的產(chǎn)品不“新”和落入他人的專利保護(hù)范圍內(nèi)發(fā)生侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致最終的項(xiàng)目成果無法在市場上取得預(yù)期的效果。由于技術(shù)變化、市場變化的存在，企業(yè)除了在立項(xiàng)時(shí)應(yīng)做好專利布局工作外，在項(xiàng)目進(jìn)程中也應(yīng)做好商業(yè)信息、專利信息的收集和分析工作，隨時(shí)修正項(xiàng)目規(guī)劃。

　　2.產(chǎn)品已經(jīng)完成即將上市，產(chǎn)品上市前的風(fēng)險(xiǎn)防范。

　　能夠在項(xiàng)目立項(xiàng)階段即對產(chǎn)品和技術(shù)做好專利規(guī)劃的企業(yè)其實(shí)并不多，因?yàn)檫@需要企業(yè)在產(chǎn)品立項(xiàng)初期及整個過程中投入大量的人力物力，對于很多中小企業(yè)來說，如何能夠在最快的時(shí)間能將產(chǎn)品投入市場，取得市場上的成功才是企業(yè)生存下去最大的需求。因此，在此背景下，企業(yè)在產(chǎn)品上市前應(yīng)做到知己知彼，了解產(chǎn)品的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)成都，再決定我們的產(chǎn)品是否應(yīng)該上市。

　　在此階段，產(chǎn)品設(shè)計(jì)已經(jīng)完成，項(xiàng)目成果已經(jīng)十分明晰，這時(shí)候企業(yè)可以通過進(jìn)行FTO(free to operate)，對于項(xiàng)目高度相關(guān)專利做出篩選并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。企業(yè)可以根據(jù)FTO結(jié)果和建議，對于產(chǎn)品上市前的專利風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了解。如果產(chǎn)品確實(shí)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，如果方案仍有改動空間，有規(guī)避的可能，企業(yè)可以在產(chǎn)品上市前進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)以規(guī)避可能的專利風(fēng)險(xiǎn)。如果沒有規(guī)避的可能，企業(yè)可以根據(jù)產(chǎn)品所在地、產(chǎn)品行業(yè)特性等進(jìn)行進(jìn)一步的專利賠償風(fēng)險(xiǎn)的評估，以最終確定產(chǎn)品是否仍要進(jìn)行商業(yè)銷售。

　　3.對市場上已有的產(chǎn)品進(jìn)行“模仿”，自有技術(shù)進(jìn)行規(guī)避設(shè)計(jì)。

　　創(chuàng)造一款新的產(chǎn)品并不容易，目前大部分的產(chǎn)品都面臨同質(zhì)化的競爭。但是，如何在低風(fēng)險(xiǎn)的情況下進(jìn)行“模仿”，則是企業(yè)需要考慮的問題。對于市場上已經(jīng)有的產(chǎn)品，其核心技術(shù)一般都已經(jīng)被申請了專利。在此情況下如何降低侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)可以從以下幾個方面考慮：

　　（1）尋找目標(biāo)專利及專利穩(wěn)定性分析。企業(yè)應(yīng)該對于競品進(jìn)行專利檢索和篩選，確定其專利保護(hù)范圍。通過專利檢索，了解對手手中的武器都有哪些。對于檢索出的高度相關(guān)的專利，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行專利穩(wěn)定性的分析。

　　（2）專利規(guī)避和外圍專利的布局。如果檢索出的高相關(guān)專利有被無效的可能或者本身存在一定的瑕疵，則企業(yè)可以考慮直接實(shí)施相關(guān)專利，在發(fā)生侵權(quán)時(shí)，通過專利無效的方式，規(guī)避專利侵權(quán)的責(zé)任。但是，如果其專利穩(wěn)定性較強(qiáng)，實(shí)施其專利的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)較大，則企業(yè)可以考慮進(jìn)行專利的規(guī)避設(shè)計(jì)和外圍專利的布局以達(dá)到降低專利侵權(quán)和與權(quán)利人進(jìn)行專利抗衡的可能性。

　　以上為筆者對于產(chǎn)品上市前的專利風(fēng)險(xiǎn)防范提出的專利風(fēng)險(xiǎn)防范的建議，供大家交流和參考。