文/集佳知識產權代理有限公司 于麗蘋
筆者在為企業提供知識產權法律顧問咨詢的這些年中，了解到很多企業的商標管理者都存在一個相同的困擾：雖然企業注冊的一些商標已不是公司核心經營產品的標識，但在未來公司發展戰略上對該商標又很有可能會投入使用；或者公司當時經營不善，未來發展中該商標又可能顯示出較大的商標價值，領導層又想保護住這些無形資產；但是因為企業經營中負責人的忽略、管理人員的頻繁更換、或者相關負責人的法律意識不夠，很可能導致寶貴的商標一直沒有進行實際使用；在目前國家法律制度下，上述商標連續三年不使用，就將有被他人撤銷掉的風險。
關于“撤三”制度的法律規定及缺陷
我國《商標法》第四十九條規定：“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。”《商標法實施條例》第六十六條詳細規定了具體的撤銷辦法：“有《商標法》第四十九條規定的注冊商標無正當理由連續3年不使用情形的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標，提交申請時應當說明有關情況。商標局受理后應當通知商標注冊人，限其自收到通知之日起2個月內提交該商標在撤銷申請提出前使用的證據材料或者說明使用的正當理由；期滿未提供使用的證據材料或者證據材料無效并沒有正當理由的，由商標局撤銷其注冊商標。前款所稱使用的證據材料，包括商標注冊人使用注冊商標的證據材料和商標注冊人許可他人使用注冊商標的證據材料。以無正當理由連續3年不使用為由申請撤銷注冊商標的，應當自該注冊商標注冊公告之日起滿3年后提出申請。”
《商標法》建立撤銷注冊商標連續三年不使用制度（以下簡稱“撤三”）的立法本意，就是避免商標閑置占用寶貴的資源配置。如果一個商標注冊以后長期擱置不用，不僅不能讓商標產生價值，而且還影響了他人正常使用，是對社會寶貴資源的一種浪費。但是，由于我國《商標法實施條例》規定了商標注冊人限期舉證證明商標使用情況或者不使用的正當理由，而且還進一步確認了商標注冊人舉證不能的不利法律后果，這就在制度上確立了我國“撤三”制度的舉證責任倒置的獨特證明責任屬性。
任何人可以針對注冊商標提起撤銷三年停止使用申請，理由只有一個“該商標三年內未進行實際使用”，國家知識產權局商標局（以下簡稱“商標局”）對申請文件僅作形式審查，只要材料符合就會對該項申請予以受理，而商標注冊人必須在接到通知書后2個月的限期內進行舉證。如果舉證不能，或者提供的使用證據沒有實際顯示對應注冊的商標名稱、不是在對應注冊的商品范圍內上標注的該注冊商標的名稱，亦或對應的產品、發票、協議沒有形成完整的證據鏈等等，這些情況都將視為實際使用不成立，商標局將會直接按程序下發撤銷該注冊商標的裁定。
筆者認為，此項制度存在一定的法律缺陷，在立法層面未對他人惡意撤銷進行相關規定，將會導致部分個人提出大量的惡意撤銷申請，使一些企業陷入“訟累”的壓力中，進而使企業或商標持有人蒙受巨大的聲譽壓力和經濟損失。更有一些過分的“撤三”申請人，并不是為了自己企業的商標能正常獲得注冊進行實際使用，而是濫用“撤三”的法律程序，專門以此方式去挾制商標權利人，進而在后續的和解和談判中謀取不正當利益。針對此種惡意的擾亂市場秩序的行為，筆者建議相關主管部門出臺一些相應的懲罰措施，讓那些沒有實際使用需求而進行惡意撤銷的申請人得到相應的懲戒，以保障市場經營環境更加有序、穩定地發展。
導致“撤三”的情形及防范措施
一般來說，導致商標被“撤三”成功的常見情形主要有以下幾種：
第一種情形也是最常見的情形，商標被他人提出撤銷申請，企業注冊地址變更后未及時進行變更登記，商標局按注冊人原注冊地址下發“撤三”提供使用證據的通知書，注冊人因地址變更未收到文件導致提供證據超期。
第二種情形是，商標注冊人收到了商標局下發提供使用證據通知書，但因法律意識淡薄、工作忙碌未加理會等導致提供證據超期。
第三種情形是，商標注冊人收到商標局下發提供使用證據的通知書，但注冊人提交的使用證據不符合商標局的證據要求，未被采納。
防范商標被“撤三”的措施，可以從以下七個方面進行考慮：
第一，是商標注冊人應切記，商標所有人注冊地址發生裱花后要及時向商標局辦理地址變更申請。
第二，對于使用中的商標的法律狀態進行不定期查詢，或委托代理機構對其進行監測。
第三，是增強法律意識，對相關正式文件及信函由專人負責且由主管人員審閱，并在法律要求的有效期內積極地做出是否答復的決策。
第四，保證在企業經營使用過程中對商標進行規范使用，并且對經營中產生的有關產品銷售、宣傳、推廣等發票、合同、產品照片等原始證據，進行電子檔及原件的雙重有效保存。
第五，警惕他人多次聯系且有意向購買該商標但未達成轉讓的情形。
第六，企業應建立“商標管理制度”，讓公司全體人員了解商標對企業的重要性，了解商標的正確使用，讓業務部門、市場推廣部門、法務部、財務部、企業規劃部等全部投入到商標規范使用和證據有效保存的重要工作中去。
第七，在企業經營中，商標管理者應對銷售、市場、財務等各重要部門進行階段性的商標保護意識培訓，將相應的規劃制度盡可能地納入員工手冊中，培育每個人的品牌保護意識。
當然，商標注冊人對于一些保護性商標或者不準備再投入產品生產銷售的商標，注冊成功后無論是否對商標投入使用，如果想繼續保留住商標權，都應該適時“使用”，并將該使用證據保存下來。一般將商標使用在商品的包裝、交易文書、商標宣傳、展覽等商業活動中，均視為實際使用。在當前互聯網消費時代，大部分企業的產品可能沒有在實體店鋪銷售，有很多僅在網絡店鋪上銷售，此時，對應的防止被他人“撤三”的對策會更加豐富。比如，每兩年對網絡宣傳及網店上的產品交易整體流程進行有效的記錄和公證，這樣未來提交的使用證據也將更具信服力。
另外，還有一種企業常用的方案，就是每兩到三年之間對相應要保留的商標進行一遍重復的注冊，這樣也能有效地保留住此商標名稱的權利。當然，筆者認為這一方案肯定不如實際使用中階段性地進行公證的方案來得穩妥，并非萬全之策。原因是：商標的撤銷是針對特定申請號的商標進行的，如果競爭對手有針對性地進行撤銷，其遞交撤銷申請的同時又會馬上提交一件新的申請，則對于在先很早的商標權被無效是對企業品牌美譽度上一塊很大的損失，同時商標的價值也會有貶損。但是，這種方案比較節省費用，因為企業不用投入較大成本進行產品的宣傳、銷售平臺維護以及支付相應的公證費等費用。對于比較邊緣的商標可以采取此種維護方式，但對于特別重要的商標或者次重要的商標，應該予以高度重視；實踐中，企業防御“撤三”方法中，每兩年在網絡上以公開購買進行證據保全公證的方式，是最有效、性價比最高的方式之一。
此外，實際使用中還需要特別注意商標的使用方式，包括：
商標的圖樣。商標是區別商品來源的標記，因此，保留的使用證據必須能夠清晰地體現該商標的圖樣，最好使用商標和注冊商標是完全對應的。當然，如果整體顯著識別部分沒有改變，在法律上也會視為對注冊商標的使用。
使用地域。商標保護具有地域性，在中國注冊的商標只能在中國領域得到保護，在中國注冊的商標只有在中國領域內使用才視為商標的使用。因此，在準備使用證據時一定要挑選在中國領域內形成的使用證據。
商標的使用人。雖然商標所有人或者被許可人對商標的使用都視為該商標的使用，但被許可人使用的證據，需要輔助提供商標許可使用合同和在商標局進行的實際的許可備案信息。
商標的使用時間。如果有人對企業的商標提起了“撤三”申請，那么該企業提供的使用證據必須卡在該“撤三”申請之日的前三年內，過早或過晚都不算有效證據。因此，使用證據中的時間固定也非常重要。
綜上，企業在采取上述“撤三”防范措施和辦法中，規范地進行商標實際使用，并對使用證據進行收集，階段性地進行自查，是非常有必要的，唯有如此謹慎地做好日常工作管理，才能在企業商標被他人提出撤銷三年不使用申請之時進行從容應對。