文/集佳知識產權代理有限公司 高巍
申請人收到美國審查員發出的Final OA之后，不同于在中國，專利申請駁回后僅能提復審的“華山一條路”，美國專利申請的申請人仍然擁有多種可選方式進行回應，例如直接答復修改，提出繼續審查請求（RCE）、AFCP2.0、放棄本案進行延續案的申請（提出CA（Continuation Application）或者CIP（Continuation-in-part））以及Appeal（上訴）。其中Appeal由于耗時較長，外所律師的費用也比較昂貴，因此通常較少被我國申請人所采用。不過，申請人有時候會發現和審查員的“交鋒”已經深陷僵局，權利要求也已經到了“退無可退”的程度，但審查員仍然難以被說服，而該申請對申請人也非常重要，那么Appeal也不失為一種尋求出路的選擇。
接下來，本文將對在美國提出Appeal時的相關規定和要求進行一個簡單總結和歸納，以幫助中國的申請人或者專利代理師更好地了解Appeal程序，做到心中有數。
PTAB
Appeal雖然從字面上對應的是“上訴”，但是需要注意的是這并不是一個司法程序，即Appeal并非向美國的法院提出，而是向美國的專利審判和上述委員會（the Patent Trial and Appeal Board, PTAB）提出。PTAB（可簡稱為委員會，Board），是隸屬于美國專利商標局（USPTO）的行政部門，只具有行政審查權而不具有司法權。PTAB里包括為數不少的不同職級的專利行政法官（judge），而針對每一個appeal，均會成立由三名專利行政法官組成的小組（3-MEMBER PANELS）進行審理。
提出Appeal
在美國，提出Appeal的方式是向PTAB提交一份Notice of Appeal（ “上訴請求”）并繳納必要的官費。需要注意的是，上訴并不僅限于針對Final OA，而是只要滿足專利申請中任一項權利要求已經被兩次駁回即可，而且這兩次駁回也并不要求一定在同一件專利申請的審查程序中發生，例如如果一個權利要求在母案中被駁回過，然后該權利要求也出現在繼續申請中并再次被駁回，即使繼續申請的審查中對該權利要求的駁回可能僅僅第一次提出（例如發出第一次Non-final OA），此時申請人仍然可以選擇提出上訴。
另外，提出上訴時無需指定針對哪些權利要求進行上訴，當請求人提出上訴請求時，會被認為是針對所有被駁回的權利要求所提出的。
此外在實務中還需要注意的是，上訴和RCE是互不兼容的程序，即不能夠提出上訴的同時還提出RCE。
關于提交上訴請求的期限，以答復Final OA為例，提交Notice of Appeal的期限就是答復Final OA的期限，一般是三個月，在提交請求和繳納必要延期費用的情況下最長可延至六個月。另外，在提交Notice of Appeal時，請求人可以同時提交Appeal Brief或者對權利要求進行修改，其中Appeal Brief包含了針對審查員的駁回理由的具體陳述意見陳述；也可以僅僅提交Notice of Appeal，而不提交Appeal Brief，在這種情況下，要求請求人在Notice of Appeal的提交日起兩個月內提交Appeal Brief。有意思的是，請求人還可以通過僅提交Appeal Brief的方式提出上訴請求，此時會被認為是同時提交了Notice of Appeal和Appeal Brief。在這種情況下，Appeal Brief的提交期限適用于通過提交Notice of Appeal提出上述請求時Notice of Appeal的提交期限（見上文）。此外需要說明的是，提交Appeal Brief無需繳納額外的費用。
Pre-Appeal Brief Review
此外，USPTO基于縮短審查周期、降低上訴成本等考慮，還設置了Pre-Appeal Brief Review程序，規定了申請人在提交上訴請求的同時可以提出Pre-Appeal Brief。但是這僅限于下列情形：（1）駁回理由明顯不當或者缺乏依據；（2）駁回理由有明顯的事實錯誤或法律適用錯誤。如果請求人認為審查員至少在部分意見上存在上述明顯錯誤情形，也可就該部分意見單獨提出Pre-Appeal。注意，提出Pre-Appeal Brief時只能提交一份不能多于5頁的意見書（Arguments）。
在請求人提出Pre-Appeal Brief后，會成立一個專門的小組（panel）去審核請求人的意見和原審查員的駁回意見。這個小組由有原審查員、其上級核準人和另一個相關成員組成。通常情況下，在請求人提出請求后的45天內這個小組會作出決定，決定可以包括以下四種情形：1）Pre-Appeal因不符合要求而被撤銷；2）建議進入Appeal程序；3）直接授權；或4）重新開啟專利審查程序。
Appeal Brief
Appeal Brief有具體的格式規定，這一點在MPEP中有明確的規定，在撰寫時只要參考即可。需要注意的是，撰寫Appeal Brief時，需要針對請求人所認為原審查員存在錯誤的每一個理由進行針對性的陳述。如果某個駁回理由并未在Appeal Brief中進行具體回應，則會認為請求人放棄了挑戰該理由的機會，相應的PTAB也不再審核該駁回理由是否正確。特別注意的是，即使請求人認為某駁回理由存在明顯不當，認為PTAB肯定會發現該問題，也需要在Appeal Brief中進行回應，否則PTAB也不會對該明顯錯誤的理由進行審核。
上訴過程中對權利要求修改的要求
在Appeal程序中，可以對權利要求進行修改，具體的修改時機和基本要求如下：
1）在提交Notice of Appeal的同時或者在提交Notice of Appeal后至提交Appeal Brief之前對權利要求進行修改，此時的修改方式如下：
a）刪除權利要求或者針對此前OA中有關形式缺陷的審查意見的修改；
b）將權利要求修改為更好的形式以供PTAB審核；
c）修改說明書（包括權利要求書），同時提供充分理由說明為何這樣的修改是必要的并且為何此前并未進行修改。
由上可以看出，在這個階段的修改還是相對較為寬松的，如果請求人希望對權利要求進行修改以增加專利申請被PTAB認可的可能性，可以在這個階段對權利要求進行一些較為實質的修改。
2）在提交Appeal Brief的同時或者之后也可以對權利要求進行修改，但此時的修改方式僅限于：
a）刪除權利要求，并且刪除的權利要求還不能影響其他待決權利要求的保護范圍；
b）將從屬權利要求修改為獨立權利要求。
由此可見，自提交Appeal Brief起，請求人已經失去了對權利要求進行實質性修改的機會。
上訴過程中對證據的提交要求
在提交上訴請求后至提交Appeal Brief之前，可以提交宣誓、證人證言等證據，如果審查員認為這些證據足以克服駁回理由的缺陷，并且請求人已經充分說明了為何這些證據是必要的而且為何未在此前提供，則這些證據有可能被審查員采納。
但是，自提交Appeal Brief起，則任何形式的證據均不再被接受和采納。
對Appeal Brief的審查
Appeal Brief在提交后，首先會由原審查員進行審查，這有點類似于我國在復審中所設置的前置審查程序。原審查員在考量請求人的意見陳述內容后，可以做出如下幾種處理方式：
A）經過上級核準人的統一，重新啟動審查程序并提出新的駁回理由；
B）當審查員認為所有的駁回理由已經被克服并且也并沒有合適的新駁回理由時，可以直接授權；
C）維持上訴程序，此時由該審查員召開一個上訴會議（appeal conference），該上訴會議的參會者為該審查員、其上級核準人以及另外一位具有足夠經驗和能力輔助審查的參會人，如果會議的結果是支持駁回理由，將會由原審查員撰寫審查員答復（examiner’s answer）。
審查員答復將會針對所有的駁回理由進行回應，除非審查員明確撤回了某些駁回理由。另外需要注意的是，在局長允許的情況下，審查員答復可以包含新的駁回理由。
當審查員答復包含新的駁回理由的情況下，請求人需要在審查員答復的發送日起的兩個月內選擇下列回應之一：
1）要求重新開啟審查程序，此時可以對權利要求進行修改；
2）堅持上訴，即提交一份Reply Brief，但是不能修改權利要求或提交新的證據。
通常而言，Reply Brief將會由PTAB組成的Panel來處理，而無需原審查員進行對該意見陳述進行意思表示，但是有些情況下，Panel會要求原審查員提供一個補充審查員答復（substitute examiner’s answer）。如果請求人收到了上述補充審查員答復，則需要在該答復的發文日起兩個月內選擇下列回應之一：
1）要求重新開啟審查程序，此時可以對權利要求進行修改；
2）堅持上訴，即提交一份Reply Brief，但是不能修改權利要求或提交新的證據。
口審
在Appeal中，口審并不是默認進行的程序，而且PTAB的最終決定可以在沒有進行口審的情況下做出。如果請求人希望進行口審，則需要填寫一份書面請求并交納相關的請求費用，提出該書面請求的期限是自審查員意見（examiner’s answer）的發文日起兩個月或者請求人提交Reply Brief之時，以兩者中更早的為限。
口審時，原審查員也可以參加，與請求人面對面進行意見交流。需要注意的是，美國對口審時間和爭辯內容進行了嚴格的限制，請求人只有總計20分鐘的意見陳述時間，而原審查員只有15分鐘的時間，除非有特殊的規定和要求。請求人爭辯的內容必須圍繞此前提交的Brief、Reply Brief的記載，而審查員也只能依據此前所提交的審查員意見的記載進行爭辯。
決定
與我國復審決定類似，PTAB最終可以做出推翻或者維持原審查員駁回理由的決定。此外與我國不同的是，PTAB還可以在決定中引入新的駁回理由，此時，面對新的駁回理由，請求人還可以有兩種選擇：
（1）請求重新開啟審查；
（2）要求rehearing（重審），此時需要說明PTAB在新的駁回理由中存在錯誤的地方，然后由PTAB進行審查并作出最終決定。
以上便是美國Appeal程序簡要情況，可以看出，其程序設計保證了PTAB在作出決定前能夠充分的聽取請求人和原審查員的意見，從而盡可能作出更為客觀的決定。對于請求人來講，首先需要注意修改權利要求和提交相關證據的時機，避免錯過修改時機而無法引入所希望的修改；而且由于Appeal程序賦予了請求人不止一次撰寫意見陳述的機會，因此需要認真對待每一次意見陳述的機會，從而為后續程序奠定良好的基礎。