文/北京集佳知識產權代理有限公司 薛晨光
一、法律依據
專利法第23條第2款規定：授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特征的組合相比，應當具有明顯區別。
《專利審查指南》第四部分第五章第6.2.3節“現有設計及其特征的組合”規定：組合包括拼合和替換，是指將兩項或者兩項以上設計或者設計特征拼合成一項外觀設計，或者將一項外觀設計中的設計特征用其他設計特征替換。
實務中，在一項外觀設計專利是否符合專利法第23條第2款的認定中，其中的“設計特征”的組合評價方式，相對來說較難把握。
二、用于組合的設計特征的獨立性
對于將多項現有設計直接進行拼合的情形，通常不存在組合啟示的判斷難度。而對于可用于組合的對比設計特征的認定，是能否將該對比設計特征進行拼合或替換的重要基礎。
案例一：
請求人主張以證據1為基本設計，用證據2的連接部平直截取后替換證據1的連接部，并認為替換后得到的組合設計與涉案專利相比不具有明顯區別。
合議組認為，可以用于組合的設計特征是基于一般消費者的知識水平和認知能力能夠自然地提取出來，應當是產品或者產品的某一部分的設計，或者是以一般消費者的眼光直接從某項設計中自然區分出來的某一部分的設計。本案中，請求人主張將證據2的連接部平直截取后替換證據1的連接部，但證據2的連接部實際上是連接固定路燈發光部與燈桿的過渡結構，大致呈Y形，分叉的一端包圍固定路燈發光部，以一般消費者的眼光，其無法被自然區分出來，不屬于能夠用于組合的獨立的設計特征。
也即，用于拼合和替換的現有設計特征應當具有獨立性。
案例二：
請求人主張，將證據1組合證據2的兩個按摩球中間的凸出部位，涉案專利與上述證據的組合相比不具有明顯區別。焦點問題在于，盡管證據2的兩個按摩球中間具有明顯可見的凸出部分，且形狀與證據1的按摩球中間外凸形狀一致，但是否可以作為設計特征與對比設計1進行組合。
合議組認為，用于組合的對比設計特征應當是對比設計中具有相對獨立視覺效果的組成部分，是以一般消費者眼光可直接從對比設計中自然區分出來的部分。本案中，證據2的兩個按摩球中間的凸出部位實際上是手柄的頂部，證據2的手柄為一體構成，該凸出部分屬于特意劃分、截取所得出的部分，不是一般消費者可直接從證據2中自然區分獲知的，不能作為設計特征加以組合。
案例三：
請求人主張以證據1為基礎設計，用證據2的碗柜下方的儲水槽與證據1的碗柜組合后與涉案專利進行對比。
合議組認為，證據1的碗柜由蓋子和柜體組成，證據2的碗柜由蓋子、柜體和柜體下部的儲水槽組成，二者整體形狀相似。對一般消費者而言，將證據2的儲水槽拼合到證據1的箱體下部屬于明顯存在啟示的情形。同時，合議組進一步認為，將證據1的箱體箱蓋替換證據2的相應部分同樣屬于明顯存在組合啟示的情形。
三、組合啟示中常用設計手法的影響
在確定能夠用于組合的設計特征后，還需要考量兩項或者兩項以上設計特征是否存在組合啟示。
案例四：
涉案專利與對比設計1相比，兩者的與家具邊界卡接的一側均為截面呈“U”形的卡槽，卡槽的開口端端口均內收。兩者的不同點在于：對比設計1 是包邊設計，整體呈長條型，涉案專利是包角設計。本案的焦點問題在于，對比設計2的設計特征“L型包角”是否具備與對比設計1進行組合的啟示。
合議組認為，對比設計1是包桌子的邊，對比設計2是包角設計，按照一般消費者對常用設計手法的常識性了解，包邊或包角只是根據需要被包的位置不同進行制造上的適應變化，在對比設計1的基礎上，結合對比設計2給出的包角的設計啟示，將對比設計1的U形截面特征與對比設計2的直角包角設計特征相組合從而得出涉案專利的包角設計是顯而易見的。
可以確定的是，該評述邏輯中，一般消費者對常用設計手法的常識性了解是兩份對比設計具有組合啟示的認定基礎。
筆者認為，在設計特征組合評價外觀設計是否符合專利法第23條第2款的認定過程中，確定獨立設計特征以及組合啟示是獲得準確認定結論兩個關鍵點。
參考文獻
【1】第43600號無效審查決定書
【2】第43603號無效審查決定書
【3】第43587號無效審查決定書
【4】第24821號無效審查決定書