文/北京集佳知識產權代理有限公司 郝琳佳
近年來，隨著經濟全球化以及中國企業的創新力增強，中國企業在美國和歐洲的專利申請量大幅增加。很多優秀的中國企業在國外設有研究所或者在國外存在直接與外方合作的項目或單位。針對這些企業的知識產權保護，為了節省時間成本，可以考慮直接在國外提交PCT申請，例如直接在歐洲提交PCT申請，然后進入期望的國家階段。
那么，在歐洲提交PCT申請，與在中國提交PCT然后進入歐洲國家階段的申請，在后續的OA下發上有什么不同呢？筆者在此進行簡要分析。
一般來說，一份中國提交的PCT申請進入歐洲國家階段，第一次OA是歐局下發的檢索報告（或部分檢索報告），該報告包含實質性審查意見，申請人可根據是否繼續申請通知來確定本次OA的答復期限。
而在歐洲提交的PCT申請，與在中國提交的PCT進入歐洲國家階段的申請相比，不同之處在于，歐局同時也是國際初審局。理論上來說，歐審查員將可以參考歐局做出的國際檢索單位書面意見或者國際初步檢索報告。因此，歐審查員將會針對該歐洲提交的PCT申請下發關于細則第161（1）和162的通知。
具體地，歐洲專利法實施細則第161（1）規定，如果歐局作為國際檢索單位并且歐局也是該歐洲PCT申請的國際初步檢索單位，那么申請人將有機會對于國際檢索單位的書面意見或者國際初步檢索報告做出答復，并且如果適當，歐局將邀請申請人就書面意見或者國際初步審查報告中的缺陷進行更正，并且可在該通知下發的六個月期限內對說明書、權利要求書以及附圖進行修改。如果歐局起草了一份補充檢索報告，申請人將收到上述邀請，如果申請人沒能履行或者對以上的邀請做出回復，那么本申請將視為撤回。
If the European Patent Office has acted as the International Searching Authority and, where a demand under Article 31 PCT was filed, also as the International Preliminary Examining Authority for a Euro-PCT application, it shall give the applicant the opportunity to comment on the written opinion of the International Searching Authority or the International Preliminary Examination Report and, where appropriate, invite him to correct any deficiencies noted in the written opinion or in the International Preliminary Examination Report and to amend the description, claims and drawings within a period of six months from the respective communication. If the European Patent Office has drawn up a supplementary international search report, an invitation in accordance with the first sentence shall be issued in respect of the explanations given in accordance with Rule?45bis.7(e) PCT. If the applicant does not comply with or comment on an invitation in accordance with the first or second sentence, the application shall be deemed to be withdrawn.
由以上實施細則可知，歐局審查員針對歐洲專利法實施細則第161（1）的通知下發的內容存在一定靈活性，即歐審查員可以先判斷國際檢索單位的書面意見或者國際初步檢索報告是否合理，然后要求申請人是否必須要答復該通知。
具體來說：
如果歐審查員認為該書面意見或者國際初步檢索報告是合理的，那么他將邀請申請人對該書面意見或者國際初步檢索報告在該通知下發的六個月內進行評論，若申請人未能在期限內進行評論，那么該申請將視為撤回；
如果歐審查員認為不夠合理，那么他也可以發出申請人可以在本通知下發的六個月內進行評論的161（1）的通知，也就是說，申請人可以根據情況對本申請進行修改，但是如果申請人沒有在期限內提交修改，本申請也不會被視為撤回。
所以，對于歐洲提交的PCT申請在歐洲國家階段的細則161（1）和162通知，專利代理師需要明確分辨該通知是否必須做出答復。歐審查員會在該通知的正文中寫明他是否邀請申請人就書面意見或者國際初步檢索報告進行評論，如果他沒有邀請申請人進行評論，那么該細則161（1）和162通知可被視為是否提交主動修改的通知，申請人可以在六個月期限內對本申請進行修改，也可以不修改，這兩種操作均不會導致本申請的撤回。但是如果歐審查員明確邀請了申請人進行評論，而申請人沒能在六個月期限內提交評論，那么本申請將被視為撤回，后果還是較為嚴重的。
綜上，專利代理師在答復歐洲提交的PCT申請的161（1）和162通知時，一定要注意：不能由于兩種類型的通知名稱是一樣的，而采用相同的處理方式，不當的處理方式將可能使得申請被置于撤回的境地，造成不良后果。