文/北京市集佳律師事務所 袁穎
在專利侵權判定中，設立“等同原則”的目的是為了給予專利權人以他們專利的公平保護，避免“字面解釋”對專利權保護范圍的過度限制。
“禁止反悔原則”是對“等同原則”的必要限制，目的在于敦促當事人在訴訟活動中誠實守信，避免當事人在行政授權確權程序和侵權民事訴訟中對權利要求作出不一致的解釋。通過適用“禁止反悔原則”對“等同范圍”予以必要的限制，可以合理地確定專利權的保護范圍，維持專利權人與被訴侵權人以及社會公眾之間的利益平衡【1】。
“禁止反悔原則”的適用經過最高人民法院司法解釋和近幾年司法實踐中案例的不斷探索而逐漸明晰。本文通過回顧最高法院近年來的典型判例以及筆者最新代理案件的最高院的最新判決，淺談“禁止反悔原則”的適用。
關于“禁止反悔原則”，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（一）》的第六條規定：“專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持”。
《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》的第十三條，在解釋一第六條的基礎上進一步規定，權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。
根據以上兩條規定，筆者結合案例談談總結的適用規則。
在專利侵權判定中，當權利人要求針對某一方案適用“等同原則”時，被訴侵權的被告可以舉證證明涉案專利的專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄了該技術方案，由此引入“禁止反悔原則”，使得該權利人認為是等同的技術方案被排除在專利保護范圍之外。該舉證責任在被訴侵權的被告，其需要證明專利申請人、專利權人在授權或者無效階段進行了權利要求、說明書的修改或者做出了意見陳述，并且還要證明該修改或意見陳述導致了該技術方案的放棄。
在此要重點說明的是，并非只要進行限縮性修改或者意見陳述，就會導致技術方案的放棄。正如《浙江福瑞德化工有限公司、天津聯力化工有限公司侵害發明專利權糾紛再審民事判決書（2018）最高法民再387號》判決書【1】中指出的，“首先，在發明專利授權確權程序中，專利申請人有權依法提交意見陳述或修改權利要求。專利申請人在修改權利要求時增加新的技術特征，并主張修改后的技術方案是非顯而易見的，是專利審查實踐中的常見情形。雖然在權利要求中增加技術特征會進一步限定專利權的保護范圍，導致權利要求的保護范圍發生變化，但在沒有其他證據證明權利人通過修改或者意見陳述‘放棄’特定技術方案的情況下，不能僅僅由于在權利要求中增加技術特征，導致權利要求的保護范圍進一步限縮，就認定權利人完全‘放棄’了與該技術特征等同的其他所有技術特征，不能再就增加的技術特征主張適用等同原則。如此，會導致以增加技術特征的方式修改的權利要求的保護范圍受到過度限制，被訴侵權人極易通過技術特征的修改、替換來規避侵權，導致權利人與社會公眾的利益失衡。這樣既與禁止反悔原則的目的不符，也與專利法保護專利權人的合法權益，鼓勵發明創造的立法目的不相適應。”
正如筆者代理的“某侵害專利權糾紛案”案件，涉案專利原權利要求4限定了技術特征“傾角”，原權利要求5引用權4，進一步限定了“大致傾斜45°”，在涉案專利授權階段的實質審查過程中，在第一次審查意見中，審查員否定了所有權利要求的創造性，并針對原權利要求5的附加特征指出：對比文件1還公開了：所述側面包括與驅動軸形成夾角的第一部分和第二部分，至于其限定了側面的具體形式為……其僅僅是根據實際需要對兩個部分相對位置的常規選擇，其通過有限的實驗能夠獲得，其效果也能夠預見，不需要付出創造性勞動。在針對第一次審查意見的答復中，專利申請人將原權利要求2-5的所有附加特征都合并到權1并基于說明書增加特征“所述驅動軸(18)上的齒形突出部(19)具有與所述工具(10’)的齒形突出部相同的幾何形狀”，且專利申請人在第一次審查意見答復的陳述意見中提到，權利要求1限定的區別特征是“所述齒形突出部(19)具有V形尖頭自由端(20)和與所述驅動軸(18)連合的加寬的下部(21)；所述驅動軸(18)上的齒形突出部(19)具有與所述工具(10’)的齒形突出部相同的幾何形狀”，指出“對比文件1沒有公開或者教導以上區別特征”，并進一步討論了上述區別特征帶來的技術效果。在此修改和爭辯意見的基礎上，審查員接受了上述關于創造性的爭辯意見，并最終發出了授權通知。
即，在專利授權階段，專利申請人沒有針對特征“大致傾斜45°”進行對比分析，沒有具體陳述特征“大致傾斜45°”與現有技術的差別，更沒有指出該角度的區別可能帶來的技術效果，因此，并無證據證明權利人通過上述修改以及意見陳述，放棄了對與大致傾斜45度等同的技術方案主張等同侵權。
正如該案判決書【2】中指出的“專利申請人將從屬權利要求中的附加技術特征合并到獨立權利要求中的這種修改方式本身并不能得出專利申請人放棄了與增加的技術特征相關的等同技術特征”，“當專利申請人所作的修改或陳述屬于通過增加或變更權利要求的技術特征改變請求保護的范圍，或者增加或刪除一項或多項權利要求，或者把權利要求附加的技術特征予以合并時，如果增加的技術特征已經清楚記載在原說明書和權利要求書中，符合專利法第三十三條規定的情形，在專利獲得授權后，專利權人在侵權訴訟中主張技術特征等同的，人民法院應該審查其所作出的修改和陳述與授權后的該技術特征之間是否有實質聯系，是否存在對該技術特征予以限縮或放棄的事實，而不能僅因為權利要求增加了技術特征，就認定專利申請人做出了修改，將該增加的技術特征的等同特征全部予以放棄”。
作為另一類似案例，《男與廣州市番禺區好友實業有限公司侵害發明專利權糾紛一案再審民事裁定書（2014）民申字第1949號》判決書【3】中指出，“涉案專利申請人在專利授權過程中，將原權利要求4合并到權利要求1中，并在答復正文中陳述：修改后的權利要求1中出現的技術特征‘支撐部分’‘彎曲的增強部分’‘第一和第二彈力部分’‘第一和第二延伸部分’‘鉸鏈部分’和‘第一和第二注塑彈力部分’在對比文件1中并未公開，上述技術特征與對比文件1公開的夾子既不相同也不等同，足以證明修改后的權利要求1相對于對比文件1具有創造性，具有突出的實質性特點和顯著的進步。雖然涉案專利申請人在意見陳述中只是籠統地強調了包括“彎曲的增強部分”等在內的諸多技術特征與現有技術不同，并沒有具體陳述某個特征與現有技術的差別，無法明確其放棄的具體技術方案，因此不能直接適用《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第六條規定的禁止反悔原則。”
又如另一案例，《中譽電子(上海)有限公司與上海九鷹電子科技有限公司侵犯實用新型專利權糾紛案（2011）民提字第306號》判決書【4】中指出的，“放棄的認定標準。專利權保護范圍是由權利要求包含的技術特征所限定的，故專利權保護范圍的變化，亦體現為權利要求中技術特征的變化。在專利授權或無效宣告程序中，專利權人主動或應審查員的要求，可以通過增加技術特征對某權利要求所確定的保護范圍進行限制，也可以通過意見陳述對某權利要求進行限縮性解釋。禁止反悔原則適用于導致專利權保護范圍縮小的修改或者陳述。亦即，由此所放棄的技術方案。該放棄，通常是專利權人通過修改或意見陳述進行的自我放棄。但是，若專利復審委員會認定獨立權利要求無效、在其從屬權利要求的基礎上維持專利權有效，且專利權人未曾作上述自我放棄，則在判斷是否構成禁止反悔原則中的‘放棄’時，應充分注意專利權人未自我放棄的情形，嚴格把握放棄的認定條件。如果該從屬權利要求中的附加技術特征未被該獨立權利要求所概括，則因該附加技術特征沒有原始的參照，故不能推定該附加技術特征之外的技術方案已被全部放棄。”
以上多個最高法的案例中確定的“禁止反悔原則”的適用規則都是一致的，即首先肯定了專利申請人、發明人有在不超出原始記載范圍的情況下修改權利要求或作出陳述的自由；當專利申請人或發明人作出限縮性修改或陳述時，并不直接導致對技術方案的放棄，而要嚴格地把握放棄的認定條件，要判斷作出的限縮性修改和陳述與授權之間是否有實質聯系，是否存在對該技術特征予以限縮或放棄的事實。
這里引入另一反面案例，來更好地說明何種情況下構成對技術方案的放棄。如最高人民法院《湖北午時藥業股份有限公司與澳諾（中國）制藥有限公司、王軍社侵犯發明專利權糾紛案（2009）民提字第20號》民事判決書【5】中指出的，“涉案專利申請公開文本權利要求2以及說明書第2頁明確記載，可溶性鈣劑是‘葡萄糖酸鈣、氯化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣或活性鈣’。可見，在專利申請公開文本中，葡萄糖酸鈣與活性鈣是并列的兩種可溶性鈣劑，葡萄糖酸鈣并非活性鈣的一種。……澳諾公司辯稱，專利申請人在涉案專利的審批過程中，將‘可溶性鈣劑’修改為‘活性鈣’屬于一種澄清性修改，修改后的活性鈣包括了含葡萄糖酸鈣在內的所有組分鈣。然而，從涉案專利審批文檔中可以看出，專利申請人進行上述修改是針對國家知識產權局認為涉案專利申請公開文本權利要求中‘可溶性鈣劑’保護范圍過寬，在實質上得不到說明書支持的審查意見而進行的，同時，專利申請人在修改時的意見陳述中，并未說明活性鈣包括了葡萄糖酸鈣，故被申請人認為涉案專利中的活性鈣包含葡萄糖酸鈣的主張不能成立”，“(二)關于活性鈣與葡萄糖酸鈣是否等同問題。正如上述問題(一)中對‘活性鈣’是否包含了‘葡萄糖酸鈣’所闡述的那樣，專利權人在專利授權程序中對權利要求1所進行的修改，放棄了包含‘葡萄糖酸鈣’技術特征的技術方案。根據禁止反悔原則，專利申請人或者專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，在專利侵權糾紛中不能將其納入專利權的保護范圍。因此，涉案專利權的保護范圍不應包括‘葡萄糖酸鈣’技術特征的技術方案。”
根據以上案例的對比，大家應該能對技術方案放棄的認定標準有更全面更深刻的認識。
筆者接下來討論一下解釋二第十三條和解釋一第六條的關系。之前筆者看到一些文章認為，根據解釋二的第十三條規定，只有限縮性修改或陳述被明確否定的，才不構成技術方案的放棄。筆者不同意該觀點，筆者認為該規定是對權利人自我放棄的一種否定規定，即當有證據證明“專利申請人或發明人在授權或確權過程中通過限縮性修改或陳述導致了自我放棄”時，而該限縮性修改或陳述被裁判者明確否定了，則其自我放棄不導致技術方案的放棄。
這里引入另一案例來詳細說明這種情形，最高人民法院《曹桂蘭、胡美玲侵害發明專利權糾紛再審審查與審判監督民事裁定書（2017）最高法民申1826號》【6】中指出，“由于專利授權確權程序對于技術特征的認定存在連續性，權利人作出的陳述是否被‘明確否定’，應當對專利授權和確權階段技術特征的審查進行客觀全面的判斷，著重考察權利人對技術方案作出的限縮性陳述是否最終被裁判者認可，是否由此導致專利申請得以授權或者專利權得以維持。根據本案的上述相關事實，在授權程序中，國家知識產權局專利審查部門對蔣小平關于技術特征a、b的陳述意見不予認可，持明確否定意見，而且，涉案專利獲得授權并非基于對特征a、b作出的限縮性陳述。在后續的無效審查程序，專利復審委員會并未推翻實質審查階段所持的否定意見，不能得出專利復審委員會認為通過連接元件來進行阻抗匹配不是本領域的慣用技術手段，不屬于本領域的公知常識的結論，也不能得出‘注塑嵌裝’及‘固定卡裝’不是本領域常用的鎖固方式，不屬于本領域的公知常識的結論。在評價涉案專利具有創造性時，盡管無效決定將技術特征a、b作為區別特征予以了羅列，但技術特征a、b的存在并未影響專利復審委員會以現有技術存在相反的技術教導，本領域技術人員不存在結合特征c‘所述無線電接收天線為AM/FM共用天線’的動機，而使得涉案專利具有創造性的審查評判。由于專利權人作出的限縮性陳述在實質審查中已被明確否定，而無效審查程序并未推翻該認定得出相反的結論，在這種情況下，應當認定存在專利權人的限縮性陳述已被明確否定的事實。這與所作的限縮性陳述并未帶來專利權的獲得和專利權的維持的事實相符，與‘禁止反悔’原則防止權利人‘兩頭得利’的目的不相悖。”
該案中，專利權人在授權過程中，通過修改和陳述認為技術特征a、b是區別技術特征，非公知常識，是專利權人的自我放棄，但是這種陳述意見在授權過程中被明確否定，最終的授權也并非由該兩個技術特征帶來，且在后續的無效過程中，也并未推翻該認定，因此專利權人的自我放棄并未導致技術方案的放棄，按照解釋二的第十三條規定，不適用禁止反悔原則。
結合上面所有的討論和案例，筆者相信“禁止反悔原則”的適用規則已經比較明晰，符合專利法保護專利權人的合法權益，鼓勵發明創造的立法目的，也符合禁止反悔原則的設立目的，避免因以增加技術特征的方式修改的權利要求的保護范圍受到過度限制，導致被訴侵權人極易通過技術特征的修改、替換來規避侵權，從而導致權利人與社會公眾的利益失衡。
注釋
【1】《浙江福瑞德化工有限公司、天津聯力化工有限公司侵害發明專利權糾紛再審民 事判決書（2018）最高法民再387號》判決書
【2】《侵害專利專利權糾紛案2019 最高法知民終530號》判決書
【3】《男與廣州市番禺區好友實業有限公司侵害發明專利權糾紛一案再審民事裁定 書》（2014）民申字第1949號
【4】《中譽電子(上海)有限公司與上海九鷹電子科技有限公司侵犯實用新型專利權糾 紛案》（2011）民提字第306號
【5】最高人民法院《湖北午時藥業股份有限公司與澳諾（中國）制藥有限公司、王軍社侵犯發明專利權糾紛案（2009）民提字第20號》民事判決書
【6】最高人民法院《曹桂蘭、胡美玲侵害發明專利權糾紛再審審查與審判監督民事裁定書（2017）最高法民申1826號》裁定書