文/北京集佳知識產權代理有限公司 王寶筠
一、對《專利審查指南》中方法技術特征相關規(guī)定內容的分析
（一）有關“實用新型專利僅保護針對產品形狀、構造提出的改進的技術方案”
應該注意的是，此處所采用的表述是“僅保護”而非“保護僅”。“僅保護”是對實用新型保護的客體對象的一個限制，這種“限制”所排除掉的是沒有對產品形狀、構造提出改進的技術方案。這實際上說明，實用新型所保護的對象被限制于形狀、構造提出改進的產品，而不能是其它類型的對象。此處的“僅保護”中的“僅”是針對保護對象而言的，而非針對產品這一保護對象中所具有的特征類型。認為實用新型權利要求中不能具有方法特征的觀點，實際上是將上述對于客體對象的限制，錯誤地理解為是對對象中特征類型的限制，即，將上述規(guī)定錯誤的理解為“實用新型專利保護僅針對產品形狀、構造提出的改進的技術方案”。
（二）有關“權利要求中可以使用已知方法的名稱限定產品的形狀、構造，但不得包含方法的步驟、工藝條件等”
上述內容實質上是對產品的形狀、構造的表達方式的一種規(guī)定，其給出了正反兩方面的例子。正面的例子是允許采用已知方法的名稱來對產品的形狀、構造來進行限定，而作為反面的例子，該規(guī)定所強調的是并不接受以方法的步驟、工藝條件等來限定產品的形狀、構造。這一反面的例子所針對的是對于產品形狀、構造的限定方式，并非是規(guī)定實用新型權利要求中不能出現方法特征。基于此，該規(guī)定應被解讀為：在實用新型權利要求中，可以采用已知方法的名稱來以概括性的方式限定產品的形狀、構造，但不能以包含方法的步驟、工藝條件等方法的具體技術內容的方式來限定產品的形狀、構造。
（三）有關“如果權利要求中既包括形狀、構造特征，又包含對方法本身提出的改進，則不屬于實用新型專利保護的客體”
應注意，此處對于“形狀、構造”并未提及“改進”，而對于方法則提及其屬于“改進”，所針對的是這樣的一個場景：權利要求中的形狀、構造特征并非是改進的特征，而存在改進的特征僅僅是方法特征。這樣的權利要求中，由于并不存在實用新型保護客體所要求的形狀、構造的改進，因此，即使存在形狀、構造特征這樣的“包裝”，也不應認為其符合實用新型保護客體的要求。《專利審查指南》的上述規(guī)定，恰恰是針對此種特定“包裝”出的權利要求所進行的有針對性的規(guī)定。由此，對上述規(guī)定的解讀應為：將那些以現有的產品特征為包裝，但僅具有方法特征改進的方案排除于實用新型保護客體之外。
（四）《專利審查指南》的上述規(guī)定仍是在《專利法》第二條第三款規(guī)定下的具體解讀
實際上，《專利審查指南》中就實用新型保護客體的規(guī)定，是基于《專利法》第二條三款規(guī)定的細化解讀，這種細化解讀當然應在法律規(guī)定的范圍內而進行，而不應被理解、解讀為在法律規(guī)定之外再對實用新型保護客體進行進一步的限制。
《專利法》第二條第三款中僅指明實用新型所保護的是產品的形狀、構造或者其結合，并未就其中是否不能具備方法特征進行限制。《專利審查指南》是依據《專利法》所制定的部門規(guī)章，在《專利法》中都沒有規(guī)定實用新型保護的內容中“僅”能具備針對形狀、構造的改進的情況下，如果通過《專利審查指南》的規(guī)定反而就實用新型保護內容加以上述“僅”的限制，則屬于超出了現行法律規(guī)定的認識和做法，顯然是錯誤的。
綜上所述，不論是結合《專利法》第二條第三款的規(guī)定，還是《專利審查指南》中就實用新型保護客體判斷的具體規(guī)定，《專利法》所保護的實用新型都應當是一個具備產品形狀、構造改進的技術方案，如果方案中并不具備這種類型的改進，那么，該方案并不屬于實用新型的保護客體；相反，如果方案中具備了產品形狀、構造的改進，即使其權利要求中進一步具有方法的特征，該方案仍然符合實用新型保護客體的要求。
二、相關爭議
（一）有關實用新型保護客體的范圍是否會被放寬的問題
有觀點會認為，允許實用新型權利要求中具有方法特征，將擴大實用新型保護客體所能涵蓋的特征類型，從而將方法的改進也囊括于實用新型保護客體之中。但事實并非如此。
首先，即使在實用新型的權利要求中存在方法特征，實用新型所保護的主題仍然是產品。允許實用新型權利要求中出現方法特征，只是對實用新型權利要求中除了產品形狀、構造特征之外所能進一步出現的特征類型的一個澄清，并未就實用新型的保護主題進行改變。在實用新型保護客體在主題層面并未放寬至也可以保護方法的情況下，并不能得出允許實用新型權利要求中存在方法特征就擴大了實用新型保護客體所涵蓋的范圍的結論。
其次，對于實用新型的權利要求而言，其當然應當具備形狀、構造改進的特征，以此方能滿足實用新型保護客體的要求。即使允許在實用新型權利要求中具有方法特征，方法特征也是在具備形狀、構造特征的基礎上所進一步具有的特征。上述“進一步具有”的關系，使得其所限定出的權利要求的保護范圍，仍是以具備形狀、構造改進為基礎的保護范圍，并不會使得實用新型能夠保護一個純粹方法改進的技術方案。這只是在保護類型始終為形狀、構造改進的產品的基礎上，允許采用方法特征進行進一步限定從而限縮權利要求保護范圍而已，尚不構成對于實用新型保護客體在類型上的進一步擴充。
（二）有關方法特征是否在不同階段被區(qū)分對待的問題
有觀點提出，如果允許方法特征寫入實用新型的權利要求中，那么，在權利要求中只寫入僅滿足新穎性要求的形狀、構造特征，而實際上方法特征才是其滿足創(chuàng)造性要求的特征的實用新型專利，也將通過初審而獲得授權；而一旦進入無效程序、被質疑創(chuàng)造性，這樣的實用新型則可以借助于方法特征維持權利有效。這相當于間接通過實用新型來保護了僅是方法改進的技術方案。
還有觀點提出，針對實用新型權利要求中的方法特征，如果在審查階段被不予考慮，而在侵權判定階段卻將其作為對于保護范圍的限定予以考慮，這種前后的不一致可能造成對專利權人的不公平。
上述觀點實際上都關系到對于實用新型權利要求中方法特征的定性問題。這一定性問題可以從實用新型的保護客體的法律規(guī)定出發(fā)來進行分析。
不難發(fā)現，實用新型所保護的是針對產品形狀、構造或其結合的改進，由此，不論是新穎性還是創(chuàng)造性的評判，都應圍繞形狀、構造這一類型來進行。針對上述第一個觀點，即使實用新型權利要求中的形狀、構造能夠使其通過新穎性的審查從而使其獲得專利權，但當其進入無效階段被質疑創(chuàng)造性時，如果其形狀、構造不足以滿足創(chuàng)造性的要求，此時，方法的改進是不應被加以考慮的。原因在于，這一方法的改進本身并不屬于實用新型保護客體中所保護的改進類型，不應是針對實用新型這一保護類型審查其是否存在改進時的考慮對象。
這類似于一些針對涉及智力活動規(guī)則的方案的創(chuàng)造性判斷。在涉及智力活動規(guī)則和方法的一些方案中，如果該方案和現有技術的區(qū)別僅僅在于智力活動規(guī)則本身，那么，在創(chuàng)造性的評判中會以該方案并未提供技術性貢獻為由，而對該區(qū)別不予考慮，這種“不予考慮”的原因在于這樣的區(qū)別并非是技術上的區(qū)別，即，并非是作為專利保護客體的技術方案所應具備的“技術”上的區(qū)別。同樣，對于實用新型的創(chuàng)造性評判也可以類似方式來進行。如果在方案的創(chuàng)造性評判中，其和現有技術的區(qū)別僅僅在于方法特征，那么，由于這個特征并不屬于實用新型所保護的“形狀、構造”方面的改進，因此，在以實用新型作為客體的這一大背景下，方法特征自然也不應作為實用新型的改進而被加以考慮。由此，實際上僅僅是方法改進的方案，最終仍然無法通過創(chuàng)造性的審查，從而無法獲得實用新型專利權，這將使得申請人通過實用新型來實際保護僅僅是方法改進的方案的目標無法實現。
由此又產生了第二個問題：在初審或確權過程中對于實用新型的方法特征不予考慮，而在專利侵權判定中卻要對方法特征加以考慮。但事實上，這樣的矛盾并不存在，原因在于所謂的“考慮”在上述兩個階段中的實際含義是不同的。
在審查階段的“不予考慮”，如前文所述，是對方法特征是否足以構成貢獻的“考慮”，其是針對是否滿足“貢獻”這一屬性上的要求的判斷。這種判斷，并不會因為其不屬于“貢獻”從而否定相應特征在權利要求中的存在。舉例來說，在創(chuàng)造性評判中，某一特征如果被對比文件公開，其不會被作為“貢獻”而被加以考慮，但這不意味著否認該特征在權利要求中的存在。在實用新型的創(chuàng)造性評判中同樣如此。如果方法特征由于并非屬于形狀、構造的改進而被不予考慮，這實際上是對其“貢獻”的否定，這種否定和基于對比文件的公開而對于特征在“貢獻”上的否定，從性質上來說是一樣的。由此，在審查階段對于實用新型權利要求中方法特征的不予考慮，實際上并沒有否認該特征在權利要求中的存在，這種“不予考慮”只是創(chuàng)造性評判中對“貢獻”有無的“不予考慮”，不是對特征存在與否的“不予考慮”。
而在專利侵權判定中，對實用新型中方法特征的“考慮”，則是對特征存在與否的考慮，其所考慮的是權利要求的公示性，對于權利要求中所具有的各個特征，都應在確定保護范圍時予以考慮。基于之前的分析，在實用新型審查階段，對于方法特征的“不予考慮”并非是不考慮該特征存在，因此，侵權階段中對于該特征的考慮自然也就不構成矛盾了。
某種意義上來說，實用新型審查階段對于方法特征的不予考慮，實際上是申請人本身應該就保護類型選擇不當所應承擔的正常風險。在實用新型保護客體已經明確為針對產品形狀、構造所提出的方案的情況下，申請人如果還想依賴于對方法的改進來獲得實用新型的權利，顯然是不恰當的，這種風險應該是基于其錯誤的認識而應由其自身承擔的。但這種風險僅僅是方案是否提供了新穎性、創(chuàng)造性方面貢獻的授權風險，而非是保護客體層面的授權風險。如果申請人并非想基于方法特征的改進來獲得實用新型專利權，而是仍然基于產品形狀、構造的改進來獲得專利權，那么，并不應以申請人采用方法特征對實用新型保護范圍所進行的限定，而將該方案排除于實用新型的保護客體之外。
三、放寬實用新型保護客體的建議
結合實用新型保護的立法本意，以及當前技術的發(fā)展、變化，實用新型的保護客體應該予以放寬，而這種放寬可以通過對于產品的“形狀、構造”定義的進一步擴展來得以實現。
具體而言，可以考慮將以計算機程序所實現的功能窗口納入到產品的“形狀”的定義中，而將多個功能窗口之間的相互功能聯系納入到產品的“構造”定義中，從而將以計算機程序實現的功能窗口集納入到實用新型所保護的“產品”范疇中，實現對于這種看得到、摸得著、更新迭代速度快、創(chuàng)造性高度不高但具有實用價值的小發(fā)明的保護。
筆者提出上述建議的出發(fā)點在于：
（一）實用新型制度的起源追溯
實用新型制度在某些國家（例如德國）的起源可以追溯到外觀設計。一些產品并非僅僅是基于美感的設計，其改變雖不能達到發(fā)明的創(chuàng)造性高度，但具有相當的實用價值，實用新型便是針對這類產品的保護類型。
從實用新型可追溯至外觀設計的背景出發(fā)，考慮到我國已經針對計算機圖形用戶界面（GUI）提供外觀設計保護，將計算機圖形用戶界面所包括的多個功能窗口集合納入實用新型保護的產品范疇，也是自然且可行的。應該認識到，GUI中所包括的功能窗口集，在有些情況下的設計出發(fā)點是技術功能的實現，而非出于美感所進行的設計。由此，基于實用新型對外觀設計在保護上的補充作用，有必要將那些GUI中出于功能考慮而非美感考慮所設計的功能窗口，也納入實用新型所保護的形狀、構造范疇內。
（二）GUI中功能窗口集符合實用新型的保護特點
相比于機械結構類產品而言，軟件產品的更新迭代速度更快，其在競爭的時效性要求上更高。因此，軟件產品對于快速保護有更高的需求，而這一需求恰恰是實用新型這一保護類型所能提供的。從實用新型授權快的特點出發(fā)，有必要針對軟件產品中的功能窗口集提供實用新型產品的保護。
實用新型的另一個特點在于其保護的是看得到、摸得著的產品。一方面，如前所述，實用新型源自對于外觀設計保護的補充；另一方面，公眾也可以基于對于對當前可直觀感受到的產品的認識，而對實用新型專利權到底是否有效做出自己的判斷。可以說，實用新型“看得到、摸得著”的特點，使得其僅經過初審即可獲得授權成為可能。軟件產品中的功能窗口當然同樣具備上述的“看得到”的特點，其對于審查員、公眾來說都是直觀且易于感知的，從這個特點來說，將軟件產品中的功能窗口集納入實用新型的保護客體中，從審查以及公眾判斷的角度來說是可行的，不會和現行的實用新型審查標準相矛盾，也不會對公眾對于實用新型的權利穩(wěn)定性的認知造成新的障礙。