現有法律框架未明確規定外觀設計專利適用禁止反悔原則，筆者認為，在侵權訴訟中可以結合權利人在授權確權程序的限制性陳述，確定區別設計特征在涉案專利中的權重，從而防止權利人在不同程序中兩頭得利，達到禁止反悔的效果。在此通過案例略作解析。

　　案情簡介

　　謝某某擁有一項名稱“杯子（牛奶杯）”的外觀設計專利。他認為T公司生產銷售的一款奶茶產品包裝瓶侵犯其專利權，因此向T公司發送《律師函》，聲稱T公司未經授權實施謝某某享有的外觀設計專利，依法已經涉嫌構成侵犯專利權，應當承擔相應的法律責任。

　　T公司收到此函后與謝某某進行多次協商，但均沒能使其停止對T公司及經銷商的干擾行為。之后T公司不得不于2016年4月21日委托律師回復律師函，催告謝某某停止干擾行為，盡快行使訴權。

　　謝某某以T公司在杭州銷售被訴侵權產品為由，于2016年5月向浙江省杭州市中級人民法院起訴T公司奶茶產品包裝瓶侵害其第ZL201430277427.7號外觀設計專利權。T公司針對該專利提起無效宣告請求，專利復審委根據權利人的具體陳述，作出維持涉案專利有效的審查決定。隨后，謝某某于2017年2月16日向法院提出撤訴申請，杭州中院據此裁定準許其撤回起訴。

　　謝某某雖然撤回了訴訟，但仍在以向地方知識產權局投訴經銷商的方式，干擾T公司及經銷商的正常生產經營，而T公司的奶茶產品包裝瓶是否構成侵權未經法定程序認定。為此，T公司向杭州市中級人民法院提起確認不侵權之訴，請求確認T公司奶茶產品包裝瓶未落入被告專利的保護范圍，不構成對被告專利權的侵犯，同時提出謝某某在無效程序中存在限制性陳述，而在侵權訴訟中不應對其限制性陳述再行反悔。 法院判定

　　該案一審、二審法院均認定被訴產品與涉案專利不近似，未落入涉案專利的保護范圍，二者認定的理由也基本相同：

　　1、 根據現有設計和專利權人在無效程序的陳述及無效決定的相關認定，確定涉案專利的設計特征是：杯蓋的形狀和提手環的設計；

　　2、對于權利人強調的提手環功能設計問題，認為提手環雖然有一定的實用功能，但是提手環的形狀可以有多種設計，涉案專利的提手環整體上具有一定美感，消費者不僅會關注其功能，還會關注其形狀上的美感，不屬于主要由技術性功能決定的功能性設計；

　　3、將被訴產品與涉案專利的各視圖進行比對，二者的主要區別在于被訴產品缺少涉案專利的設計特征，上述區別設計足以對被訴產品的整體視覺效果產生顯著影響，使之與涉案專利在整體效果上產生實質性差異。根據外觀設計“整體觀察，綜合判斷”的比對原則，被訴產品未落入涉案專利的保護范圍。

　　律師觀點

　　在該案中主要涉及外觀設計近似性的判斷，尤其是區別設計特征的認定問題。在區別技術特征的認定上，考慮了專利權人在無效階段的意見陳述和無效決定對此的認定。專利權人在侵權訴訟階段試圖推翻無效階段的意見陳述，法院并未予以接收。

　　外觀設計的侵權判斷，主要判斷依據是《專利法》第五十九條第二款和《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第八至十一條，該司法解釋第十一條規定“人民法院認定外觀設計是否相同或者近似時，應當根據授權外觀設計、被訴侵權設計的設計特征，以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷；對于主要由技術功能決定的設計特征以及對整體視覺效果不產生影響的產品的材料、內部結構等特征，應當不予考慮。下列情形，通常對外觀設計的整體視覺效果更具有影響：（一）產品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位；（二）授權外觀設計區別于現有設計的設計特征相對于授權外觀設計的其他設計特征。被訴侵權設計與授權外觀設計在整體視覺效果上無差異的，人民法院應當認定兩者相同；在整體視覺效果上無實質性差異的，應當認定兩者近似。”

　　該規定可以概括為：“整體觀察、綜合判斷”，以及“二排除、二要部”。“二排除”即功能性設計特征和非視覺設計特征排除，“二要部”即可直接觀察部位和區別設計特征是影響整體視覺效果的重要部位。

　　一、被訴產品是否近似首先應當根據“整體觀察、綜合判斷”原則進行判斷

　　外觀設計近似性判斷，前提是要確定被訴產品與涉案專利產品二者屬于近似類別，如果類別不同，即使二者的形狀、圖案等外觀設計要素近似也不構成近似的外觀設計。例如，最高院在（2012）民申字第41號裁定書中認為，涉案專利是“餐具用貼紙（檸檬）”，被訴侵權產品是玻璃杯，雖然使用的外觀設計圖案近似，但二者用途不同，不屬于相同或相近種類產品，不構成近似外觀設計[i]。

　　在確定被訴產品與涉案專利產品屬于類別近似的產品后，近似性的判斷首先要判斷二者整體上是否近似。以二者整體視覺效果判斷是否存在實質性差異，即以二者整體上的形狀、圖案或與色彩的結合是否存在視覺上的差異，而不是僅從局部細節的差別判斷二者是否整體上近似。

　　其次，近似性的判斷還要綜合考察外觀設計各個設計要素與現有設計的關系。外觀設計專利，主要體現為其不同于現有設計的創新性，在我國外觀設計專利制度沒有規定保護局部外觀設計的情況下，外觀設計專利既要保護整體創新的外觀設計，也要保護局部改進的外觀設計，即類似于保護發明、實用新型的改進型專利，綜合考慮外觀設計區別于現有設計的設計特征對外觀設計專利的貢獻，確定其在外觀設計近似性判斷時的考察權重。因此外觀設計的整體觀察、綜合判斷不能忽略現有設計對其保護范圍的影響。筆者認為，司法解釋規定的與現有設計區別特征的重點考量，既是對局部改進的外觀設計保護范圍的限制，也是對局部改進的外觀設計專利所做貢獻的保護，同時也能限制權利人的不當解讀。在本案中，涉案外觀設計專利雖然保護的是牛奶杯整體，但是作為外觀設計主體的瓶體采用了現有設計的瓶體，因此法院認為其區別于現有設計的區別設計特征是杯蓋和提手環，其中提手環在整體上占牛奶杯空間比例雖然很小，但是在整體的視覺效果上體現的權重卻更大，因此在考量了現有設計的影響因素后，二者整體上是不近似的。

　　再次，外觀設計近似性的判斷還要排除非視覺設計特征的影響，包括功能性設計特征及不影響外觀設計的材料特征和內部設計特征。最高院（2012）行提字第14號判決書中指出，功能性設計特征的判斷標準并不在于該設計特征是否因功能或技術條件的限制而不具有可選擇性，而在于在一般消費者看來，該設計特征是否僅僅由特定功能所決定，從而不需要考慮該設計特征是否具有美感[ii]。功能性設計特征等非視覺特征在外觀設計中因其設計重點不在于視覺美感的設計，而是技術功能的實現，與需考慮美感的設計特征具有不同的設計維度和設計重點，對外觀設計的美感上的創新設計沒有貢獻，因此在外觀設計的近似性判斷中應不予考慮。

　　二、在區別設計特征的認定上，需要考慮在授權、確權程序中專利權人的意見陳述和審查員的官方認定，即在外觀設計專利侵權訴訟中同樣需要考慮禁止反悔的問題

　　最高院在法釋（2009）第21號第六條規定“專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。”該規定是針對發明和實用新型專利在授權、確權過程中權利人的限制性修改或陳述，而禁止其在侵權訴訟中反悔，從而兩頭獲利，故又稱“禁止反悔原則”。

　　然而，禁止反悔原則是否適用于外觀設計專利，在該司法解釋中并未明確規定。有學者認為，禁止反悔原則實際上是對等同原則的一種限制，是等同原則之下的一個侵權判定原則，既然外觀設計侵權判定不能適用等同原則，當然也不應該適用禁止反悔原則[iii]。

　　對此筆者認為，前述司法解釋規定了“禁止反悔原則”，其目的在于禁止專利權人將在專利授權或者無效程序中通過修改或者意見陳述所表明的不屬于其專利權保護范圍的內容，在侵權訴訟中重新納入專利權的保護范圍，從而“兩頭得利”，損害公眾利益。因此，適用禁止反悔原則以對權利要求的保護范圍予以必要的限制，合理確定專利權的保護范圍，體現了專利法平衡專利權人和社會公眾利益的立法意圖。然而，專利權人在專利授權、確權程序中所作的限制性陳述，縮小了涉案專利的保護范圍以維護專利權利的穩定性，而在侵權訴訟中又將放棄的保護范圍重新納入涉案專利保護范圍的情況，不僅在發明、實用新型專利侵權訴訟中存在，在外觀設計專利侵權訴訟中同樣存在。

　　如本案所涉專利，在無效程序中，在與現有設計比對時，權利人主張涉案專利設計要點及與現有設計的區別主要體現在杯蓋和提手環上，而上述部分為一般消費者所關注，會對杯子的整體視覺效果產生顯著影響，復審委的無效審查決定對此也予以確認，從而維持了涉案專利有效。然而在侵權訴訟中，權利人又主張被訴產品與涉案專利的區別僅在提手環的有無，而提手環在整體中所占比例較小，對整體視覺效果影響較小，且帶有一定的功能性，因而被訴產品與涉案專利近似。權利人兩頭得利意圖明顯，導致社會公眾對涉案專利保護范圍信賴利益的喪失。

　　筆者認為，在外觀設計專利侵權判定中雖然不存在等同侵權的判定，但是存在相同、相近似的判定。相近似判定包括與外觀設計專利實質相同或相似的判定，二者實際上相當于外觀設計相同侵權判定基礎上保護范圍的外延，比照發明、實用新型等同侵權的判定，近似性的判定類似于等同侵權的判定。而且如前所述，在實踐中也存在外觀設計專利權人兩頭得利的操作，存在對公眾利益損害事實，有必要對這種不當行為予以規制。

　　在本案的一審和二審判決書中，雖然沒有明確適用禁止反悔原則確定涉案專利的保護范圍，但是在確定涉案專利的保護范圍和相對于現有設計的區別設計特征時，確實考慮了權利人關于涉案專利的限制性陳述，將權利人在無效程序中強調的與現有設計相區別的設計特征予以重點考量，并依據被訴產品不具有該區別設計特征，做出被訴侵權產品未落入涉案專利的保護范圍的認定。

　　該判決也給我們一定的啟發：在現有的法律框架沒有明確規定外觀設計專利適用禁止反悔原則的情況下，在侵權訴訟中結合法釋（2009）21號第11條的規定，在確定涉案專利與現有設計的區別設計特征時，可以結合權利人在授權、確權程序的限制性陳述，確定區別設計特征在涉案專利中權重，從而實質性防止權利人在不同程序中兩頭得利，達到與適用禁止反悔原則同樣的效果。

　　參考文獻：

　　[i] 最高人民法院（2012）民申字第41號裁定書。

　　[ii] 最高人民法院（2012）行提字第14號判決書。

　　[iii] 程永順“淺議外觀設計侵權判定”，《知識產權》2004年第3期。