文/北京集佳知識產權代理有限公司 李宇航
近期，國內某客戶在以色列提交商標申請時，收到審查員依據以色列《商標條例》第11條第11款下發的駁回通知，認為申請商標包含姓氏，不得注冊。后續，我們通過提交爭辯及證據成功克服了該駁回，幫助申請商標順利在以色列獲權注冊。以色列《商標條例》將姓氏駁回與在先權利之姓名權駁回（第11條第8款）進行了分別規定，而兩種駁回的應對思路也存在不同。在此，筆者結合案例及相關法律規定，對涉及姓氏和姓名權駁回問題進行簡要分析，為客戶后續申請提供應對思路。
一、案例介紹
國際注冊號為1434431的第43類“
”商標指定以色列申請時，被審查員援引以色列《商標條例》第11條第11款規定駁回【1】。審查員認為該商標中的“RUCCI”部分為一姓氏，不得注冊。
審查員網絡檢索截圖
在收到該駁回通知后，考慮到申請商標還未在以色列投入使用，未能達到經過使用而獲得顯著性的標準，因此，我們從以下方面提交了復審爭辯：
1.申請商標除包含“RUCCI”部分外，首部的“De”部分也不能被忽略，商標整體并無姓氏含義，具有顯著性。申請商標對其指定的第43類服務，如“咖啡廳服務；自助餐廳服務；食堂服務”等服務具有顯著性，應該被核準注冊；
2.即使根據審查員觀點，將申請商標拆分為“De”和“RUCCI”兩部分，但“RUCCI”部分作為姓氏并不常見，在以色列更是很少被作為姓氏使用；
3.申請商標在世界范圍內進行了大量注冊，很少有國家基于商標包含姓氏的理由駁回商標注冊申請，以色列審查員可參考其他國家商標注冊情況，尤其是對商標申請進行實質審查的國家，如美國、新西蘭、中國、澳大利亞等，核準以色列商標申請。
同時，我們提交了以申請商標為關鍵詞進行的網絡檢索結果；申請商標在世界范圍內的注冊列表及部分國家的注冊證等證據以支持復審。提交復審3個月后，我們收到以色列官方通知，獲悉審查員同意了我們提交的復審理由，初步核準申請商標進入公告期。后續公告期經過，無第三方提出異議，申請商標順利獲得注冊。
二、案例分析
因為以色列《商標條例》將“包含姓氏的商標不得注冊”進行了專門規定，因此在審查實踐中，審查員一般會對申請商標進行網絡檢索，如果發現申請商標具有姓氏的含義，即使是非常少見的姓氏，也會下發駁回通知，要求申請人進行說明。除上述商標外，審查員在實踐中還曾對“KEMEI”，“Reno”等商標基于包含姓氏的理由下發了駁回。
從以色列《商標條例》的規定及審查實踐來看，應對“姓氏”駁回的主要思路如下：若申請商標已經在以色列投入實際使用且其使用形成了區別于姓氏的其他含義，則申請人可通過宣誓書形式提交使用證據進行復審。若申請人商標還未投入實際使用（我們認為此種情況為大部分申請商標面臨的實際情況），則需首先爭辯申請商標雖然具有姓氏的含義，但該商標作為姓氏較為罕見，尤其是在以色列很少作為姓氏使用或者根本沒有該姓氏；其次，以色列審查員對申請商標在《巴黎公約》成員國注冊情況認可度較高，尤其是對商標進行實質審查的國家。若申請商標已經在上述國家獲得注冊，則申請人可提供相關注冊證明以向審查員進行說明，要求審查員核準該國商標注冊。另外，在進行上述爭辯的同時，也需向審查員強調申請商標對申請的商品/服務具有顯著性，具有獲得注冊的資格，以增加復審把握。從以上角度提出復審，一般能夠說服審查員允許商標在以色列獲得注冊。
在世界范圍內，大部分國家商標法均規定了損害他人姓名權的商標不得注冊，同時，權利人也可以姓名權為基礎，異議、無效或者撤銷他人已申請/注冊商標。但只有極少數國家，如美國、以色列等，將“商標具有姓氏含義”單獨規定為一項駁回理由。
以我國為例，并無商標包含姓氏將被駁回的規定，而是規定了商標申請不得損害他人在先姓名權?！渡虡朔ā返?2條前半段規定了“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利”，其中，“在先權利”即指包括姓名權在內的著作權、名稱權、專利權、肖像權等權利。而判斷一商標申請是否構成損害他人在先姓名權，需同時滿足以下條件：（1）將他人姓名申請注冊商標未經姓名權人或其繼承人許可；（2）在相關公眾的認知中，申請商標文字指向該姓名權人；（3）申請商標的注冊給他人姓名權可能造成損害。如第14829108號第28類“溫瑞安群俠傳”商標被姓名權人溫瑞安以在先姓名權提出異議而不予核準注冊；第22162299號第14類“玉寶強”商標被姓名權人王寶強提出無效而失效等，上述案件均是以在先姓名權提出反對而獲得官方支持。
與中國類似，以色列《商標條例》也對與他人姓名權相同或者類似的商標申請進行了規定。以色列《商標條例》第11條第8款【2】規定，除非取得姓名權人的同意，否則包含商標權人姓名的商標申請不得注冊。在商標權人已死亡的情況下，審查員可自由裁量是否需征求其繼承人同意而準予商標注冊。
綜合以上，當申請人在以色列進行商標申請時，申請商標包含姓氏和包含他人姓名的駁回應對思路是不同的。若申請商標包含姓氏，則可通過提交使用證據、其他國家注冊情況及爭辯方式嘗試克服；但若申請商標包含他人姓名，則需取得姓名權人或者根據審查員要求取得繼承人同意。筆者認為此兩種不同的原因是因為姓氏并非指向單一的個體，而是指向使用該姓氏的所有人，所以其克服思路與一般的絕對理由克服思路無異。但由于姓名直接指向單一的個人，若在無姓名權人或者其繼承人同意的情況下允許第三人將其注冊為商標，無疑將會損害姓名權人所依法享有的姓名權。以色列《商標條例》將此兩種理由進行分別規定的原因也正在于此。因此，申請人商標在以色列駁回時，需區分姓名權駁回或者是姓氏駁回，針對不同駁回需采取不同的應對策略方能增加成功把握。
注釋
【1】除非經過使用獲得顯著性，則一般意義為地理或者姓氏的標志不能被注冊為商標。Art.11 The following marks are not eligible for registration:... ...(11) A mark whose ordinary signification is geographical or a surname，nless represented in a special manner or unless having a distinctive character within the meaning of Section 8(b) or 9；
【2】Art.11 The following marks are not eligible for registration:... ...(8) A mark on which the representation of a person appears，unless the consent of such person has been obtained；in the case of the representation of a deceased person，the Registrar shall request the consent of his survivors unless，in his opinion，reasonable grounds exist for not doing so；