文/北京市集佳律師事務(wù)所 戈曉美
技術(shù)開(kāi)發(fā)合同包括委托開(kāi)發(fā)合同和合作開(kāi)發(fā)合同，其標(biāo)的是指當(dāng)事人在訂立合同時(shí)尚未掌握的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新品種或者新材料及其系統(tǒng)，即新的技術(shù)成果。這些新的技術(shù)成果包括專利申請(qǐng)、專利、技術(shù)秘密、計(jì)算機(jī)軟件、集成電路布圖設(shè)計(jì)、植物新品種等。
由于在技術(shù)開(kāi)發(fā)合同訂立之初，所開(kāi)發(fā)的技術(shù)成果尚未產(chǎn)生，各合作方對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)多會(huì)采用各方共有、共同行使的約定。該約定看似公平合理、簡(jiǎn)單易行，且在合同訂立之初容易在各方之間達(dá)成合意，但在實(shí)踐中，共有權(quán)的實(shí)施、許可、轉(zhuǎn)讓、放棄、侵權(quán)糾紛的處理以及專利權(quán)的維護(hù)等方面容易產(chǎn)生爭(zhēng)議。
一、共有權(quán)利行使的一般規(guī)則
技術(shù)開(kāi)發(fā)合同的技術(shù)成果的歸屬及利益分配遵循意思自治及公平分享的原則，約定優(yōu)先，有約定的從其約定。對(duì)于沒(méi)有約定或者約定不明的情況，權(quán)利的行使規(guī)則可參考《民法典》第859-861條，《最高院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋（2020修正）》第20-21、46條，《專利法》第15條（新修《專利法》第14條）、《著作權(quán)法》第14條、《集成電路布圖設(shè)計(jì)保護(hù)條例實(shí)施細(xì)則》第10條等。根據(jù)這些法律法規(guī)，可將技術(shù)開(kāi)發(fā)合同產(chǎn)生的新的技術(shù)成果的權(quán)屬及利益分配規(guī)則歸納如下：
（一）關(guān)于專利申請(qǐng)
（1）委托開(kāi)發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造，申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于研究開(kāi)發(fā)人；
（2）合作開(kāi)發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造，申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于合作開(kāi)發(fā)的當(dāng)事人共有；
（3）合作開(kāi)發(fā)的一方當(dāng)事人不同意申請(qǐng)專利的，其他各方不得申請(qǐng)專利。
（二）關(guān)于專利權(quán)的行使
（1）委托開(kāi)發(fā)的研究開(kāi)發(fā)人取得專利權(quán)的，委托人可以依法實(shí)施該專利；
（2）共有專利權(quán)人僅可單獨(dú)實(shí)施專利；
（3）共有人一方如不具備獨(dú)立實(shí)施專利的條件，可給他人發(fā)放普通許可，許可使用費(fèi)應(yīng)在共有人之間分配；
（4）共有專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓、獨(dú)占許可或排他許可、放棄應(yīng)當(dāng)取得全體共有人同意；
（5）共有專利權(quán)的維護(hù)，包括專利申請(qǐng)的提交、年費(fèi)的按時(shí)繳納，以及授權(quán)后應(yīng)對(duì)可能的專利無(wú)效請(qǐng)求的答辯、專利權(quán)保護(hù)范圍的修改等事宜，應(yīng)當(dāng)取得全體共有人的同意；
（6）共有人一方轉(zhuǎn)讓其共有權(quán)的，其他共有人優(yōu)選受讓。
（三）關(guān)于技術(shù)秘密成果
（1）沒(méi)有明確約定時(shí)，可以補(bǔ)充協(xié)議；
（2）不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照合同相關(guān)條款或交易習(xí)慣確定；
（3）仍不能確定歸屬時(shí)，當(dāng)事人可以不經(jīng)對(duì)方同意而自己使用技術(shù)秘密；
（4）合同當(dāng)事人如不具備獨(dú)立實(shí)施技術(shù)秘密的條件，可給他人發(fā)放普通使用許可的權(quán)利，并獨(dú)占所獲利益；
（5）技術(shù)秘密成果的轉(zhuǎn)讓、獨(dú)占許可或排他許可，應(yīng)當(dāng)取得其他當(dāng)事人的同意或者追認(rèn)；
（6）在向委托人交付開(kāi)發(fā)成果之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三人。
（四）關(guān)于軟件著作權(quán)等
軟件著作權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)、植物新品種共有專有權(quán)的行使，與專利共有權(quán)類似。
二、普通實(shí)施許可是否應(yīng)當(dāng)取得全體共有人的同意？
根據(jù)上述共有權(quán)行使的一般規(guī)則，共有權(quán)利人可以有條件地單獨(dú)行使權(quán)利：共有權(quán)的轉(zhuǎn)讓、獨(dú)占許可或者排他許可，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)全體共有人的一致同意；對(duì)于普通實(shí)施許可，則無(wú)須經(jīng)全體共有人協(xié)商一致，以下案例確定了解決普通實(shí)施許可未能協(xié)商一致導(dǎo)致糾紛時(shí)，應(yīng)當(dāng)參照“無(wú)正當(dāng)理由不得阻止原則”。
在史凈泉與魏翠蘭、楊郁文等侵害植物新品種權(quán)糾紛案件中，江蘇省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為：至于共有人對(duì)外發(fā)放普通實(shí)施許可是否必須經(jīng)全體共有人協(xié)商一致，相關(guān)規(guī)定并不十分清晰，《專利法》第十五條也只是規(guī)定有約定的從約定，沒(méi)有約定的，共有人可以普通許可方式許可他人實(shí)施該專利，而對(duì)于是否需要共有人協(xié)商一致并沒(méi)有作出規(guī)定。但值得關(guān)注的是，《著作權(quán)法實(shí)施條例》第九條規(guī)定：“合作作品不可以分割使用的，其著作權(quán)由各合作作者共同享有，通過(guò)協(xié)商一致行使；不能協(xié)商一致，又無(wú)正當(dāng)理由的，任何一方不得阻止他方行使除轉(zhuǎn)讓以外的其他權(quán)利，但是所得收益應(yīng)當(dāng)合理分配給所有合作作者。”該條款所確定的對(duì)作品共有權(quán)人行使共有權(quán)“無(wú)正當(dāng)理由不得阻止原則”，對(duì)于促使共有人協(xié)商行使共有權(quán)具有法律指引作用，可作為解決共有人對(duì)外發(fā)放普通實(shí)施許可未能協(xié)商一致所致糾紛時(shí)的法律參照。
誠(chéng)如本案判決書(shū)中所論述的，當(dāng)專有權(quán)處于共有狀態(tài)下，不同的許可方式在共有人之間會(huì)產(chǎn)生不同的影響。獨(dú)占實(shí)施許可將直接排除其他共有人的自行實(shí)施權(quán)及對(duì)外發(fā)放普通許可的權(quán)利；排他實(shí)施許可則直接排除其他共有人對(duì)外發(fā)放普通許可的權(quán)利，同時(shí)亦可能使是否已經(jīng)排除其他共有人的自行實(shí)施權(quán)產(chǎn)生爭(zhēng)議；普通實(shí)施許可盡管并不影響共有權(quán)人的自行實(shí)施以及對(duì)外發(fā)放普通許可，但亦有可能潛在地影響共有權(quán)人以專有權(quán)投資或與他人合作等實(shí)現(xiàn)更大收益的商業(yè)機(jī)會(huì)。由此可見(jiàn)，當(dāng)共有人許可他人實(shí)施專有權(quán)時(shí)，則無(wú)論采取何種性質(zhì)的許可，對(duì)其他共有人的利益都可能產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響或重要影響。因此，在共有人許可他人的情形下，將極易導(dǎo)致共有人之間以及共有人與被許可人之間實(shí)施權(quán)的沖突。
三、共有人一方單獨(dú)提起侵權(quán)訴訟是否應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)全體共有人同意？
針對(duì)侵權(quán)行為提起訴訟是專利共有人行使專利的必然需求，實(shí)踐中有以下幾種情形：
情形一：共有人一方明確授權(quán)另一方共有人單獨(dú)提起訴訟；
情形二：共有人一方明確表示放棄訴訟權(quán)利，另一方共有人單獨(dú)起訴；
情形三：共有人一方不同意訴訟又不放棄訴訟權(quán)利的，另一方共有人單獨(dú)起訴。
對(duì)于前兩種情形，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為，另一方的單獨(dú)起訴行為已經(jīng)得到了全體共有權(quán)人的一致同意，其具有訴訟的主體資格。第三種情形則較為復(fù)雜，現(xiàn)行法律法規(guī)尚未對(duì)其給出明確的答案。
（一）學(xué)理上的爭(zhēng)論
觀點(diǎn)一：非經(jīng)全體共有人同意，共有權(quán)利人一方不得單獨(dú)提起訴訟
持該觀點(diǎn)者主要有以下三個(gè)理由：
第一，根據(jù)《專利法》第15條，除單獨(dú)實(shí)施和以普通方式許可他人實(shí)施外，行使共有專利權(quán)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)全體共有人的同意。2019年12月國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《專利侵權(quán)糾紛行政裁決辦案指南》第二章“辦案程序”第一節(jié)“案件受理與審查”規(guī)定：“專利權(quán)糾紛有下列情形之一的，有關(guān)單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)共同參加案件的處理：（1）涉案專利權(quán)有2個(gè)以上專利權(quán)人的，全體共有專利權(quán)人為共同請(qǐng)求人，部分共有專利權(quán)人明確表示放棄有關(guān)實(shí)體權(quán)利的除外。” 對(duì)侵犯專利權(quán)的行為進(jìn)行起訴是行使專利權(quán)的基本方式，因此，共有專利權(quán)人單獨(dú)提起專利訴訟，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)全體共有人同意。
第二，共有權(quán)利人行使的是專利權(quán)整體，共有人一方單獨(dú)提起的侵權(quán)訴訟將直接或者間接地對(duì)共有人權(quán)益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。例如，在專利侵權(quán)訴訟中，原告的舉證能力是否足夠，訴訟準(zhǔn)備是否充分，均將對(duì)侵權(quán)訴訟中侵權(quán)與否以及所能夠獲得的損害賠償金具有重要影響。另外，針對(duì)專利侵權(quán)訴訟的權(quán)利基礎(chǔ)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，是侵權(quán)訴訟中被訴侵權(quán)人通常會(huì)采取的反制手段。如果被訴侵權(quán)人對(duì)共有專利權(quán)的效力提出挑戰(zhàn)，則有可能威脅其他專利權(quán)共有人的利益，而其他共有人將不得不支付相應(yīng)的訴訟成本和時(shí)間成本進(jìn)行專利無(wú)效答辯。
第三，如果允許共有人單獨(dú)啟動(dòng)侵權(quán)訴訟，則有可能出現(xiàn)多個(gè)共有人分別在不同法院針對(duì)同一侵權(quán)行為提起多個(gè)侵權(quán)訴訟案件，最直接的后果是：同一被訴侵權(quán)人因同一侵權(quán)行為受到多次追訴，多次承擔(dān)賠償責(zé)任，這可能導(dǎo)致同案不同判以及司法資源浪費(fèi)的問(wèn)題。另外，由于目前對(duì)于損害賠償尚無(wú)法做到精確計(jì)算，在較多地適用法定賠償?shù)那闆r下，允許共有權(quán)人單獨(dú)啟動(dòng)侵權(quán)訴訟還會(huì)導(dǎo)致重復(fù)賠償?shù)膯?wèn)題。
觀點(diǎn)二：即便未取得共有人一致同意，部分共有專利權(quán)人仍有權(quán)單獨(dú)提起侵權(quán)訴訟。
持該觀點(diǎn)者主要有以下三個(gè)理由：
第一，共有制度沒(méi)有限制共有人單獨(dú)提起侵權(quán)訴訟。《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>的解釋》第72條規(guī)定：“共有財(cái)產(chǎn)權(quán)受到他人侵害，部分共有權(quán)人起訴的，其他共有權(quán)人為共同訴訟人。”在傳統(tǒng)民法領(lǐng)域，各共有人平等地對(duì)共有物享受權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)，共同共有人的權(quán)利及于整個(gè)共有財(cái)產(chǎn)，行使全部共有權(quán)。當(dāng)共有物受到第三方妨礙時(shí)，各共有人均可代表全體共有人提起物上請(qǐng)求權(quán)以排除妨害。共有制度沒(méi)有限制共有人單獨(dú)提起侵權(quán)訴訟。
第二，專利共有人提起的侵權(quán)訴訟不是必要共同訴訟。由于客體的無(wú)形性，專利共有人單獨(dú)提起訴訟時(shí)并不存在不可分割的利益，因而沒(méi)必要強(qiáng)求專利共有人全體必須共同實(shí)施訴訟行為。
第三，部分共有人針對(duì)侵權(quán)行為單獨(dú)提起訴訟，不會(huì)妨礙其他共有人的合法權(quán)益。比如要求侵權(quán)人停止侵權(quán)行為，反而有利于所有共有人對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的實(shí)施和保護(hù)；至于侵權(quán)損害賠償金，只要在其他共有人之間進(jìn)行利益分配即可。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>的解釋》第七十四條【1】的規(guī)定，在部分共有人單獨(dú)起訴時(shí)，人民法院應(yīng)當(dāng)通知其他當(dāng)事人參加訴訟，當(dāng)事人明確表示放棄實(shí)體權(quán)利的，可以不予追加。如此將能夠避免觀點(diǎn)1提到的同案不同判、重復(fù)賠償?shù)人痉ㄙY源浪費(fèi)問(wèn)題。
（二）司法及行政實(shí)務(wù)操作上的處理
案例一：在深圳市漢家科技有限公司與深圳市富立足科技有限公司侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛一案中，深圳市中級(jí)人民法院一審[（2018）粵03民初3626號(hào)]認(rèn)為：“深圳市漢家科技有限公司……其作為涉案專利的共有權(quán)人，在提起本案訴訟之前，并未與另一共有權(quán)人達(dá)成合意。依據(jù)《專利法》第十五條第二款之規(guī)定，原告訴訟主體并不適格，對(duì)其起訴依法應(yīng)予駁回。”但廣東省高級(jí)人民法院二審[（2020）粵民終999號(hào)]糾正了這一觀點(diǎn)，其認(rèn)為：“原審法院認(rèn)定原告訴訟主體不適格，裁定駁回深圳市漢家科技有限公司的起訴結(jié)果正確，但依據(jù)《專利法》第十五條第二款之規(guī)定，屬于適用法律錯(cuò)誤，本院予以糾正。《專利法》是實(shí)體法，其第十五條第二款之規(guī)定不能限制專利權(quán)共有人單獨(dú)提起侵權(quán)訴訟的權(quán)利。訴訟主體是否適格，應(yīng)根據(jù)《民事訴訟法》第一百一十九條【2】的規(guī)定予以審查。”
案例二：在北京冠圖信息技術(shù)有限公司分別針對(duì)搜狗公司、百度公司以及高德公司提出的涉及“內(nèi)嵌于移動(dòng)終端的手機(jī)地圖移動(dòng)終端平臺(tái)”發(fā)明專利侵權(quán)糾紛處理請(qǐng)求中，中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司與北京冠圖信息技術(shù)有限公司為涉案發(fā)明專利的共同專利權(quán)人。該案中，北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局向中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司發(fā)出追加第三人通知書(shū)等文件。第三人中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司最終缺席審理，但不影響北京知產(chǎn)局作出相關(guān)處理決定。
四、總結(jié)
本文討論了共有權(quán)利行使的一般規(guī)則，共有權(quán)的轉(zhuǎn)讓、獨(dú)占實(shí)施許可或排他實(shí)施許可均必須經(jīng)過(guò)全體共有人的一致同意，而對(duì)于普通實(shí)施許可則無(wú)正當(dāng)理由不得阻止，或者說(shuō)，共有人可以在一方不同意的情況下實(shí)施普通許可，加之共有權(quán)人可以單獨(dú)行使訴權(quán)，在共有權(quán)許可的情形下，將容易導(dǎo)致共有人與被許可人之間實(shí)施權(quán)的沖突。
基于此，在涉及共有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)利行使中，筆者提出如下幾點(diǎn)提示：
第一，約定優(yōu)先，盡量在訂立合同之初對(duì)后續(xù)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行清楚完整的約定；
第二，明確約定普通實(shí)施許可是否需要經(jīng)過(guò)其他共有人的同意，或者至少應(yīng)當(dāng)通知獲得普通實(shí)施許可的被許可人相關(guān)信息；
第三，明確約定獨(dú)占、排他或者普通許可費(fèi)的分配規(guī)則等；
第四，在共有人一方單獨(dú)起訴時(shí)，首先需要核查與其他共有人是否就起訴維權(quán)進(jìn)行過(guò)單獨(dú)約定；如沒(méi)有特殊約定，則需要詢問(wèn)其他共有人是否同意啟動(dòng)訴訟；
第五，建議對(duì)于共有專利權(quán)維護(hù)的各具體事宜，應(yīng)作出明確的分工和安排。如果僅僅概括地約定共同行使，則在實(shí)際操作中有可能會(huì)產(chǎn)生混亂，甚至導(dǎo)致貽誤重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
注釋
【1】《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>的解釋》第七十四條：人民法院追加共同訴訟的當(dāng)事人時(shí)，應(yīng)當(dāng)通知其他當(dāng)事人。應(yīng)當(dāng)追加的原告，已明確表示放棄實(shí)體權(quán)利的，可不予追加；既不愿意參加訴訟，又不放棄實(shí)體權(quán)利的，仍應(yīng)追加為共同原告，其不參加訴訟，不影響人民法院對(duì)案件的審理和依法作出判決。
【2】《民事訴訟法》第119條規(guī)定，起訴必須符合下列條件：（一）原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；（二）有明確的被告；（三）有具體的訴訟請(qǐng)求和事實(shí)、理由；（四）屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。