文/北京集佳知識產權代理有限公司 隋丹丹
本文簡單介紹了美國專利法對非顯而易見性的審查標準演變，結合幾個醫藥領域案例對其進行說明。
美國專利法第103條規定非顯而易見性如下：
35 U.S.C. 103 Conditions for patentability；non-obvious subject matter
A patent for a claimed invention may not be obtained，notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102，if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.
一、Graham et al.v.John Deere Co案
早在1850年，美國最高法院在 Hotchkiss v Greenwood 案中規定了一個簡單的指導原則，即一項發明只有在證明其比熟悉該行業的普通技術人員所擁有的創造力和技能更高的情況下才能獲得專利。該定義是模糊且抽象的。
直到1952年，美國專利法才頒布了三個單獨的條款來規定可專利性的基本條件。前兩個明確條件是第101條和第102條規定的新穎性和實用性，第三個是第103條中規定的非顯而易見性。這表明，對于相關領域的普通技術人員而言，除了新穎性和實用性之外，可專利性還取決于“非顯而易見性”。第103條的一個顯著特點是它與Hotchkiss中的模糊且抽象的“發明”不同，第103條明確強調了“非顯而易見性”。
1966年，最高法院在Graham v John Deere Co案中首次引入非顯而易見性的標準和方法：（1）確定現有技術的范圍和內容；（2）確定現有技術與要求保護的專利的權利要求之間的區別，從而確定非顯而易見性；（3）確定直接相關領域中普通技術人員的水平；（4）輔助考慮因素，如商業上的成功，長期需要但一直未解決的問題，他人的失敗等。
二、教導-啟示-動機（Teaching-Suggestion-Motivation）準則
Graham案之后，美國聯邦巡回上訴法院發展了一套教導-啟示- 動機準則，即TSM判斷準則。根據TSM 判斷準則，在“顯而易見性”的認定上，需要證明對比文獻提供了明確的教導、建議或啟示，并且該教導、建議或啟示足以讓本領域普通技術人員將各項現有技術進行組合，以獲得所保護的發明。由于其易于應用，后來在實踐中得到了廣泛應用。但是該準則也帶來一些問題，例如很多文獻不會明確記載相應教導或啟示，審查時也難以找到證據，這使得質疑顯而易見性變得困難，實質上降低了發明取得專利權的門檻，也是美國隨后出現專利權過多過濫等問題的根源之一。
三、KSR Int’l Co.v.Teleflex Inc.,550 U.S.398 (2007)案
KSR案涉及的專利為用于汽車油門控制的可調節踏板裝置，專利權人為Teleflex公司。2002年Teleflex公司起訴經營客車和輕型卡車腳控油門踏板裝置的KSR公司，稱其生產的可調節油門踏板裝置侵犯了上述專利權，而KSR反訴該專利權無效。美國聯邦巡回上訴法院依據TSM準則認為該專利有效。然而，美國最高法院認為，美國聯邦巡回上訴法院對于TSM準則的應用過于僵化，指出當存在解決某個問題的設計需求或者市場壓力，并且有一些有限的、可預測的解決方案時，本領域普通技術人員有充分理由在其所掌握的技術范圍內嘗試已知選擇。如果僅帶來了預料到的成功，那么它可能不是一種創新。最高法院在該案的審理中最終支持了KSR公司，撤消了美國聯邦巡回上訴法院的判決。
KSR 案判決后，美國專利商標局很快實施了新審查指南，規定了七種非顯而易見性的判斷原則。
（1）根據已知方法結合現有技術要素以獲得可預期結果
對此，美國專利商標局引用了Anderson’s-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 396 U.S.57 (1969)案。在Anderson’s-Black Rock中，專利權人在單個底盤上結合了現有技術鋪面設備的功能元素。由于專利權人的鋪面裝置與現有技術的不同之處僅在于單個底盤上的各種現有技術要素的組合，并且每個要素的組合都具有獨立的相同功能，因此最高法院根據第103條判定要求保護的發明為顯而易見的。
（2）已知要素簡單替代以獲得可預期結果
美國專利商標局援引 Ruiz v.AB Chance Co.,357 F.3d 1270（Fed. Cir.2004）案，指出如果替換的結果是可預測的，則僅通過將現有技術設備、方法或產品的元素替換為本領域中的另一個已知元素，權利要求不符合第35 U.S.C.103 條。在 Ruiz 案中，聯邦巡回法院認為，其專利是顯而易見的。
（3）使用公知技術以相同方式改善類似的設備、方法或產品
在 In re Nilssen，851 F.2d 1401 (Fed. Cir.1988) 中舉例說明了這一基本原理。該案例涉及用于熒光燈的鎮流器保護系統，其中兩個現有技術共同教導了要求保護的發明。第一個現有技術教導了使用控制裝置來保護類似于所要求保護的電路的逆變器電路。另一個現有技術教導了一種在高電流條件下禁用逆變器電路的方式。法院認定，將已知的用于禁用電路的技術的教導與保護系統相結合對本領域技術人員來說是顯而易見的，從而使要求保護的發明無效。
（4）使用公知技術改進已知的設備、方法或產品以產生可以預料的結果
美國專利商標局通過引用 Dann v.Johnston，425 U.S.219 (1976) 的案例證明了這一基本原理。Dann的方案是一個在支票上打印類別代碼的支票處理系統。這些類別代碼允許銀行向客戶提供按不同類別詳細說明客戶支出的報告。現有技術教導了使用支票上的打印數據進行日常處理以及在支票上打印帳號以跟蹤支出類別。通過添加印刷類別所做的改進產生了可預料的結果，因此該專利基于第35 U.S.C.103 條無效。
（5）“顯易嘗試”——從確定的有限數目的、可以預料的方案中選擇，并具有合理地可預期的成功
美國專利商標局引用了Alza Corp. v. Mylan Laboratories, Inc., 464 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2006) 的案例證明了該原理。在Alza案中，聯邦巡回法院設法解決了一種高度水溶性的藥物奧昔布寧的24小時緩釋制劑。現有技術包括教導與奧昔布寧同類別的其他高水溶性藥物的緩釋的專利；具有不同釋放速率的奧昔布寧緩釋制劑；與奧昔布寧同類藥物24小時緩釋普遍適用的方法。聯邦巡回法院以顯而易見性為由認定該專利無效，認為現有技術具有有限數量的實現預期結果的可能性。因此，嘗試以前已知的方法來實現高水溶性藥物的緩釋是顯而易見的。
（6）基于設計因素或市場動力的推動而使某一領域的公知技術發生改變以應用于相同領域或不同領域，如果這種改變對于本領域普通技術人員來說是可以預料的
KSR本身可應用此原理。在KSR中，現有技術包括幾個類似的設備。為實現要求保護的發明而對現有技術做出的改變是設計需要的結果。由于踏板組件市場已從線纜驅動系統轉向計算機控制系統，因此存在這種設計需求。此外，KSR引用的專利教導了Teleflex要求保護的每個要素。此外，本領域普通技術人員可以預測在進行改進時可能實現的結果。
（7）一些現有技術中的教導、啟示或動機使得本領域普通技術人員改進現有技術或結合現有技術中的教導以得到請求保護的發明
根據KSR案的判決，美國專利商標局明確表示，不需要在任何對比文件中明確說明，教導、啟示或動機可以隱含在市場力量、設計需求或整體現有技術中。
KSR 案件標志著美國對于非顯而易見性提出了新的判斷標準和導向。從法院的判例來看，KSR 案之后法院對于非顯而易見性的判斷方式更加靈活，能夠使顯而易見性的駁回更合理化。
四、KSR案之后的醫藥領域的相關案例
（1）Pfizer Inc.v.Apotex Inc.（US4879303）
輝瑞公司于1982 年發明了氨氯地平，發現其有抗高血壓活性，并于1986 年獲得US4572909 專利，涉及二氫吡啶類化合物及其多種鹽，其中優選馬來酸鹽。在后續的研究中定發現，苯磺酸氨氯地平具有明顯優良的加工特性和更好的穩定性。后來輝瑞就此申請專利并獲授權，涉案專利的權利要求1請求保護氨氯地平的苯磺酸鹽。
2003年，輝瑞對Apotex公司提起侵權訴訟，Apotex公司反訴該專利因顯而易見而無效。該案中，氨氯地平及其多種鹽包括馬來酸鹽是已知藥物，故本案爭議焦點在于具體選擇苯磺酸鹽是否具有非顯而易見性。
地區法院認為：形成苯磺酸氨氯地平的結果不可預見，因此是“非顯而易見”的，而上訴法院駁回了將“不可預見性”等同于“非顯而易見性”的觀點，認為本領域普通技術人員在氨氯地平的可加工性方面遇到困難時，會尋求成鹽，并且有能力將潛在的鹽組群縮小到制藥上可接受的公知的53 種陰離子( 其中包括苯磺酸根陰離子)。這是形成“合理的成功預期”可接受的數量。在該數量范圍內進行試驗，有望篩選獲得涉案專利化合物。因此，上訴法院做出判決，認為苯磺酸氨氯地平專利基于“顯而易見”無效。
美國聯邦巡回上訴法院對該類案件主要考慮：第一，成功的合理預期。一定數量的選擇范圍是否是合理的成功預期可以接受的數量。對于顯而易見性只要求有合理的成功預期，而不要求一定能成功。第二，發明的動機與現有技術的教導。現有技術中氨氯地平馬來酸鹽由于存在性質上的缺陷，使本領域技術人員有動機改進鹽的種類。而現有技術的各種教導也足以使本領域技術人員將鹽的選擇范圍縮小到可接受的幾種。同時，美國聯邦巡回上訴法院不認為“不可預見性”等同于“非顯而易見性”，只要有一個合理的成功可能性，就不能簡單的因某種程度的不可預見性而排除其顯而易見性。這些判斷因素也同樣適用于類似特征限定的非顯而易見性判斷中。可見美國聯邦巡回上訴法院判決時已經不再機械使用TSM 法，認為現有技術的教導可以更廣泛，本領域技術人員有一定的解決問題的能力，改進動機也更靈活。
（2）Sanofi-Synthelabo v.Apotex，Inc.（ US4847265）
Sanofi 公司所主張的化合物為氯吡格雷（clopidogrel），是甲基α-5（4，5，6，7- 四氫（3，2-c）噻乙吡啶基）（2-氯苯基l）醋酸鹽的右旋異構體。氯吡咯雷是抗血栓化合物，其外消旋體或右旋和左旋異構體（D-and L-）混合物均為現有技術，但這兩種異構體此前從未分離使用過。盡管已知其混合物具有抗血栓性能，但兩種異構體各自產生的作用是未知的。該專利涉及上述化合物的右旋異構體。Apotex 公司仿制了該藥物，Sanofi提起侵權訴訟，Apotex 反訴該專利無效。本案爭議焦點在于立體異構體相對于其消旋體是否具有非顯而易見性。
地方法院和美國聯邦巡回上訴法院均維持該專利有效，認為：（1）右旋體具有不可預見和不尋常的性質及由此產生的治療優勢。（2）分離非對映異構體的方法雖然已有記載，但同時認為分離較為困難，不一定適用于各種化合物。分離方法不屬于簡單的常規方法，能否成功分離及分離后性質是不可預測的。（3）分離后兩種可能的異構體具有何種效果，這是不能預期的。
（3）Takeda Chemical Industries，Ltd.v.Alphapharm Pty.，Ltd.（US4687777）
Takeda公司所要保護的專利是如下所示的吡格列酮（pioglitazone）化合物：
Takeda公司對仿制藥Alphapharm公司提起侵權訴訟，Alphapharm公司以顯而易見為由提起無效宣告作為抗辯。其中，現有技術化合物（b）如下：
（b）
Alphapharm公司認為對上述已知化合物進行吡啶環上的取代基變化和環上位移就能得到涉案專利的吡格列酮的結構，因此涉案專利是顯而易見的。
美國聯邦巡回上訴法院維持該專利權有效，認為：首先，現有技術中沒有給出選擇上述化合物（b）作為先導化合物的信息，有利的化合物不包括化合物（b），因此本領域技術人員不會選擇化合物（b）作為先導化合物對其進行改進。其次，現有技術公開了很多化合物選項，其中任何一種都可以被選為先導化合物以作進一步研究。因此，涉案專利是非顯而易見的。
參考文獻
【1】MPEP 2141；
【2】Christopher K. Dorsey，Isn't It Obvious？How the USPTO Has Changed Its Evaluation of Patent Applications in Response to the KSR Decision，Intellectual Property，2008(1)，1-6.
【3】楊秦等，美國醫藥專利中非顯而易見性審查標準的適用及啟示，審查實踐與研究，2017(7)，113-118.