文/北京集佳知識產權代理有限公司 宋洋
世界范圍內的商標布局是企業和品牌在發展過程中不可繞過的一個話題。企業在品牌發展過程中，對于品牌標志的選擇，往往會面臨在商業領域的易傳播度和商標保護領域的弱顯著性之間的矛盾，難以取舍；或是以弱顯著性標識為品牌，且已經發展到一定程度，則難以承擔舍棄弱顯著性標識帶來的損失。在這種情況下，弱顯著性商標如何成功取得注冊對企業的商標布局乃至后續的市場覆蓋、商標維權均起到至關重要的作用。本文選取在國際貿易中中國企業最常往來的發達國家之一——美國為例，通過解析弱顯著性商標的相應理論和在美注冊過程，期盼給廣大中國企業提供解決弱顯著性商標注冊困境的思路。
一、美國對商標顯著性的劃分
美國理論界將商標做強顯著性商標（strong mark）和弱顯著性商標（weak mark）的區分，只有強商標才能獲得聯邦注冊，即只有商標本身具有顯著性或者商標所有人證明其商標通過長期使用已取得第二含義（secondary meaning），該商標才可能獲得在主注冊簿（Principal Register）上的注冊。強商標包括三種即臆造性商標（fanciful marks）、任意性商標（arbitrary marks）和暗示性商標（suggestive marks）。以文字商標為例，臆造性商標，是指構成商標的單詞或者字母組合在詞典上沒有任何含義；任意性商標，是指構成商標的單詞或者單詞組合在詞典上有固定含義，但與其指定的商品或者服務無關；暗示性商標，是指對其使用商品的性質或者質量具有影射或者暗示作用的商標。弱顯著性商標則簡單區分為描述性商標（descriptive marks）和其他（如地名、姓氏、行業術語）。
本文中所提及的弱顯著性商標，僅針對描述性商標（descriptive marks），即使用在商品或服務上，直接描述了其使用商品/服務的功能、質量、成份等特點或服務的性質。如“Power”使用在電源商品上，“Daily”使用在報紙雜志上等。
在實際審查中，美國專利商標局（USPTO）的審查員通常采用美國商標法上規定的“固有顯著性”（inherently distinctive）和“僅具有描述性”（merely descriptive）、“僅傳遞信息”（merely informational）等術語來，針對不同顯著性的商標采取不同的審查標準。對上述弱顯著性商標，以“僅具有描述性”（merely descriptive）、“僅傳遞信息”（merely informational）兩種標準區別對待。
二、弱顯著性商標在美注冊的可行性
依據美國現行商標法（頒布于1946年的《蘭哈姆法》），美國專利商標局將注冊簿分為：主簿（Principal Register）和副薄（Supplemental Register）。主薄注冊在效果上大致與中國國內的商標注冊相近，如商標注冊后即享有專有權，商標申請將經歷公告程序和異議期等。副簿注冊則為僅具有描述性但能區分商品或服務來源的商標提供了注冊的可能，但商標僅在副薄注冊并不能真正享受聯邦商標法的保護，即不具有實質的商標專有權，需在通過連續長期的使用獲得顯著性后方可重新申請主薄注冊。
1、副簿注冊的基本要求
副簿注冊僅限于基于實際使用、及原屬國注冊（即申請注冊基礎為1(a)或44(e)）而提交的美國單一申請商標，即，通過馬德里國際注冊指定的商標和基于打算使用而申請的商標（即申請注冊基礎為66（a）和1（b））無法在副簿注冊。
通常，副簿注冊的商標申請由主簿注冊的商標申請修改而來。當審查員以商標缺乏顯著性為由駁回主簿注冊的注冊申請時，如果審查員認為該商標能夠區分商品和服務來源，就會允許申請人將主簿注冊的申請修改為副簿注冊的申請。需注意的是，能夠進行副簿注冊的商標一定要“能夠區分商品和服務來源”，因此，被審查員認定“僅傳遞信息”（merely informational）的商標，會被認為無法區分商品和服務來源，亦不能通過長期使用獲得顯著性，故不能轉為副簿注冊，部分標語性質的商標會被認為“僅傳遞信息”（merely informational），如“3 dollars”、“King Size”等。
2、副簿注冊的后續影響
弱顯著性的商標在美國申請之時如遇審查員基于“僅具有描述性”（merely descriptive）下發缺顯駁回，如申請人的商標在美沒有長期大量的使用，無法通過提交使用證據證明商標獲得第二含義（secondary meaning）從而獲得顯著性的，僅以爭辯商標具有顯著性的方式答復審查員將會消耗申請人大量的時間和金錢成本，且存在較大難度，爭辯成功把握低。此時為最低限度的保留商標權利，申請人可以選擇修改為副簿注冊，且具有下述優點：（1）在副簿注冊的申請商標，不存在注冊前的公告程序，一旦商標申請改為副簿注冊被核準，該商標將被獲準注冊，即一定程度上避免了被第三人異議的風險，可以相對快速的獲得注冊。（2）副簿注冊后商標信息將存在于聯邦數據庫中，可以阻擋后續的近似商標在類似商品上的注冊。（3）注冊人可使用?標記及其他注冊標記，即可以以注冊商標的形式在市場中使用，以發展品牌知名度，積累使用證據。（4）可幫助該商標在其他國家或地區獲準注冊或獲得優先權。
相比于主簿注冊，副簿注冊的缺點也較為突出，主要有如下兩點：（1）無法獲得“不可爭辯性(incontestability)”。主簿注冊的商標注冊后5-6年提交使用證據時通常會主張商標具有“不可爭辯性”，即他人無法再因為缺乏顯著性或與在先商標沖突要求撤銷該商標的注冊。但副簿注冊無法獲得“不可爭辯性”。也就是說，他人隨時可以對副簿注冊的商標提出挑戰，如果證據充分，該副簿注冊的商標則可能被撤銷。（2）此外，需要提請企業注意的是，根據亞馬遜品牌備案的規定，副簿注冊商標無法在平臺申請備案。因此，想注冊美國商標進行亞馬遜品牌備案的企業仍需申請商標主簿注冊。
當然，申請副簿注冊的商標在注冊滿5年后，如積累足夠使用證據，能夠證明商標通過使用獲得第二含義的，則可以重新申請主薄注冊。因此對于本身在主簿注冊成功把握不大的弱顯著性商標，在申請之時注意以相應的申請基礎提交，遇到駁回后及時轉為副簿注冊以爭取時間積累使用證據，不失為過渡期的一種好方法。