文/北京集佳知識產權代理有限公司 杜燕霞
筆者近來發現，國內客戶在提交馬德里國際注冊申請時，出現了一系列新的變化。首先，申請主體國際化。之前，申請主體比較單一，基本上是以大陸主體的名義提交馬德里申請。然而，隨著我國企業在國際貿易中的深度發展，無論通過自行設立，還是以收購或入股的方式，不少企業將國外公司納入囊中。由于這些國外主體歸屬于國內企業，因此為全面塑造國際品牌的形象，不少客戶選擇將國外主體作為馬德里商標申請人。其次，由于申請主體的國際化，馬德里申請基礎也隨之出現了多樣化。除以中國大陸商標作為基礎之外，實踐中，還出現以意大利商標、歐盟商標、新加坡商標、印度商標等作出基礎提交的馬德里國際注冊。隨著申請主體和申請基礎出現的新變化，馬德里國際注冊的選擇方式也更靈活多樣了。例如，可以選擇大陸公司基于大陸商標指定歐盟，也可以選擇新加坡企業基于新加坡商標指定歐盟。
隨著以上變化的出現，國內申請人有了更多的選擇。那么在提交馬德里國際注冊申請時，申請人該如何選擇呢？筆者基于多年的代理經驗，結合國內客戶的各種現狀，建議從以下各角度給與考量。
首先，面對申請主體的選擇時，申請人需要同時考慮商業和法律兩個角度。
從商業的角度考慮，企業可能會考慮品牌形象、商標管理、稅收籌劃等。從法律的角度，企業則需要考慮申請主體資格的問題。馬德里國際注冊申請的人主體資格分三種情況，一是申請人擁有基礎國的國籍，二是申請人在基礎國有住所，三是申請人在基礎國設有真實有效的工業或商業營業場所。申請人需要擁有基礎國國籍是相對明確、客觀的。但對于申請人在基礎國有住所，以及設有真實有效的工業或商業營業場所，則不同國家在實踐中出現不同的標準。例如，若以中國大陸商標提交馬德里國際注冊的，則申請人僅可以是大陸的申請人和臺灣的申請人；若以其他成員國的商標為基礎提交馬德里的，則只要申請人在該國有住所或經營場所，即可提交馬德里國際注冊。常見國家和地區中，美國、歐盟、英國、德國、法國、意大利、新加坡、印度等都接受非本國自然人和企業，只要申請人在本國內擁有住所或經營場所的，均可基于本國商標提出馬德里國際注冊。值得注意的是，不同國家對于經營場所的具體要求有所不同。例如，英國專利局通常認為，僅是倉儲用途，而沒有其他經營活動，例如辦公、銷售等活動的場所，不視為經營場所。
第二，關于申請基礎的選擇。
由于申請基礎直接決定了國際注冊的商標和商品，因此甚為重要。
首先，要考慮商標、商品是否能夠滿足市場需要。對于商標而言，是否為產品出口使用的商標、是否近期有版本更新計劃、是否采用黑白商標等。對于商品，則需要查看是否可以覆蓋所有出口產品、商品描述是否可以在注冊國接受等。值得企業朋友們注意的是，盡管我國對零售和批發服務的接受范圍極其有限，但很多國家是可以接受零售和批發的。若以這些國家的商標作為基礎，則可以最大范圍的保護零售和批發服務。
其次，申請基礎選擇時，要關注權利穩定性問題。中心打擊是馬德里體系的基本原則，為避免由于基礎權利不穩定而影響整件國際注冊的效力，申請人需要選擇權利穩定的基礎商標。例如，商標注冊是否滿三年【1】？注冊滿三年商標是否有使用？是否有被無效或撤銷的風險等等。
最后，還要考慮基礎商標選擇對費用的影響。若選擇中國等同屬協定和議定書的成員國商標作為基礎的，在指定同為協定和議定書的成員國時，僅繳納標準規費即可。然而，若基于純議定書國商標作為基礎，則在指定同為協定和議定書時，理論上需繳納單獨規費。舉個例子，若基于中國商標來指定古巴的，規費是100瑞士法郎，但若基于美國商標指定古巴，則規費為274瑞士法郎的申請費，以及82瑞士法郎的注冊費。經筆者統計，目前有16個同屬協定和議定書的成員國會收取單獨規費。
第三，關于指定國的選擇。
指定國選擇時，主要的考慮因素是從產品出口的角度出發，以產品已經出口或者計劃出口的海外市場為主要目標國。此外，對于有些國家商標搶注情形嚴重的，可以考慮提前布局。最后，在選擇指定國時，還要結合各國的商標審查和保護實踐，例如對于純中文商標常被視為缺乏顯著性的越南、亞美尼亞、埃及、泰國等國家，則建議添加英文或者圖形要素來進行商標注冊申請。
在面對復雜的市場變化時，筆者建議申請人充分利用馬德里體系的各項優勢，取得對自己最有利的競爭地位。
注釋
【1】有些成員國規定，注冊商標連續五年不使用的可以被撤銷。