文/北京集佳知識產權代理有限公司 宋洋 嚴雨蒙
【系列導讀語】
2021年11月，中國國家知識產權局制定了新一版的《商標審查審理指南》，自該指南于2022年1月1日施行以來，已經成為商標審查員和代理人的重要工具，很大程度上方便了審理各環節法律適用統一和標準執行一致，受到從業人員的普遍歡迎。受此啟發，為方便中國企業及出口商標代理人更好的了解作為中國第一大貿易國——美國的商標審查制度，“集佳”現推出《美國商標審查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解讀系列。希望通過我們對該指南詳細的介紹、中美制度的對比，讓中國企業和商標代理人更加全面深入的了解美國商標申請注冊保護制度。
美國商標審查的程序與國內基本相同，即在商標實質審查后進入初審公告，公告期內如無第三方異議的，對商標予以核準注冊。但二者在審理時間、駁回復審機構、擱置審理事由等方面，仍有所不同。《美國商標審查指南》（以下簡稱《審查指南》）中，第700章詳細介紹了美國商標審查的基本程序，包括審查的一般程序、特殊申請的審理、駁回救濟程序等。本文將圍繞美國商標審查的流程及特有的規則，結合中美兩國商標審查程序的差異，進行介紹解讀。
一、美國商標審查的一般程序
在提交申請并支付申請費后，商標申請將交由負責商標審查的審查員進行審理。根據《審查指南》第704條的相關規定，審查員對商標申請的審查應為完整的審查，具體包括商標標識的描述是否準確、指定商品或服務的描述是否規范、所遞交的使用證據是否符合要求等形式審查，以及商標標識是否具有顯著特征、是否與在先商標構成混淆可能性等實質審查。
如審查員發現不予注冊之情形，將下發非最終駁回通知（Nonfinal Office Action）。《審查指南》第710條明確規定了審查員應當在駁回通知中詳細闡明駁回原因及依據，以記錄在案，申請人可據此提交復審意見。根據最新實施的美國商標現代化法案（Trademark Modernization Act），針對2022年12月3日起新下發的注冊前駁回通知（不含馬德里指定美國申請），提交復審的法定期限由原來的自駁回通知下發之日起6個月，調整為3個月（可付費申請3個月的延期）。
此外，為便利審查，若審查員認為通過細微修改商標申請即可通過審查的，《審查指南》亦鼓勵審查員通過郵件、電話等方式，與申請人代理律師進行溝通，通過下發審查員的修改意見書（Examiner’s Amendment），以提高審查效率。審查員的修改意見書一般以獲得申請人代理律師的電話或郵件確認，而無需申請人另行提交書面答復。如無其他問題，審查員在下發修改意見書后將對申請商標予以初審公告。
根據《審查指南》第714條，當明確的爭議問題已在審查員和商標申請人間得以清楚地展開，但審查員仍不接受的，可下發最終駁回（Final Office Action）。所謂“所有爭議問題已明確展開”，指的是審查員已提出所有未決爭議，且申請人已針對所有的未決爭議向審查員進行了答復。針對最終駁回，申請人的救濟途徑包括：
（1）向商標審理和上訴委員會（TTAB）提起上訴（Appeal）
申請人可于最終駁回通知發出之日起6個月內（如上，將調整為3個月），向TTAB提交上訴請求并支付上訴費用。TTAB受理后，商標申請人與原審查員將先后自TTAB下發通知之日起60日內提交上訴意見。此外，針對原審查員提交的上訴意見，申請人可在20日內提交補充意見，并可申請口頭聽證審理。TTAB將依據雙方提交的上訴意見和證據材料，進行審理并下發上訴決定。如不服上訴決定的，商標申請人和原審查員均有權在決定下發之日起1個月內要求TTAB重新考慮或重新聽證，或向法院提起訴訟。
（2）向原審查員申請重新考慮（Request for Reconsideration）
商標申請人可在復審期限內，向原審查員申請重新考慮，通過遞交書面意見和證據，或同意審查員此前的審查意見，來嘗試克服駁回。例如，申請商標被基于商標法第（2）e條“僅具有直接描述性”下發最終駁回，在滿足副簿申請要求的情況下，申請人可要求原審查員重新考慮，以將商標申請轉為副簿注冊；再如申請商標被基于商標法第（2）d條“與在先商標構成混淆可能性”下發最終駁回，申請人可遞交在先商標所有人簽署的共存協議，要求原審查員在此基礎上重新考慮混淆可能性。但需注意的是，要求原審查員重新考慮的申請并不能保留或延長針對最終駁回向TTAB提起上訴的期限，即若原審查員在前述期限內，未接受申請人的重新考慮申請，而商標申請人亦未在之前規定的期限內向TTAB提起上訴的，該商標申請將被視為放棄而失效。
在收到申請人遞交的重新考慮申請時，原審查員將結合申請人是否向TTAB提起上訴、距離向TTAB提起上訴的剩余時間，以及申請人是否在重新考慮申請中提出了新的主張或新的證據等，決定如何進一步審查。若申請人同時向TTAB提起上訴的，TTAB上訴程序將被擱置審理，以等待原審查員的重新考慮決定。
此外，若申請人在重新考慮申請中提出了新的主張或新的證據，但原審查員認為前述新主張或新證據仍不足以使商標申請符合注冊要求的，將再次下發非最終駁回通知（Nonfinal Office Action）或“隨后的最終駁回通知”（Examiner’s Subsequent Final Refusal），以重新給予申請人對新問題和新證據進行回應的期限，以保障申請人程序上的救濟權利。
（3）向專利商標局（USPTO）局長（Director）提起請求（Petition to the Director）
此種救濟一般僅適用于審查員在審查中存在明顯錯誤或濫用自由裁量權的情形。
二、特殊申請（Special Applications）
一般而言，USPTO將按照收到商標申請的時間順序對商標進行審查。但依據《審查指南》第702.02條的相關規定，在以下兩種情形下，申請人可以向USPTO提出對商標進行特殊審理的申請或請愿，以達到加快審查的目的。
1.特殊審理申請（Request to Make Special），即申請人在先已注冊的商標因非主觀的意外原因，未及時遞交續展或使用聲明而被取消注冊或失效，申請人可以在遞交新申請后，申請特殊審理。申請特殊審理無額外費用，但新申請必須由原商標所有人或受讓人提出，且新申請的商標標樣必須與原商標完全一致，商品或服務項目不得超出原申請的范圍。
2.特殊審理請求（Petition to Make Special），即申請人出于緊急特殊原因，可以向商標局提交特殊審理請求，在說明具體的事實理由并提供相應證明，支付請愿官費后，請求商標局加速對新申請的審查。前述特殊審理請求只有在非常特殊的情況下才會被核準，如申請商標涉及未決的民事訴訟或侵權風險，或需要商標注冊方可獲得美國政府對特定商品或服務的經營審批等。
三、商標申請的擱置審理（Suspension of Action）
《審查指南》第716條規定，出于合理的事由，審查員可依職權或依申請擱置商標申請的審理。常見的擱置理由包括：（1）在先障礙商標在申請中、在撤銷/無效程序（Cancellation）審理中、單方撤銷程序即刪除或重新審查程序（Expungement or Reexamination proceeding）審理中，即引標狀態待定；（2）作為商標申請基礎的原屬國申請尚未核準注冊；（3）存在TTAB審理中或法院訴訟中的未決案件，可能影響本案審理結果；（4）在先商標臨近遞交續展申請或遞交使用聲明的期限，可能存在失效風險；（5）馬德里國際局對申請商標正在辦理更正、限定、轉讓或其他變更登記，可能影響本案審理結果。但是，通常情況下，審查員并不會同意基于“給予商標申請人更多的時間來獲取在先障礙商標所有人的共存協議”而擱置商標申請。
商標申請被擱置審理后，法律文書審查員（Legal Instruments Examiner）將定期對在檔的擱置案件進行狀態核查，若擱置事由已消除，法律文書審查員將通知案件審查員恢復審理。否則，將繼續擱置商標申請。當然，若申請人認為擱置審理并不合理，可提交意見，申請移出擱置狀態。如審查員基于商標法第（2）d條“與在先申請中商標構成混淆可能性”而擱置商標申請的，商標申請人可提交爭辯意見和相應證據，主張申請商標與在先商標不構成混淆性近似。審查員經審理后可決定繼續擱置或對申請商標予以初審公告。
四、結語
雖然該章節主要內容是對審查員的審查程序做出的細化規定，但對商標申請人而言也是很重要的。對比其規則，我們可以看到與中國商標審查有很大不同，比如答復審查意見（Office Action）,是向原審查員進行答復且可能多次答復；在向商標審理和上訴委員會（TTAB）提起上訴（Appeal）時，原審查員也需要“TTAB”提交上訴意見；在審查員下發最終審查意見（Final Office Ation）時，該“最終”不一定是“最終”，申請人仍可能有機會向原審查員提交重新考慮申請（Request of Reconsideration），但須遵守特殊的時限規則；至于引標狀態未確定時，明確申請人可據此申請擱置，但也規定了例外情形等等。總之，商標律師只有熟悉其程序規則，充分利用其規則，才能切實保護商標申請人的利益。