文/北京集佳知識產權代理有限公司西安分部 樊菁
2019年4月23日，在《商標法》第四條第一款中增加了“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回”的規定。該條款的增加在于從源頭上制止不以使用為目的的惡意商標注冊申請行為，使商標申請注冊回歸以使用為目的的制度本源。而這一條款的增加也使商標的注冊申請審查過程較以前更加嚴格、全面、細致，使部分出于合法合理使用之需的善意商標申請人，尤其是處于業務擴展、上升期，緊鑼密鼓的商標布局正待或正在實施過程中的申請人被下發《商標注冊申請審查意見通知書》。例如其中不乏出現：“……你的申請行為涉嫌構成不以使用為目的的惡意商標注冊申請，為綜合考慮《規范商標申請注冊行為若干規定》第八條以及《商標審查審理指南》規定的各項因素，請就相關商標實際使用情況或者申請注冊意圖作出說明并提供必要證據。……”“……你公司申請注冊第***號等××件商標的行為涉嫌構成不以使用為目的的惡意商標注冊申請。現請你方就相關商標實際使用情況或者真實使用意圖作出說明并提供必要證據。……”等字樣。
其實《商標注冊申請審查意見通知書》是知識產權局認為商標注冊申請違反《商標法》有關規定，但又具有符合例外規定的可能性等情形，要求申請人在法定期限內對商標注冊申請做出說明或者修正，在對實質審查做出處理前，給申請人提供說明、證據或做出一些放棄的機會，避免直接審查駁回，以最大化地保護當事人的相關權益。
這里有必要對相關條款做一些說明。《規范商標申請注冊行為若干規定》第八條：商標注冊部門在判斷商標注冊申請是否屬于違反商標法第四條規定時，可以綜合考慮以下因素：（一）申請人或者與其存在關聯關系的自然人、法人、其他組織申請注冊商標數量、指定使用的類別、商標交易情況等；（二）申請人所在行業、經營狀況等；（三）申請人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認定曾從事商標惡意注冊行為、侵犯他人注冊商標專用權行為的情況；（四）申請注冊的商標與他人有一定知名度的商標相同或近似的情況；（五）申請注冊的商標與知名人物姓名、企業字號、企業名稱簡稱或者其他商業標識等相同或者近似的情況； （六）商標注冊部門認為應當考慮的其他因素。
《商標審查審理編》規定：“不以使用為目的”申請商標注冊的行為是指申請人在申請注冊商標的時候，既無實際使用的目的，也無準備使用商標的行為，或者依據合理推斷，無實際使用商標可能性。《商標法》第四條立法目的在于遏制不正當占用商標資源和擾亂商標注冊秩序的惡意囤積等惡意申請行為，其不以使用為目的的大量申請的意欲借此牟利的意圖，即屬于此條款予以規制的“不以使用為目的”的“惡意”。
以下情形不適用《商標法》第四條：
（1）申請人基于防御目的申請與其注冊商標標識相同或者近似的商標：
（2）申請人為具有現實預期的未來業務，預先適量申請商標。
結合以上可得出在商標注冊申請中收到類似于上述的《商標注冊申請審查意見通知書》時，以證明申請人是出于合法合理的經營使用之需，從而進一步推進審查進度并順利通過初審。主要在于以下幾點：
1、申請人企業簡介、所在行業、經營狀況充分介紹，將申請人所申請商標的情況、商標布局與行業、經營范圍中實際或者可能所需商品/服務類別建立起千絲萬縷的聯系,申請商標系出于保護自身品牌和知識產權布局策略所需，即關于申請商標在相應的類別上進行注冊的必要性說明，符合商業邏輯，具有合理性。比如：某申請人旗下經營一個圖書制作、出版、零售業務領域品牌，其申請注冊第9類的電子出版物(可下載)等商品、第16類的書籍、期刊、印刷出版物等商品、第35類的廣告服務等，因為當前線下實體店和線上推銷或提供廣告服務已成為普遍營銷模式，線上經營業務包括設立網站、軟件APP、第三方平臺等。而申請商標注冊的第35類別，有時甚至成為可進入線上線下領域提供服務的前置條件，尤其線上在淘寶、天貓等電商平臺上注冊虛擬店鋪時會被要求提供第35類商標受理通知或注冊證，申請人及其關聯公司有在上述電商平臺開設旗艦店而申請注冊商標的必要性。而第41類主要為書籍出版等服務，第9類、16類、35類、41類指定商品/服務均與申請人旗下圖書制作、出版等業務密切關聯或為申請人主營業務之一。通過以上申請人經營背景和實際業務所涉的商品/服務類別以證明申請人主要圍繞核心類別注冊，隨著業務需要，增加了部分與申請人主營業務密切關聯的類別。申請人具備實際使用的目的、也具有準備使用商標的行為，同時依據合理推斷，完全具有實際使用商標的可能性。而申請與其營業范圍行業跨度較大的類別、成立短時間內大量申請注冊商標或是經營狀況不正常（吊銷、停業等）依然大量申請注冊商標一般會被認為不符合商業慣例、不具合理性。
2、商標的獨創性介紹和盡可能充分的使用資料，申請人商標的注冊申請是對在先品牌的合理延伸和補充性注冊，而且申請人已經為新申請注冊品牌的使用和宣傳做了必要的準備工作。所申請注冊標識尤其不能屬于大量復制和摹仿多個主體在先具有一定知名度和顯著性較強的商標；對同一主體具有一定知名度和較強顯著性的特定商標反復申請注冊；大量申請注冊與他人企業字號、企業名稱簡稱、知名人物姓名、知名作品或角色名稱、行政區劃名稱、山川名稱、景點名稱、建筑物名稱等相同或者近似的標志等情形。申請人品牌系列及在先商標注冊情況，在先已經具有的合理性和合法性，申請人日常經營的使用：包括不限于門店和業務經營場所的使用、辦公用品、定制宣傳冊、商品及包裝、商品/服務的相關文書、微信公眾號、官方網站、媒體的宣傳報道，所申請標識已經是申請人的重點業務標識，并已經與申請人建立起一定的聯系。已經投入的實際使用證據資料本身就證明申請人的強烈使用意愿、需求及申請人在相應業務上的經營實力。
3、申請人的行為屬于基于防御目的、為具有現實預期的未來業務，預先適量申請商標，從防御商標角度考慮，申請人商標的注冊申請具有合理性及必要性，不具有任何主觀惡意情形。申請人不存在以下情形：大量申請注冊并大量轉讓商標，受讓人分散；以謀取不當利益為目的，大量售賣，向商標在先使用人或他人強迫商業合作，所要高額轉讓費、許可使用費；在異議、評審程序中有證據證明申請人申請注冊商標缺乏真實使用意圖等等。尤其是所謂“為具有現實預期的未來業務，預先適量申請商標”，主要考慮到實際商業活動中，相關商品或者服務從商業策劃到實際宣傳、推廣、投入市場存在一定的時間差，部分市場主體有提前布局商標注冊、預防可能的商標搶注或者規避侵犯在先權益的需求，故允許申請人適量申請相關商標【1】。同時與過度防御、過度儲備的大量商標申請行為有本質上的區分。基于申請人本身在行業內具有極高知名度和影響力，申請人申請的商標均基于業務拓展需要，具有真實的使用意圖，申請人申請商標是出于防止他人攀附或者污損其在主營業務、核心品牌上已經形成的商譽以及提前布局商標注冊、預防可能的商標搶注或者規避侵犯在先權益的需求，因此，如果不綜合考慮現下市場的客觀情況、企業主營業務范圍和實際的經營需求，會存在阻斷企業正常注冊申請商標途徑的可能，將違背《商標法》第四條立法原意和基本出發點。
故綜合以上，判斷是否構成“不以使用為目的的惡意”應綜合考慮申請人所在的行業特點、經營范圍、經營資質等客觀情況；申請人提交的商標注冊申請的數量、類別跨度和時間跨度等整體的商標預先布局情況；申請人所提交的商標標志本身的具體構成、商標實際使用情況，以及申請人主觀上是否存在商標惡意注冊及侵犯多個主體注冊商標專用權等多方面因素，綜合判斷其申請是否明顯不符合商業慣例、明顯超出正當經營需要和實際經營能力以及明顯具有牟取不正當利益和擾亂正常商標注冊秩序的意圖。
注釋
【1】國家知識產權局：《商標審查審理指南》重點問題一問一答——不以使用為目的的惡意商標注冊申請的審查審理