文/北京集佳知識產權代理有限公司 譚雅琦
依據國內商標申請和審查實踐，黑白商標（即不聲明顏色的商標）的保護范圍可及于彩色商標，因此在申請時以黑白標樣申請居多。但歐盟商標的審查實踐，確不盡然，這也導致了很多申請人的困惑和疑慮。
在近期Barry's Bootcamp Holdings, LLC對HUMMEL HOLDING A/S名下第915 962號馬德里指定商標“
”提起連續五年不使用的撤銷案件中，歐盟知識產權局上訴委員會對上述問題再次予以了討論和明確。借由該案，我們可進一步探析歐盟知識產權局關于“彩色商標是否視為黑白商標的使用”的審查標準。
一、基本案情
在該案件中，歐盟知識產權局經審查在部分商品上維持了“
”商標的注冊。被撤銷申請人在撤銷答辯中所提交的產品圖片，如下圖所示：
撤銷申請人Barry's Bootcamp Holdings, LLC不服撤銷決定，向上訴委員會提交上訴稱：HUMMEL HOLDING A/S的部分使用證據顯示白色的“V”形圖案在黑色的背景上（如圖1），或黑色的“V”形圖案在彩色的背景上（如圖2），而并非注冊商標所顯示的黑色的“V”形圖案在白色背景上。因爭議注冊商標僅為在白色背景上的兩個黑色插入符，并沒有任何其他特征。整體而言，爭議注冊商標十分簡單，甚至可能被視為裝飾圖案而顯著性極弱，尤其在時尚、運動服裝領域。因此，爭議注冊商標的黑白顏色構成其顯著識別部分的要素之一，在使用過程中，改變前述要素即改變了注冊商標的顯著特征，因此下述使用證據并不能視為爭議注冊商標在注冊商品上的真實使用。
同時，Barry's Bootcamp Holdings, LLC援引19/06/2019, T‐ 307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427在先案例（以下簡稱“EU:T:2019:427案件”），認為本案亦應適用相同的審查標準。在前述案例中，Adidas AG的第12442166號“
”商標被Shoe Branding Europe BVBA基于缺乏顯著特征提起無效宣告。歐盟法院認定，如果商標極其簡單，即使是微小的差異也可能導致注冊商標的特征發生重大改變，而Adidas AG提供的部分使用證據為注冊商標的反轉配色方案，前述形式的使用改變了爭議商標的顯著特征，因此Adidas AG提供的使用證據不足以證明已滿足《歐盟知識產權規則》（EUTMR）第7（3）條和第59（2）條“通過使用獲得顯著特征”的要求，予以無效宣告。
二、撤銷復審決定
上訴委員會經審理，在上訴決定中指出：本案中，爭議商標主要體現以下三種形式，即 (i) 該標志顯示為已注冊標識，(ii) 該標志以黑色背景，顯示為白色圖案，(iii) 該標志顯示為黑色“V”形圖案，在彩色背景下。
為平衡注冊商標的穩定性和企業市場發展和營銷需求，《歐盟知識產權規則》（EUTMR）第18條規定，在審查注冊商標在被撤銷期限是否有投入實際使用時，若使用的形式與注冊商標不一致，只要不改變注冊商標的顯著特征，均可視為注冊商標的使用，而無論實際使用的商標是否指向同一所有人名下其他已注冊的標識。因此，本案的爭議焦點即上述(ii)和(iii)的使用形式是否改變了訴爭商標“
”的顯著特征。
首先，訴爭商標享有注冊有效性的推定，即在所有指定商品上具有顯著特征。盡管同一所有人名下的相關商標，如“
”、“
”、“ 
（位置商標）”等商標均被認定為不具有固有的顯著特征。但與前述標識以及第12442166號“
”標識不同的是，該標志由兩個相同的V形圖案組成，而并非基本的幾何形狀，且它們的厚度和寬度以及它們之間的距離相等。一般而言，V形標記可以由多種方式呈現，展現不同特征，如“
”等，因此訴爭商標的幾何設計具有一定的顯著性。
其次，根據《關于黑白商標保護范圍通行實踐的共同通訊》所提及的彩色商標是否視為黑白商標使用所確立的四個條件，在本案中，兩個V形圖案是本案爭議商標的主要顯著元素，而黑白顏色組合本身并不是顯著要素的組成部分，因此實際使用的標識保持了相應顏色的對比度，可以視為注冊商標的使用。
最后，上訴委員會指出，在本案中，無論是黑色圖形使用在白色背景上，或者白色圖形使用在黑色背景上，并不會阻止相關公眾認定相關商品來源于該特定企業。相較于EU:T:2019:427案件，前述案例系在審查不具有固有顯著性的標識“
”，是否通過實際使用獲得了顯著特征。而本案審查的訴爭商標已被推定認為具有顯著特征。雖然兩個案件均涉及“顏色改變是否影響商標的顯著特征”，但“允許變化的程度標準”在本案中可以更為寬松，因為相較于“需通過使用獲得顯著特征”，本案的注冊商標顯著性并無爭議。
基于上述，上訴委員會認定商標注冊人所提交上述使用證據可以視為注冊商標的使用，維持了相應指定商品的注冊。
三、簡要評析
關于“彩色商標是否視為黑白商標的使用”問題，早在2014年4月15日，歐盟知識產權局發布的《關于黑白商標保護范圍通行實踐的共同通訊》即明確：黑白或灰度的商標與其彩色版本的商標不被視為相同，除非顏色的變化并不顯著，即細心的消費者在并排檢查標記時，并不能察覺其差異。因此，彩色版本的商標可被視為黑白或灰度注冊商標的真實使用，需滿足顏色的改變并不會改變注冊商標的顯著識別特征，具體可考慮兩者標識：a) 文字/圖形元素一致且是主要顯著元素；b) 尊重色調對比；c) 顏色或顏色組合本身不具有顯著特征；d) 顏色不是商標整體獨特性的因素之一。
但從實踐來看，關于上述共同通訊中所提及的“是否改變顯著識別特征”，以及“商標本身的顯著程度”、“顏色是否為商標整體獨特性的因素之一”等問題，在個案中多有爭議。
從上述案件來看，依據國內審查標準可能并不構成爭議焦點的問題，在歐盟歷經了撤銷和撤銷復審的審理，最終塵埃落定。這也提示國內企業在歐盟申請注冊保護時，考慮是否在實際使用中會采用彩色標識，并依據實際情況，補充彩色標樣的申請注冊。尤其是當商標本身的顯著性較弱，或有明顯的色調比對時，彩色商標的申請注冊有助于避免后續可能的爭議。