文/北京集佳知識產權代理有限公司 宋洋 嚴雨蒙
近年來，美國專利商標局（下稱“USPTO”或“美國專商局”）對商標不正當申請的審查日趨嚴格，針對其認為違規的中國代理機構下發了一系列示因命令（Show Cause Order）要求解釋原因，如未能成功釋明的，則將對代理機構及其代理商標下發制裁令（Saction），從而對大量中國申請人商標產生了巨大影響。其中涉案數量最為龐大、在業界引起最大反響的即為深圳某代理機構案件。
繼2022年9月7日USPTO對深圳4個公司主體（統稱“深圳某代理機構”）下發示因命令并經答復后，近日，USPTO于2023年11月27日再次下發補充示因命令（Supplemental Cause Order），要求該代理于2023年12月11日前答復。在補充示因命令中，USPTO對該代理的答復給出了詳實的回應，其中包含大量重要證據信息及新涉及的違規行為、USPTO對該代理行為的初步定性，及后續擬下發的制裁方式。現將官方最新補充示因命令主要內容及對所涉美國商標的后續影響分享如下。
USPTO的審查傾向——后續較大可能下發制裁
關于深圳某代理機構對官方首次示因命令中所述違規行為的解釋，USPTO經審查認為不具有說服力。
此外，USPTO還列舉了發現該代理在2022年仍繼續進行新的違規行為，包括其員工以商標所有人身份在2022年8月就一件因涉及不正當申請而被中止公告的美國申請郵件聯絡USPTO，但該員工名字并非登記的商標申請人或代理人。故對于新的違規行為，USPTO在程序上再次給予該代理答復機會，但從本次文件表述來看，USPTO對于該深圳代理機構長期廣泛參與了多種違規行為已基本定性，甚至在附件中例舉了大量證據（包括該代理機構簽訂的僅收取RMB2799美國商標申請費用的中文代理合同、被其冒用的美國律師賬戶所有人的信函等）以證實其觀點。
目前來看，除非該深圳代理機構在本次答復中有提出強有力的證據反駁，否則美國專商局后續有較大可能將直接下發制裁令。
制裁內容及影響
本次通知中列明的制裁內容除封禁深圳某代理的賬號、銀行賬戶外，還包括對所涉大量商標的處理：
a) 對于申請中商標，將終止程序（terminate all ongoing proceedings），以該代理提交的所有文件不予考慮，包含以代理提交的文件的所有未決程序均將終止。
b) 對于已注冊商標，后續不被允許電子提交注冊后文件，或提交的注冊后文件亦被拒絕接受或不予考慮。也即USPTO不會立即注銷已注冊商標，但后續此類注冊商標在實踐中將難以提交注冊滿5-6年使用證據或辦理續展，商標注冊屆時將面臨失效。
c) 后續若發現其他由該代理向USPTO提交的美國商標或文件，亦將采取上述兩項措施。
USPTO在示因命令中明確列出了所涉商標名稱、商標號和申請日期，具體清單可見文末附件。該最新通知中所涉商標數量遠超出此前流傳的三萬多件，預估數量在五萬三千件，申請日從2010年跨越至2023年1月，其中大部分為申請日在2017-2022年的商標。
救濟措施及建議
對于上述涉及非正常申請的商標，美國律師通常拒絕接管。且考慮到商標本身即使未立即失效，后續亦將難以實現實際權利保護的目的，因此對于商標受到影響的中國申請人，建議盡快委托有合法資質的美國律師遞交美國商標新申請（此亦為美國專商局在相關事件指南中建議商標所有人首選的救濟方案）。
對于新申請，美國禁止商標重復注冊，若擬以同一申請人名義，需對標識、指定商品/服務進行調整或變更申請基礎以避免被美國專商局認定重復注冊。因此建議可委托有豐富美國申請經驗的商標代理機構及有資質的美國律師，結合商標所涉前情給出申請建議后提交。
若申請人考慮到亞馬遜等平臺政策對商標品牌的嚴格管理，擬以不同申請人名義遞交新申請的，不排除被自己的在先非正常申請商標阻擋的可能。雖針對此類被在先非正常申請阻擋的商標審查標準暫不明朗，但隨時間推進，相信后續USPTO將會有相關審查實踐供參考。因此對于亟待商標保護和獲權的中國申請人而言，盡快遞交新申請以盡量避免第三方商標插入仍為當前情況下最優的救濟選擇。
另需注意的是，其他涉及商標品牌保護的平臺（如電商平臺亞馬遜）根據其平臺自身規則對曾涉及不正當申請的主體其他商標（可能定性為同一申請人名義、同一店鋪、同一商標等）的認可情況仍不明朗，需視各平臺態度而定。根據部分商家反饋，亞馬遜可能仍以品牌濫用為由繼續拒絕部分中國申請人的新申請商標備案。
關于上述行業動態，集佳也會給予長期及持續的關注，如有相關新進展，將及時與大家分享、討論。