基本案情

　　2021年，某知名互聯網公司監測到其第9類商標在歐盟遭遇第28類搶注，指定商品為“玩具”等。

　　針對上述商標，某知名互聯網公司委托集佳對其提起異議申請。在異議案件中，我方主張基于歐盟《商標法》第8(1)(b)條混淆誤認條款和第8(5)條馳名商標條款，申請商標與異議人在第9類商品和第41類服務上的在先相同商標構成相同或類似服務上的近似商標，容易導致消費者的混淆誤認；且其申請注冊系不合理利用異議人在先商標的聲譽，不應予以核準注冊。

　　經審理，歐盟知識產權局對前述異議理由未予支持。隨后，集佳受客戶委托，提交異議復審申請。在異議復審申請中，集佳律師與外所律師多次溝通，通過檢索在先案例，搜集和整理歐盟使用證據，提供多家同類行業同時經營第9;41類與第28類的商標申請注冊檔案和使用信息等，以主張第9;41類相關軟件、服務與第28類玩具具有強關聯性，并補充了大量歐盟使用證據以證明所享有的聲譽。

　　經復審審理，歐盟知識產權局評審委員會認定第28類“玩具”等商品與第9類相關商品構成低程度類似。同時，結合復審中補充提交的證據，審查員認為該客戶商標已積累較高聲譽，被異議商標的申請構成不正當攀附在先商標聲譽的搭便車行為，故所有指定商品不予核準注冊，并裁定由被異議人承擔異議合理費用。

　　案件評析

　　本案經異議和異議復審，最終協助客戶成功跨類異議第28類歐盟搶注商標。

　　本案難點之一在于商品關聯性有限，跨類保護難。歐盟知識產權局在判斷商品類似時，并沒有中國大陸的類似群組劃分，主要依據商品的功能、用途、目標群體、消費渠道、相關公眾的注意義務等，同時會參考既有的在先案例。

　　經檢索，歐盟在先案例僅認定第9類件與第28類“游戲器具”構成類似，但與第28類“玩具”，在先案例均認定不構成類似。基于前述不利因素，集佳團隊與外所律師協同辦案，積極搜集和整理有利的案例、證據以及同行業情況，成功說服審查員跨類支持了商品類似的主張，進而在部分商品上支持了第8(1)(b)條混淆誤認條款。

　　本案難點之二在于馳名證據收集。歐盟《商標法》第8(5)條馳名商標條款的適用，需要滿足以下條件：(i) 在先注冊商標必須在相關地區享有聲譽；(ii) 有爭議的申請必須與在先商標相同或相似；(iii) 所申請標志的使用必須能夠獲得不公平的優勢，或者損害在先標志的聲譽或顯著性；(iv) 此類使用必須無正當理由。

　　本案中，異議人商品在歐盟上線時間僅比被異議商標的申請日早9個月，尚不足一年。在異議復審階段，集佳協助客戶補充收集大量使用證據，同時通過對同類行業相關市場進行論證，主張被異議商標無正當理由，不公平地利用在先商標的顯著性及聲譽，從在先商標的吸引力（the power of attraction）、聲譽（the reputation）和聲望（the prestige）中獲益，構成“寄生（parasitism）”“搭便車（free-riding）”行為。最終成功在第9類“計算機軟件（已錄制）”等商品上認定馳名，從而成功異議第28類不構成類似的商品項目。

　　本案對企業跨類打擊海外商標搶注，以及如何在商標使用時間較短的情況下，通過收集使用證據主張馳名商標條款，具有借鑒和參考意義。