文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋洋
引言
在全球化的商業(yè)環(huán)境中，商標(biāo)的國際保護(hù)和管理變得日益重要。不同國家和地區(qū)的商標(biāo)法律體系在處理商標(biāo)權(quán)利沖突時(shí)，采取了不同的法律原則和實(shí)踐。商標(biāo)注冊(cè)制度的核心目標(biāo)是保護(hù)商標(biāo)所有者的權(quán)益，同時(shí)防止消費(fèi)者混淆。然而，商標(biāo)注冊(cè)并非總能消除所有沖突。在某些情況下，不同的申請(qǐng)者可能會(huì)提出相同或相似的商標(biāo)申請(qǐng)。在國內(nèi)商標(biāo)注冊(cè)制度下，如不同商標(biāo)權(quán)利人的兩個(gè)商標(biāo)被知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定構(gòu)成相同或高度近似，則商標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)同時(shí)注冊(cè)。然而在部分海外國家，為了平衡各方權(quán)益并考慮到實(shí)際使用情況，一些國家引入了“誠實(shí)共同使用”（Honest Concurrent Use）原則。這一原則允許在特定條件下，不同的權(quán)利人在相同或類似商品/服務(wù)上共同使用相同或相似的商標(biāo)。本文對(duì)部分存在“誠實(shí)共同使用”原則的國家的相應(yīng)制度進(jìn)行初步探討，分析各國的相應(yīng)制度，并探討這一原則在國際商標(biāo)法中的重要性和應(yīng)用。
一、英國
英國是“誠實(shí)共同使用”原則的發(fā)源地之一。在英國商標(biāo)法下，多個(gè)商標(biāo)權(quán)利人可以在誠實(shí)使用的基礎(chǔ)上，共同擁有和使用相同或相似的商標(biāo)。根據(jù)英國《1994年商標(biāo)法》第7條，“在誠實(shí)地同時(shí)使用的情況下，或在其他特殊情況下，注冊(cè)官可允許一個(gè)以上所有人就相同或類似商品或服務(wù)注冊(cè)相同或近似的商標(biāo)”。申請(qǐng)人可以在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中提出“誠實(shí)共同使用”的主張，即使該商標(biāo)已經(jīng)被他人注冊(cè)或申請(qǐng)注冊(cè)。
英國在應(yīng)用“誠實(shí)共同使用”原則時(shí)，通過Duanes Application (1936)、Crosland’s Application (1946)、Bali Trade Mark [1969] RPC 472、Pianotist Co Ltd's Application (1906)、Boden v Hussain [2002] RPC 38等歷史判例，確立了法院及商標(biāo)局通常會(huì)考慮的以下幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：
誠實(shí)使用（Honesty of Use）：申請(qǐng)人必須證明其使用商標(biāo)是誠實(shí)的，并且在使用過程中沒有惡意或試圖攀附他人商標(biāo)聲譽(yù)的意圖。
長期共存（Longstanding Concurrent Use）：雙方商標(biāo)在市場(chǎng)上共存的時(shí)間長短是一個(gè)重要考量因素。通常，只有在雙方商標(biāo)已經(jīng)在市場(chǎng)上共存多年且未引起混淆的情況下，才會(huì)考慮允許共存。
市場(chǎng)環(huán)境（Market Circumstances）：法院或商標(biāo)局會(huì)評(píng)估雙方商標(biāo)在市場(chǎng)上的使用情況，包括使用的商品或服務(wù)類別、銷售區(qū)域、目標(biāo)消費(fèi)者群體等，以確定是否存在混淆的可能性。
消費(fèi)者混淆風(fēng)險(xiǎn)（Likelihood of Confusion）：這一點(diǎn)是核心標(biāo)準(zhǔn)，法院或商標(biāo)局會(huì)審查是否有證據(jù)表明兩個(gè)商標(biāo)的共存不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆。消費(fèi)者的感知、商標(biāo)的實(shí)際使用情況、市場(chǎng)上已有的其他商標(biāo)等都可能是考慮因素。
利益平衡（Balancing of Interests）：法院或商標(biāo)局在最終裁決時(shí)，會(huì)在保護(hù)現(xiàn)有商標(biāo)權(quán)利人和申請(qǐng)人之間的利益之間尋求平衡，同時(shí)考慮公眾利益，特別是避免消費(fèi)者混淆。
例如，在Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd案中，法院討論了多個(gè)類似商標(biāo)的共存問題，“Gromax”和“Grammex”兩個(gè)商標(biāo)都用于農(nóng)用薄膜產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。申請(qǐng)人成功證明其商標(biāo)“Gromax”在市場(chǎng)中的長期使用和誠實(shí)使用，并且沒有證據(jù)表明存在惡意或混淆。法院最終允許“Gromax”和“Grammex”商標(biāo)在同一市場(chǎng)中共存，強(qiáng)調(diào)了誠實(shí)使用和市場(chǎng)共存的原則。
二、澳大利亞
澳大利亞作為英聯(lián)邦國家，其亦受英國影響而允許適用“誠實(shí)共同使用”原則。根據(jù)《1995年澳大利亞商標(biāo)法》第44（3）條，如果申請(qǐng)人能夠證明“即使另一商標(biāo)的擁有人反對(duì)注冊(cè)，申請(qǐng)人仍會(huì)獲得該商標(biāo)的注冊(cè)；或由于其他情況，使用申請(qǐng)人的商標(biāo)不可能欺騙他人或造成混淆”，則多個(gè)商標(biāo)申請(qǐng)人可以在誠實(shí)使用的基礎(chǔ)上注冊(cè)相同或相似的商標(biāo)。
澳大利亞通過Gallo Winery v Lion Nathan Australia Pty Ltd [2010] HCA 15、Clark Equipment Co v Registrar of Trade Marks (1964) 111 CLR 511等澳大利亞判例及參考英國De Cordova v Vick Chemical Co (1951) 68 RPC 103判例，確立了適用“誠實(shí)共同使用”原則的關(guān)鍵要素，其基本參考英國模式，重點(diǎn)需要證明長期的誠實(shí)共存、無公眾混淆，且法院需考慮商標(biāo)持有人與新申請(qǐng)人之間的利益平衡，以避免對(duì)消費(fèi)者和市場(chǎng)秩序造成負(fù)面影響。
例如，在Clark Equipment Co v Registrar of Trade Marks一案中，“Bobcat”和“Bob-Cat”兩者均用于建筑設(shè)備的制造和銷售，盡管兩個(gè)商標(biāo)在表面上看起來幾乎相同，申請(qǐng)人仍成功主張了誠實(shí)共同使用。法院認(rèn)定，這兩個(gè)商標(biāo)的使用都是獨(dú)立的、誠實(shí)的，且未引發(fā)市場(chǎng)混淆，因此允許“Bobcat”和“Bob-Cat”商標(biāo)在澳大利亞市場(chǎng)上共存。
三、印度
同樣，印度作為英聯(lián)邦國家，亦根據(jù)《1999年印度商標(biāo)法》第12條，“在誠實(shí)地同時(shí)使用的情況下，或在注冊(cè)官認(rèn)為適當(dāng)?shù)钠渌厥馇闆r下，注冊(cè)官可允許一個(gè)以上所有人就相同商品或商品描述或服務(wù)注冊(cè)相同或近似的商標(biāo)（無論任何此類商標(biāo)是否已經(jīng)注冊(cè)），但須遵守注冊(cè)官認(rèn)為適當(dāng)?shù)臈l件和限制（如有）”確立“誠實(shí)共同使用”原則。并通過Infosys Technologies Ltd v. Jupiter Infosys Ltd、The Atlas Copco AB v. Eagle Burgmann India Pvt. Ltd等判例，初步確立了下述適用標(biāo)準(zhǔn)：
誠實(shí)使用（Honest Use）：申請(qǐng)人必須證明其商標(biāo)是誠實(shí)使用的。這意味著商標(biāo)的使用不應(yīng)有惡意，申請(qǐng)人不能故意模仿或搭便車?yán)靡延猩虡?biāo)的聲譽(yù)。
共存歷史（History of Concurrent Use）：申請(qǐng)人需要證明兩個(gè)相似或相同商標(biāo)在市場(chǎng)上已經(jīng)長期共存，并且這種共存沒有引起公眾混淆。這通常要求提供實(shí)際使用的證據(jù)，如銷售記錄、廣告資料等，來證明商標(biāo)在市場(chǎng)上的長期存在。
公眾混淆的可能性（Likelihood of Confusion）：這是共存使用的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)之一。即使兩個(gè)商標(biāo)相似，如果可以證明它們的共存不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者混淆，注冊(cè)申請(qǐng)可能會(huì)被批準(zhǔn)。法院或商標(biāo)注冊(cè)官會(huì)考慮多種因素，如目標(biāo)客戶群體、市場(chǎng)區(qū)域、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)等，以評(píng)估混淆的可能性。
特殊情況（Special Circumstances）：除了誠實(shí)共同使用，注冊(cè)官還可以考慮其他特殊情況，這些情況可能使得相同或相似商標(biāo)的共存注冊(cè)變得合理。例如，兩個(gè)商標(biāo)分別用于不同的地理區(qū)域，或者不同的市場(chǎng)細(xì)分。
利益平衡（Balancing of Interests）：在做出決定時(shí)，商標(biāo)注冊(cè)官會(huì)在保護(hù)現(xiàn)有商標(biāo)持有人的權(quán)利與尊重誠實(shí)使用者的權(quán)利之間進(jìn)行平衡。這意味著要考慮雙方的合法利益，確保不損害已有權(quán)利人的利益，同時(shí)也不會(huì)不合理地剝奪新申請(qǐng)人的權(quán)利。
在Century Traders v Roshan Lal Duggar & Co.案件中，“Shree Durga Trading”和“Shri Durga Charan”這兩個(gè)商標(biāo)均用于銷售香料。法院接受了原告在多個(gè)地域的商標(biāo)使用情況，認(rèn)為即使商標(biāo)相似，但由于歷史使用情況的差異，兩方商標(biāo)可以共存，判定誠實(shí)共同使用的原則適用。
四、新加坡
《新加坡商標(biāo)法》第12條的規(guī)定基本與上述印度商標(biāo)法中的規(guī)定相同，“在誠實(shí)地同時(shí)使用的情況下，或在注冊(cè)官認(rèn)為適當(dāng)?shù)钠渌厥馇闆r下，注冊(cè)官可允許一個(gè)以上的商標(biāo)所有人就相同的商品或商品描述或服務(wù)注冊(cè)相同或近似的商標(biāo)（不論任何該等商標(biāo)是否已經(jīng)注冊(cè)），但須符合注冊(cè)官認(rèn)為合適而施加的條件和限制（如有）”。
同時(shí)新加坡對(duì)適用“商標(biāo)共存使用”原則也進(jìn)行了嚴(yán)格的證據(jù)要求，申請(qǐng)人需提供詳細(xì)的歷史證據(jù)，證明其商標(biāo)的長期使用和市場(chǎng)認(rèn)可度。且新加坡知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和法院會(huì)進(jìn)行嚴(yán)格的混淆測(cè)試，以確保公眾不會(huì)因?yàn)槎喾绞褂孟嗨粕虡?biāo)而產(chǎn)生混淆。
在The Polo/Lauren Company, L.P. v Shop In Department Store Pte Ltd一案中，涉及的商標(biāo)是“POLO”和“POLO PACIFIC”。前者是廣為人知的時(shí)尚品牌，而后者則用于一家百貨公司的自有品牌。盡管存在相似之處，法院認(rèn)為雙方的商標(biāo)使用都是誠實(shí)的，并且不會(huì)引起消費(fèi)者混淆，因此允許“POLO”和“POLO PACIFIC”商標(biāo)在新加坡市場(chǎng)共存。
五、泰國
泰國的商標(biāo)法也允許在特定情況下適用“誠實(shí)共同使用”原則，但作為更為依賴成文法的國家，泰國的具體法律規(guī)定及實(shí)踐情況與上述英聯(lián)邦國家存在一定區(qū)別，有更加詳細(xì)和明確的指引及適用標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)《泰國商標(biāo)法》第27條，“在根據(jù)第13條或第20條第1款（視情況而定）提出申請(qǐng)的情況下，如果注冊(cè)官認(rèn)為存在誠實(shí)共同使用的情況或特殊情況，可以批準(zhǔn)多個(gè)所有人的相同或近似商標(biāo)的注冊(cè)，但須遵守有關(guān)使用方式或地點(diǎn)的條件和限制，或注冊(cè)官認(rèn)為合適的其他條件和限制。注冊(cè)官應(yīng)毫不遲延地將命令書面通知申請(qǐng)人和注冊(cè)所有人并說明理由，申請(qǐng)人或注冊(cè)所有人可在收到通知之日起六十（60）天內(nèi)就注冊(cè)官根據(jù)上述第一款作出的命令向商標(biāo)復(fù)審委員會(huì)（Trademark Board）提出上訴”。在確立商標(biāo)共同使用制度的同時(shí)，泰國商標(biāo)法亦對(duì)適用的程序進(jìn)行了明文規(guī)定，要求申請(qǐng)人需在申請(qǐng)階段或駁回復(fù)審階段提出誠實(shí)共同使用注冊(cè)的主張。
除上述法律條文規(guī)定外，泰國商標(biāo)新《審查指南》（2022年1月17日生效）亦對(duì)誠實(shí)共同使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)從“善意使用”及“特殊情況可以注冊(cè)”兩個(gè)角度進(jìn)行了更進(jìn)一步的詳細(xì)規(guī)定，并對(duì)相關(guān)證據(jù)提供了詳細(xì)指引：
為了根據(jù)第 27條進(jìn)行注冊(cè)，注冊(cè)官應(yīng)考慮以下問題：
1.該商標(biāo)是否已被其他所有人善意使用，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：
（1）每一方在幾乎同一時(shí)期內(nèi)已在自己的商品上使用其商標(biāo)，或在另一方獲得商標(biāo)注冊(cè)之前已在使用該商標(biāo)。
?。?）沒有復(fù)制他人商標(biāo)的意圖，這可以從商標(biāo)的特征，如臆造詞匯、臆造圖形、字體等方面來考慮它們是否相同。
?。?）一方不知道（unaware）有另一方使用與它自己的商標(biāo)相同或相似的商標(biāo)。
2.有特殊情況可以注冊(cè)的，可從以下問題考慮：
?。?）該商標(biāo)未續(xù)展，但商標(biāo)所有人仍一直使用該商標(biāo)；或
?。?）貨物已在泰國銷售、出版或做廣告，該商標(biāo)在泰國為馳名商標(biāo)，且從未受到另一方的反對(duì)；或
?。?）商品類別因商務(wù)部的通知而改變，從而導(dǎo)致商品項(xiàng)目相同；
（4）根據(jù)第 51/1 條第 2 款的規(guī)定，每個(gè)轉(zhuǎn)讓人、受讓人或繼承人均出具了注冊(cè)同意書；
?。?）法院最終(final)判決接受該商標(biāo)注冊(cè)。
3.注冊(cè)官應(yīng)逐案考慮申請(qǐng)人聲稱的事實(shí)和背景情況，包括文件和證據(jù)，例如：
?。?）申請(qǐng)人的背景，例如成立/開始使用商標(biāo)的年份、商標(biāo)圖片；
?。?）公司、申請(qǐng)人或其他人使用的證據(jù)；
?。?）使用證據(jù)（商品/服務(wù)類別/項(xiàng)目）是否與注冊(cè)申請(qǐng)一致；
?。?）使用的商標(biāo)圖樣是否與申請(qǐng)注冊(cè)的圖樣一致；
（5）收據(jù)（月/年，銷售總額）；
?。?）送貨單/稅務(wù)發(fā)票/采購訂單（月/年，銷售總額）；
?。?）證明收入/價(jià)格/銷售額（月/年，銷售總額）的證據(jù)；
?。?）廣告費(fèi)收據(jù)（月/年，銷售總額）；
?。?）顯示銷售收入的公司資產(chǎn)負(fù)債表/審計(jì)報(bào)告/留存收益和赤字的復(fù)印件（以年計(jì)，單位：泰銖）；
?。?0）各種媒體形式的廣告證據(jù)，如小冊(cè)子/傳單/雜志/書籍/公關(guān)文件/其他（月/年）， 以及商標(biāo)圖片是否與申請(qǐng)注冊(cè)的圖片一致；
?。?1）國外注冊(cè)證書副本；
?。?2）建廠許可證副本（明確具體年份）；
?。?3）產(chǎn)品樣本；
?。?4）法院判決副本；
（15）其他證據(jù)。
結(jié)合上述規(guī)定及部分法院判例，在泰國司法實(shí)踐中，申請(qǐng)與在先注冊(cè)商標(biāo)形成誠實(shí)共同使用的在后商標(biāo)申請(qǐng)人，需重點(diǎn)證明其“長期大量善意使用”及其“在在先注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日前有使用”，但值得注意的是，在“在先使用”角度，泰國在司法實(shí)踐中認(rèn)可域外證據(jù)（也即中國及世界其他國家的使用證據(jù)）的證明效力。
“Singha Drinking Water”商標(biāo)案是泰國歷史上涉及完全相同商標(biāo)共存的一個(gè)典型案例?！癝ingha”是泰國著名的啤酒品牌，由Boon Rawd Brewery Co., Ltd.持有，用于啤酒和飲用水等產(chǎn)品。然而，在不同的地區(qū)，另一家地方公司也開始使用“Singha”作為其飲用水產(chǎn)品的商標(biāo)，并在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)獲得了一定的知名度。兩家公司都使用了完全相同的“Singha”商標(biāo)，且都在飲用水市場(chǎng)中進(jìn)行了廣泛的商業(yè)活動(dòng)。泰國知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和法院在處理這個(gè)案件時(shí)，詳細(xì)考量了兩個(gè)商標(biāo)權(quán)利人使用“Singha”商標(biāo)的歷史、使用的區(qū)域范圍以及消費(fèi)者是否會(huì)因此產(chǎn)生混淆。法院最終判定，由于兩個(gè)商標(biāo)的使用地域和市場(chǎng)略有不同，且雙方在使用商標(biāo)時(shí)都沒有惡意，雙方的使用均為誠實(shí)使用。因此決定允許這兩個(gè)完全相同的“Singha”商標(biāo)在泰國市場(chǎng)上共存，但明確要求雙方需保持各自使用的地域范圍，避免造成混淆。
六、國際視角下的“誠實(shí)共同使用”原則
除上述國家外，國際上其他國家/地區(qū)亦包含一些成文的“誠實(shí)共同使用”原則的適用或非成文法的判例。在國際商標(biāo)法律體系中，“誠實(shí)共同使用”原則體現(xiàn)了對(duì)商標(biāo)權(quán)利人和消費(fèi)者權(quán)益的平衡。不同國家的法律制度在具體實(shí)施時(shí)會(huì)有所差異，但都旨在實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：
防止市場(chǎng)混淆：確保消費(fèi)者能夠明確區(qū)分不同來源的商品或服務(wù)。
尊重在先權(quán)利：保護(hù)在先商標(biāo)權(quán)利人的合法權(quán)益。
鼓勵(lì)誠實(shí)使用：促進(jìn)商標(biāo)的誠實(shí)、公平使用，避免不正當(dāng)競(jìng)爭。
靈活解決沖突：為商標(biāo)權(quán)利沖突提供靈活的解決方案，減少不必要的法律糾紛。
七、結(jié)語
“誠實(shí)共同使用”原則在海外不同國家的商標(biāo)法律體系中扮演著重要角色，并在許多國家的商標(biāo)法中得到了不同程度的認(rèn)可，這些國家通過歷史判例進(jìn)一步確立了該原則在實(shí)際操作中的應(yīng)用。相比之下，中國的《商標(biāo)法》強(qiáng)調(diào)“在先申請(qǐng)”原則，在處理商標(biāo)沖突時(shí)是完全不同的思路和操作方式。通過上文中的比較分析，我們希望能夠?yàn)樯虡?biāo)法律專業(yè)人士、企業(yè)決策者以及對(duì)國際商標(biāo)法律感興趣的讀者提供有價(jià)值的見解和信息，也為商標(biāo)權(quán)利人在全球范圍內(nèi)維護(hù)其合法權(quán)益提供參考。