文/北京集佳知識產權代理有限公司 邢雨辰
與包括中國在內的大多數國家和地區類似，歐洲專利局（European Patent Office，EPO）在發布的《歐洲專利公約》（European Patent Convention，簡稱EPC）在第82條中規定了專利申請應該只限于一項發明相關或者屬于一個發明構思的一組發明（The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept，EPC Art. 82），同時，在判斷多項發明是否屬于同一個發明構思的標準同樣采用了“技術上相互關聯，包含相同或相應的特定技術特征”(only if there is a technical relationship between the claimed inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features, GL F-V, 2)的標準。
然而，在歐洲專利申請的流程中，審查員下發單一性問題的時機與答復單一性問題需要遵循的規則與中國等國家和地區存在較大的區別，這要求申請人和代理機構在針對歐洲專利申請進行撰寫和答復時需要采取與國內申請不同的策略和思路，也因此給申請人和代理機構帶來了新的挑戰。
以中國專利申請為例，當審查員認為權利要求不存在單一性時，往往會在進行詳細的檢索前下發一個包含單一性問題的審查通知書，在該審查通知書中將對權利要求劃分為多個發明，并要求申請人在多個發明中進行選擇。申請人所選擇的發明可以將作為后續檢索與審查的基礎，而未被選擇的發明需要從權利要求中刪除。此外，如果申請人不同意審查員的單一性結論，可以在答復該審查通知書時提交相應的反駁理由。在答復該審查通知書時，申請人往往不需要繳納額外的費用，同時，審查員在申請人就未被選擇的發明進行分案之前，也不會對未被選擇的發明進行任何檢索。當然，國內專利申請的單一性還存在其他規則上的細節，由于本文重點并非國內的相關規則，筆者在此不進行展開。
相比之下，歐洲專利申請的檢索和實質性審查是較為獨立的兩個環節，申請人會首先收到伴隨著檢索意見的檢索報告，隨后，在確認進入實審并針對檢索意見中所提出的問題提交答復之后，申請才會進入實質性審查階段。在這一審查流程中，對單一性的判斷是由檢索機構在進行檢索之前做出的，因此如果檢索機構認為申請的權利要求存在單一性問題，會在做出檢索報告之前向申請人下發一次額外的通知，此時，可能會出現兩種情況。
第一種情況基于EPC的“一類一獨權”要求，即除少數情況之外，在產品、過程、裝置和使用四大類中，每一大類僅允許出現一個獨立權利要求。該規則出現在EPC實施細則第43條第2款中，所限定的例外情況包括“相互關聯的產品”、“同一產品或者裝置的不同使用方法”以及“針對特定問題的可相互替代且不適合寫入在單一權利要求中的多種解決方法”（a European patent application may contain more than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if the subject-matter of the application involves one of the following：(a) a plurality of interrelated products; (b) different uses of a product or apparatus, (c) alternative solutions to a particular problem, where it is inappropriate to cover these alternatives by a single claim，EPC Rule 43(2)）。如果檢索機構在檢索之前初步判斷專利申請不符合上述例外情況且不符合“一類一獨權”，那么會依據EPC實施細則第62a條第1款要求申請人指明符合上述規則的權利要求作為后續的審查基礎，也即，檢索機構會通知申請人未返上述規則的大類以及對應的多個獨立權利要求，而申請人需要為具有多個獨立權利要求的大類選擇一個獨立權利要求，或者選擇多個符合上述例外情況權利要求（invite the applicant to indicate, within a period of two months, the claims complying with Rule 43, paragraph 2, on the basis of which the search is to be carried out，EPC Rule 62a(1)）。
在該種情況下，如果申請人沒有在兩個月之內答復檢索機構的上述通知，那么檢索機構將默認申請人選擇該大類中的第一個獨立權利要求作為審查基礎（If the applicant fails to provide such an indication in due time, the search shall be carried out on the basis of the first claim in each category，EPC Rule 62a(1)）。
第二種情況則更貼近國內申請人理解中的單一性問題，即檢索機構在進行初步的判斷之后，認為權利要求中的不同獨立權利要求包含了多個發明，或者在考慮現有技術帶來的新穎性問題之后，認為同一獨立權利要求下的不同從屬權利要求實質上包含了多個發明（即后驗的單一性問題）。此時，檢索機構并不會直接下發一個單獨指向單一性問題的通知，而是會在完成對權利要求中第一個發明的檢索之后，依據EPC實施細則第64條第1款下發一個部分檢索報告（draw up a partial search report on those parts of the application which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims，EPC Rule 64(1)）。在部分檢索報告中不僅會包含第一個發明的檢索結果，也會要求申請人確認是否需要就其他的未檢索的每一個發明繳納附加檢索費（shall inform the applicant that, for the European search report to cover the other inventions, a further search fee must be paid, in respect of each invention involved, within a period of two months，EPC Rule 64(1)）。如果申請人選擇就部分或者全部未檢索的發明繳納附加檢索費，檢索機構隨后會下發包含所有繳納了檢索費的發明的正式檢索報告。相反，如果申請人在該通知的兩個月答復期屆滿前未繳納任何附加檢索費，檢索機構會默認申請人僅要求檢索第一個發明，隨后會下發與部分檢索報告內容基本一致的正式檢索報告。
與國內單一性規則類似，未繳納附加檢索費的發明在后續無法作為當前歐洲專利申請的審查基礎，審查員也大概率會在后續審查中要求申請人刪除未檢索的發明所對應的權利要求。同時，在當前申請的后續審查中，申請人不能使用未繳納附加檢索費的發明所對應的特征來對權利要求進行修改。
然而，與上述后果密切關聯、同時又與國內單一性規則迥異之處在于，申請人無法就部分檢索報告提交對單一性問題的任何爭辯或者對權利要求的任何修改。事實上，在部分檢索報告下發后、正式檢索報告得出前的這一時間段內，申請人所能夠主動進行的行動僅限于繳納附加檢索費。申請人可以對單一性問題進行爭辯或者修改的時機，僅在收到正式檢索報告之后才可以進行。
不難看出，上述“先繳費再處理問題”的程序會給申請人帶來一個兩難的困境：針對任一未檢索的發明，如果繳納了附加檢索費，一旦后續的正式檢索結果證明該發明所對應的特征實際上也沒有新創性，那么相當于浪費了這些檢索費；而如果不繳納附加檢索費，一旦后續審查中發現該發明可對應的特征實際上有可能有新創性，也無法再用來修改權利要求，只能采用分案的方式進行審查。
當然，EPO對此給出了一個看似公平的救濟途徑，即如果在后續審查過程中確認單一性問題有誤，那么即使在部分檢索報告之后未繳納附加檢索費，同屬于第一個發明的權利要求也需要進行進一步的檢索。而如果申請人已經繳納檢索費的多個發明之間被確認不存在單一性問題，多繳納的檢索費用可以退還（Any fee paid under paragraph 1 shall be refunded if, during the examination of the European patent application, the applicant requests a refund and the Examining Division finds that the communication under paragraph 1 was not justified，EPC Rule 64(2)）。顯然，該規則的目的在于減弱申請人對浪費檢索費的顧慮，即鼓勵申請人認為單一性大概率有誤的情況下通過繳納附加檢索費來確保后續審查中能夠使用相關發明進行權利要求的修改。
但是，上述救濟措施實際上仍然無法解決申請人的核心訴求。在國內針對單一性問題的審查中，如果申請人認為審查員所指出的單一性問題合理，申請人可以通過修改權利要求之間的引用關系來克服單一性問題。例如，可以將一條獨立權利要求修改為形式上或者實質上引用另一條獨立權利要求，或者在后驗單一性問題的情況下將兩條并列的從屬權利要求修改為一條引用另一條的引用關系。但是，該途徑在歐洲專利申請中并不存在：由于部分檢索報告到正式檢索報告之間沒有主動修改的時機，繳納附件檢索費的要求僅針對首次檢索時的權利要求狀態，申請人無法通過修改引用關系來規避繳費。因此，即便申請人想要在后續審查中通過修改引用關系來避免因為單一性問題刪除其他發明所對應的權利要求，但保留這些權利要求特征的前提仍然是特征需要經過檢索。也就是說，申請人仍然需要在部分檢索報告下發之后繳納附加檢索費。在一個比較極端的例子中，檢索機構針對權利要求1檢索到了非常相關的新穎性文件，而權利要求2-10分別引用權1來解決不太相似的技術問題，那么審查員可能會將權利要求2-10視為9個不同的發明來提出單一性問題，此時申請人將會面臨非常尷尬的情況，被迫在高額附加檢索費和放棄本案大部分技術方案之間做出選擇。一個更為有趣的后果是，申請人可能會發現，有些與主要方案效果差異較大的技術方案，與其一開始寫在從屬權利要求中，還不如僅保留在說明書實施例中根據后續審查情況“伺機而動”。
當然，EPC的上述規則的主旨在于通過對申請人的權利進行一定限制來實現較為高效的檢索。也即，申請人在歐洲提交申請時即需要避免在權利要求中納入過多過雜的發明內容來降低審查員的審查負擔，而不是寄希望于后續探明審查員的底線之后再進行修改。不過，在處理歐洲專利申請時，上述特殊的單一性規則和通知流程可能會給習慣于國內或者一般國家和地區專利法規的申請人帶來極大的潛在的風險。為了規避這些風險，國內申請人尤其需要注意在提交歐洲專利申請時從以下三方面來采取預防措施。
首先，申請人要善用歐洲專利申請的權利要求引用規則。與中國等國家和地區不同，EPO是少數完全放開多項引用多項的審查機構，而在歐洲專利審查指南中明確規定了從屬權利要求和其引用的權利要求不得被分類在兩個不同的發明組中（A dependent claim and the higher-ranking claim on which it depends cannot be grouped into two different groups of inventions，GL F-V, 3.2.3）。因此，如果在專利申請中能夠構建盡可能多的讓從權之間進行引用，那么就可以在一定程度上因為單一性問題而需要在繳費和喪失特征之間進行抉擇。例如，如果權利要求2和3分別引用獨獨立權利要求1，那么在權利要求1不具有新穎性的情況下，權利要求2和3之間會面臨后驗單一性問題，檢索機構會對權2進行檢索并要求申請人繳納權3的附加申請費，如果申請人不繳費，那么權3的附加特征無法在后續審查中作為新創性的修改基礎。但是，如果權利要求2引用獨立權利要求1，同時權利要求3引用權利要求1或者2，那么即便權2和引用權1的權3之間面臨后驗單一性問題，申請人未繳附加檢索費的情況下審查員也會對權2和引用權2的權3進行檢索，因此權3的附加特征仍然可以在后續審查中作為新創性的修改基礎。
當然，申請人構建盡可能多的從權引用關系的同時，仍然需要保證引用關系本身是盡可能清楚的，而不是簡單的讓所有的從權都多引之前任意權利要求。特別需要注意，如果過分的多引產生了大量矛盾的技術方案或者缺失中間范圍而無法實施的技術方案，檢索機構有很大概率會認為權利要求顯著不清楚或者顯著不可實施，從而依據EPC實施細則第63條第1款要求申請人將在檢索前將權利要求的引用關系修改清楚（If the European Patent Office considers that the European patent application fails to such an extent to comply with this Convention that it is impossible to carry out a meaningful search regarding the state of the art on the basis of all or some of the subject-matter claimed, it shall invite the applicant to file, within a period of two months, a statement indicating the subject-matter to be searched，EPC Rule 63(1)）。雖然該修改不會對權利要求的保護范圍帶來實質損害，但仍然會給申請人帶來一定的申請成本。
此外需要注意，在歐洲專利申請中，權利要求之間的引用關系需要得到說明書明確無誤的支持。也即，如果權3引用權2，那么說明書中需要有語言能夠明確支持權3附加特征和權2的附加特征可以出現在同一個實施例中?？紤]到實踐中EPO并不認可“實施例之間無矛盾即可結合”這樣的套話作為特征可結合的證據，申請人在專利撰寫階段（無論是優先權撰寫、PCT撰寫還是直接在歐洲申請的專利撰寫）就需要在說明書中仔細措辭，從而保證無矛盾的各個實施例之間具有明確關聯。
其次，申請人要依據方案的重要程度對權利要求進行排序和構建。從之前對EPO相關規則的描述不難看出，無論是部分檢索報告還是對第62a條第1款下發通知無答復的情況，檢索機構都會默認將排序在最前的權利要求或者發明視作檢索對象。因此，申請人在權利要求的撰寫階段就需要對權利要求特別是從屬權利要求所代表的技術方案的重要性有明確的認知，當并列方案（即對應權利要求無法相互引用的方案）不可避免的情況下，將更為重要的方案所對應的權利要求提前，將較為次要的方案所對應的權利要求的相應推后。如此，可以確保申請人在部分檢索報告階段就可以最大限度的把握最重要方案的授權前景，從而為是否繳納附加檢索費提供參考。相反，如果僅僅是依照說明書中的方案出現順序來構建權利要求，很有可能導致在存在單一性問題的情況下無法從部分檢索報告中獲取有價值的檢索結果。
顯然，對于并列方案，對權利要求的排序可以在歐洲提交申請的階段再進行。也即，即便優先權或者PCT申請中對應的權利要求為按照重要性排序，在進入歐洲時也可以通過主動修改等方式進行重排而不引起修改超范圍問題。因此，與引用關系調整的措施相比，排序措施更為靈活，甚至可以參考其他國家和地區的同族審查情況來進行。
第三，申請人如果在提交歐洲專利申請前通過自我評估能夠預測到潛在的單一性問題，那么可以在進入歐洲時將重要性較低的發明從權利要求中刪除，從而以一套單一性較強的權利要求進入歐洲。這樣，被刪除的發明將不會具有明確的“未檢索”標簽，從而在不繳納附加檢索費的同時依然保留后續審查中作為修改基礎的可能性。