文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王杉

　　在經(jīng)濟全球化背景下，企業(yè)進行海外專利布局越來越重要，但高昂的申請成本與復(fù)雜的審查標準構(gòu)成了挑戰(zhàn)。PCT體系不僅為申請人提供了決策緩沖期，更通過多種修改可能性賦予專利文件優(yōu)化的空間。

　　本文主要討論PCT申請的申請文件，即說明書、權(quán)利要求書和附圖在各個階段的修改。

　　一、PCT制度的概述

　　PCT全稱——Patent Cooperation Treaty，專利合作條約

　　1.傳統(tǒng)專利制度

　　本國專利申請后12個月內(nèi)提交多件國外申請，根據(jù)《巴黎公約》要求優(yōu)先權(quán)。

　　2.PCT制度

　　本國專利申請后12個月內(nèi)根據(jù)PCT提交國際申請，要求《巴黎公約》優(yōu)先權(quán)，“國家階段”在30個月時開始。

　　摘自WIPO的《專利合作條約（PCT）研討會資料》

　　通過PCT制度，申請人可大幅降低初期負擔，同時保留全球布局的靈活性。

　　二、PCT申請文件的修改機會

　　（一）修改申請文件的缺陷

　　在提交申請之后發(fā)現(xiàn)申請文件中的缺陷，即遺漏或錯誤提交說明書、權(quán)利要求書或附圖時，可以進行援引加入或進行補充/更正。

　　通過援引加入（Incorporation by Reference）來修改申請文件的條件是必須已在原始申請日要求優(yōu)先權(quán)并且優(yōu)先權(quán)申請含有正確的內(nèi)容。需要自申請日起或者自補正通知書（《遺漏部分通知》（Notice of Omitted Parts））起兩個月向受理局（RO）提交相關(guān)文件，包括：遺漏的頁面或正確的頁面，在先申請文件副本，指明涉及部分在優(yōu)先權(quán)文件中何處。

　　?如果成功援引加入遺漏的或正確的內(nèi)容，則該內(nèi)容將被視為已經(jīng)包含在原始提交的國際申請中并且原國際申請日維持不變。錯誤提交的內(nèi)容保留在申請中（作為申請的一部分公布）。

　　?如果援引加入的要求未全部滿足（例如遺漏項目或部分未完全包含于在先申請中），則修改被視為補充/更正，國際申請日將變?yōu)檩^晚的申請日（遺漏的或正確的文件的收到日），錯誤提交的內(nèi)容會從申請中移除（不會公開）；否則申請人也可以請求將遺漏部分或正確的部分不予考慮，從而維持原國際申請日。

　　還要說明的是，通過援引加入機制補交遺漏內(nèi)容后，進入國家階段時需明確聲明國際階段援引加入的具體內(nèi)容（如段落、附圖編號等）以及對應(yīng)的優(yōu)先權(quán)文件出處（優(yōu)先權(quán)申請?zhí)枴⑷掌诘龋４送猓尤氲膬?nèi)容必須一并翻譯，且與原始優(yōu)先權(quán)文件一致。

　　案例1：申請人錯誤地提交了PCT申請的附圖（圖個數(shù)和內(nèi)容相差極大），在進入國家階段想將附圖修改為與優(yōu)先權(quán)申請的附圖一致。

　　在本案中，申請人無法在進入國家階段對附圖進行修改，因為進入國家階段的修改不應(yīng)超出國際申請?zhí)岢鰰r對發(fā)明公開的范圍。

　　在此情況下，申請人可嘗試請求PCT申請的受理局發(fā)出通知書，以獲得在進入國家階段之前在國際階段修改附圖的機會。如果成功援引加入正確的內(nèi)容，則該內(nèi)容將被視為已經(jīng)包含在原始提交的國際申請中，從而基于該內(nèi)容可進行國家階段的附圖修改。

　　（二）申請文件的實質(zhì)性內(nèi)容修改

　　除了修改申請文件的缺陷外，按照PCT條約及其細則的規(guī)定，申請人可通過國際階段和國家階段的多次修改機會優(yōu)化專利申請文件的實質(zhì)性內(nèi)容。以下分階段進行詳細說明。

　　1.國際階段

　　國際階段包括由國際檢索單位進行的國際檢索（Chapter I）和由國際初步審查單位進行的國際初步審查（Chapter II），修改機會如下：

　　（1）Chapter I階段的修改——根據(jù)條約第19條的修改

　　適用條件：在收到國際檢索報告（ISR）后；

　　修改范圍：僅權(quán)利要求書；

　　時間窗口：在國際檢索報告寄出之日起2個月或者自優(yōu)先權(quán)之日起16個月內(nèi)（以后到期日期為準）有一次提交機會；

　　提交對象：國際局（IB）；

　　作用：快速回應(yīng)ISR中的負面結(jié)論（如新穎性/創(chuàng)造性缺陷）。將會作為國際申請的一部分，與原始提交的權(quán)利要求書一起在18個月時公布。通常為了更好地確定臨時保護范圍，公布的文本將包含第19條修改后的權(quán)利要求。

　　（2） Chapter II階段的修改——根據(jù)條約34條的修改

　　適用條件：在國際初步審查（Chapter II）程序中；

　　修改范圍：權(quán)利要求書、說明書、附圖；

　　時間窗口：自優(yōu)先權(quán)之日起22個月或國際檢索報告?zhèn)魉椭掌?個月內(nèi)（以后到期日期為準）提出，修改可在國際初步審查報告（IPER）出具前多次提交（通常截止至28個月內(nèi)）；

　　提交對象：國際初步審查單位（IPEA）；

　　作用：通過修改回應(yīng)國際檢索單位（ISA）的書面意見（WO/ISA）或IPEA的臨時意見，爭取更有利的國際初步審查報告（IPER）結(jié)論。

　　根據(jù)條約34條的修改文本會作為國際初步審查報告的附件一并公布，如申請人想要在進入國家階段時指明依據(jù)34條修改內(nèi)容進行審查，則需確保相應(yīng)譯文與國際初步審查報告附件保持一致。

　　案例2：申請人在國際階段提交了34條修改，并隨后進行多次修改。

　　優(yōu)先權(quán)日：2023年2月16日

　　國際申請日：2024年2月13日

　　本案申請人在收到不太樂觀的國際檢索報告（ISR/WO）后，選擇了啟動Chapter II程序。經(jīng)過申請人與國際初步審查單位的審查員進行了多輪有效溝通（兩次書面修改+一次電話討論），最終將審查結(jié)果從最初的負面意見轉(zhuǎn)變?yōu)檎娴膰H初步審查報告（IPRP Chapter II）。這份報告將有助于該申請在后續(xù)進入中國等國家階段時的審查，可能加快審查進程并提高授權(quán)概率。

　　2.國家階段

　　在進入國家階段前，申請人可結(jié)合國際檢索報告、可選的國際初步審查報告、目標市場法律及商業(yè)需求，制定系統(tǒng)性修改方案以及針對各國專利實踐做適應(yīng)性修改。

　　根據(jù)條約第28條的修改：未請求Chapter II時，向指定局（DO）提交修改。（如今，提交PCT申請時通常會自動指定所有締約國）

　　根據(jù)條約第41條的修改：請求Chapter II后，向選定局（EO）提交修改。

　　第28條和第41條規(guī)定內(nèi)容實質(zhì)上一致。*

　　*“指定局”和“選定局”本質(zhì)上是同一個國家專利局在不同PCT程序階段的稱呼，其核心區(qū)別在于申請人是否要求了國際初步審查（Chapter II）

　　修改范圍：權(quán)利要求書、說明書和附圖

　　時間窗口：通常在國家專利局提交國家階段申請文件的同時提交

　　提交對象：指定局/選定局

　　根據(jù)《專利合作條約》第 19條、第34 條、第28條及第41條的修改均不應(yīng)超出國際申請?zhí)岢鰰r對發(fā)明公開的范圍。

　　修改機會對比表

　　三、總結(jié)

　　PCT體系通過國際階段和國家階段的多重修改機會可以修正PCT申請文件中的缺陷以及針對該申請使申請人的利益最大化。尤其是通過階段性修改（如國際公布前，ISR后、IPER前、國家審查前）逐步完善文本，節(jié)省成本且高效地提升在各個國家授權(quán)率。

　　本文內(nèi)容僅為筆者基于搜集的資料和專利實踐撰寫而成，涉及對PCT申請過程中修改機會的一般性介紹。具體操作需依據(jù)各國法律法規(guī)、PCT實施細則及官方指南，并建議在專業(yè)專利代理師或律師的指導(dǎo)下進行。

　　參考資料：

　　1.專利合作條約（PCT）研討會資料 https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-zh-pct-seminar.pdf

　　2.《PCT申請人指南》https://www.wipo.int/zh/web/pct-system/guide/index