文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 馮海剛
摘要：在本文中，筆者通過(guò)一個(gè)實(shí)務(wù)案例引出發(fā)明專利申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)相關(guān)問(wèn)題。此后，詳細(xì)論述了優(yōu)先權(quán)核實(shí)的重要性和必要性、專利法體系對(duì)優(yōu)先權(quán)核實(shí)的要求以及可能存在的細(xì)節(jié)問(wèn)題。
關(guān)鍵詞：優(yōu)先權(quán) 發(fā)明 巴黎公約 核實(shí)
優(yōu)先權(quán)肇始于1883年通過(guò)的《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（以下簡(jiǎn)稱“巴黎公約”），迄今已逾一百四十年。優(yōu)先權(quán)，顧名思義，是指所討論之申請(qǐng)與其他申請(qǐng)相比，擁有某種“優(yōu)先”的權(quán)利。這種“優(yōu)先”性，主要體現(xiàn)在時(shí)間方面。也就是說(shuō)，在特定時(shí)間期間內(nèi)，所討論之申請(qǐng)不因具有相同主題的其他申請(qǐng)的提出而喪失權(quán)利。考慮到絕大多數(shù)國(guó)家對(duì)許多工業(yè)產(chǎn)權(quán)都實(shí)行先申請(qǐng)制，這種時(shí)間上的優(yōu)勢(shì)無(wú)疑是十分重要的，它對(duì)于申請(qǐng)人自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)的布局、完善和保護(hù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的防范等都大有裨益。
在目前有效的巴黎公約文本（即1979年修正的版本）第4條【1】中，專利、實(shí)用新型注冊(cè)、外觀設(shè)計(jì)注冊(cè)和商標(biāo)注冊(cè)，均可以享有優(yōu)先權(quán)。作為巴黎公約的成員國(guó)之一，為保證條約的實(shí)施，我國(guó)在《中華人民共和國(guó)專利法》（以下簡(jiǎn)稱“專利法”）【2】和《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》中分別對(duì)上述類型的工業(yè)產(chǎn)權(quán)（即發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)和商標(biāo)）做出了相應(yīng)的制度設(shè)計(jì)。舉重以明輕，本文僅就相對(duì)而言更為復(fù)雜的發(fā)明專利申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行探討。
引言
下面以筆者在實(shí)務(wù)中遇到的一件發(fā)明專利申請(qǐng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)改編（以下簡(jiǎn)稱“該申請(qǐng)”）為例，引出相關(guān)問(wèn)題。在該申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)審查階段，審查員引用了三篇中國(guó)專利申請(qǐng)作為對(duì)比文件（以下分別稱為D1、D2、D3），其中引用D1作為抵觸申請(qǐng)?jiān)u價(jià)該申請(qǐng)的新穎性。
更具體而言，審查意見(jiàn)指出：D2的優(yōu)先權(quán)日早于本申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)日（相關(guān)日期的比較參見(jiàn)下面的圖1），公開日晚于本申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)日，且公開了一個(gè)與本申請(qǐng)權(quán)利要求1的結(jié)構(gòu)極為接近的化合物，區(qū)別僅在于是否被氘代，申請(qǐng)人在修改時(shí)可以考慮對(duì)比文件2的相關(guān)技術(shù)方案；D3的優(yōu)先權(quán)日晚于本申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)日但早于本申請(qǐng)的申請(qǐng)日，其公開了一個(gè)落入本申請(qǐng)權(quán)利要求1范圍內(nèi)的化合物，鑒于本申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)文件外文且非英文，審查員核實(shí)優(yōu)先權(quán)存在障礙，申請(qǐng)人在針對(duì)本通知書進(jìn)行修改時(shí)可以酌情考慮D3公開的相關(guān)技術(shù)方案。
圖1 該申請(qǐng)及對(duì)比文件有關(guān)日期的比較
根據(jù)圖1并經(jīng)核實(shí)，D1可以構(gòu)成《專利審查指南》（以下簡(jiǎn)稱“指南”）【3】所定義的“抵觸申請(qǐng)”。值得一提的是，根據(jù)《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“細(xì)則”）【4】第十二條，專利法第二十二條的“申請(qǐng)日”在有優(yōu)先權(quán)的情況下是指優(yōu)先權(quán)日。而由于D1的優(yōu)先權(quán)日早于該申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日，因此無(wú)論該申請(qǐng)是否能夠享有優(yōu)先權(quán)，D1都將構(gòu)成抵觸申請(qǐng)，從而破壞該申請(qǐng)的新穎性。
根據(jù)審查意見(jiàn)，D2實(shí)際上不屬于“同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型”，不可能構(gòu)成抵觸申請(qǐng)。此外由圖1可知，無(wú)論該申請(qǐng)是否能夠享有優(yōu)先權(quán)，D2都不屬于現(xiàn)有技術(shù)。因此，在評(píng)價(jià)該申請(qǐng)的新創(chuàng)性時(shí)，不應(yīng)考慮D2。
關(guān)于D3（經(jīng)核實(shí)其優(yōu)先權(quán)成立），由于其公開了與該申請(qǐng)相同的主題，且優(yōu)先權(quán)日在該申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日和申請(qǐng)日之間，有可能構(gòu)成PE類文件，根據(jù)指南第二部分第八章的有關(guān)規(guī)定，屬于需要（審查員）核實(shí)優(yōu)先權(quán)的情形。假設(shè)該申請(qǐng)能夠享有優(yōu)先權(quán)，則D3不屬于現(xiàn)有技術(shù)也不屬于抵觸申請(qǐng)，因此在評(píng)價(jià)該申請(qǐng)的新創(chuàng)性時(shí)不必考慮。而假設(shè)該申請(qǐng)無(wú)法享有優(yōu)先權(quán)，則D3將構(gòu)成抵觸申請(qǐng)，從而破壞該申請(qǐng)的新穎性。
一、要點(diǎn)
從以上案例不難看出，優(yōu)先權(quán)成立與否將決定一件申請(qǐng)的走向，對(duì)于申請(qǐng)人而言是十分重要的。此外，根據(jù)巴黎公約第4條之B，由于該優(yōu)先權(quán)的存在，在先后兩件申請(qǐng)的申請(qǐng)日之間由第三人就相同主題提出的申請(qǐng)將不能產(chǎn)生權(quán)利。因此，優(yōu)先權(quán)不僅關(guān)乎申請(qǐng)人的利益，也實(shí)質(zhì)上影響著社會(huì)公眾（特別是第三人）的利益，這要求優(yōu)先權(quán)的核實(shí)應(yīng)當(dāng)相對(duì)客觀。這一點(diǎn)從指南第二部分中將優(yōu)先權(quán)列在新穎性的章節(jié)中可見(jiàn)一斑，因?yàn)樾路f性的判斷相對(duì)而言比較客觀。
在指南中，發(fā)明專利申請(qǐng)的初步審查只審查先后兩件申請(qǐng)的主題是否明顯不相關(guān)，不審查其實(shí)質(zhì)內(nèi)容；而在實(shí)質(zhì)審查階段，也是在檢索之后才根據(jù)情況（即是否出現(xiàn)PX、PY或PE類文件）確定是否需要核實(shí)優(yōu)先權(quán)。
這種將優(yōu)先權(quán)與檢索有機(jī)結(jié)合的實(shí)踐做法可以理解為對(duì)優(yōu)先權(quán)核實(shí)步驟的一種簡(jiǎn)化。即，不必要求一開始就核實(shí)有關(guān)申請(qǐng)的主題——如下文所述，主題的核實(shí)由于涉及技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)內(nèi)容而較為復(fù)雜；而是在經(jīng)檢索發(fā)現(xiàn)密切相關(guān)的文件之后，再行核實(shí)。這種做法既不會(huì)損害申請(qǐng)人或第三人的正當(dāng)利益，能夠保證優(yōu)先權(quán)制度得以實(shí)際施行，也有助于節(jié)約審查資源。
根據(jù)指南，核實(shí)優(yōu)先權(quán)是指核查申請(qǐng)是否符合專利法第二十九條的規(guī)定，即是否符合享有優(yōu)先權(quán)的三個(gè)要件：期限、主題、第一次。
1.三要件之期限
在上述三個(gè)要件中，期限的判斷最為直觀和客觀。
對(duì)發(fā)明來(lái)說(shuō)，僅需判斷在后申請(qǐng)是否在在先申請(qǐng)的十二個(gè)月內(nèi)提出。在實(shí)踐中，申請(qǐng)人在期限屆滿日當(dāng)天提出在后申請(qǐng)的情形并不少見(jiàn)。這種做法能夠使申請(qǐng)人最大限度地利用優(yōu)先權(quán)的時(shí)間優(yōu)勢(shì)，允許申請(qǐng)人有充裕的時(shí)間來(lái)完善在后申請(qǐng)的內(nèi)容或?qū)＠暾?qǐng)的布局，例如決定是否在某一國(guó)家或地區(qū)提出在后申請(qǐng)。
盡管存在十二個(gè)月的期限要求，細(xì)則第三十六條仍提供了2個(gè)月的“寬限期”供申請(qǐng)人提出恢復(fù)優(yōu)先權(quán)請(qǐng)求，從而將請(qǐng)求的期限延長(zhǎng)到最長(zhǎng)十四個(gè)月。這是申請(qǐng)人要求優(yōu)先權(quán)的最后機(jī)會(huì)，如果錯(cuò)過(guò)將不能根據(jù)細(xì)則第六條請(qǐng)求權(quán)利恢復(fù)或根據(jù)細(xì)則第三十七條請(qǐng)求增加優(yōu)先權(quán)要求。
此外還應(yīng)注意，上述十四個(gè)月的期限并不適用按照PCT提出的專利國(guó)際申請(qǐng)。在實(shí)踐中，PCT申請(qǐng)?jiān)谶M(jìn)入中國(guó)國(guó)家階段時(shí)往往已經(jīng)超過(guò)十四個(gè)月，因此該期限顯然無(wú)法起到“恢復(fù)”的作用。對(duì)此，細(xì)則第一百二十八條提供了自進(jìn)入日起2個(gè)月的恢復(fù)途徑。
2.三要件之主題
核實(shí)優(yōu)先權(quán)的關(guān)鍵在于核實(shí)在先申請(qǐng)和在后申請(qǐng)是否屬于“相同主題”。
根據(jù)指南，“相同主題的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀笔侵讣夹g(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果（以下簡(jiǎn)稱“四要素”）相同的發(fā)明或者實(shí)用新型。判斷主題是否相同，即判斷在后申請(qǐng)的四要素——主要是判斷各項(xiàng)權(quán)利要求的技術(shù)方案——是否清楚地記載于在先申請(qǐng)的文件（說(shuō)明書和權(quán)利要求書，不包括摘要）中。因此，對(duì)于前述案例，可能是由于其權(quán)利要求涉及馬庫(kù)什要素且涉及在先申請(qǐng)文件的語(yǔ)言轉(zhuǎn)換，故造成了審查員的核實(shí)困難。
值得注意的是，“相同主題”的表述在專利法及其細(xì)則中僅出現(xiàn)在與優(yōu)先權(quán)相關(guān)的條款中（專利法第二十九條）。在專利法中，類似的表述還有“同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型”（專利法第二十二條）、“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”（專利法第九條）。在此，有必要對(duì)這三個(gè)概念進(jìn)行簡(jiǎn)單的辨析。
首先，指南中關(guān)于這三個(gè)概念的定義都出現(xiàn)在新穎性部分，意味著它們之間存在千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。
根據(jù)指南，“同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型”是指它們的四要素實(shí)質(zhì)上相同，這是判斷新穎性的原則之一；“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指權(quán)利要求的保護(hù)范圍相同，旨在解決重復(fù)授權(quán)的問(wèn)題；而“相同主題的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀敝荚谂袛嗄芊裣碛袃?yōu)先權(quán)。
其中，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”主要審查同日提出的申請(qǐng)。如果另一申請(qǐng)?jiān)缬谒鶎彶榈纳暾?qǐng)?zhí)岢觯赡軜?gòu)成抵觸申請(qǐng)或現(xiàn)有技術(shù)，此時(shí)應(yīng)審查新創(chuàng)性而非重復(fù)授權(quán)。因此可以說(shuō)，在實(shí)踐中專利法第九條的審查頻率遠(yuǎn)低于專利法第二十二條。
關(guān)于優(yōu)先權(quán)，有學(xué)者認(rèn)為【5】，“在判斷優(yōu)先權(quán)要求是否成立時(shí)，可以將首次申請(qǐng)看做一份對(duì)比文獻(xiàn)，用它來(lái)判斷在后申請(qǐng)的各項(xiàng)權(quán)利要求是否具備新穎性。如果判斷的結(jié)果認(rèn)為在后申請(qǐng)的某項(xiàng)權(quán)利要求不具備新穎性，則該項(xiàng)權(quán)利要求能夠享受優(yōu)先權(quán)；如果具備新穎性，則該項(xiàng)權(quán)利要求不能享受優(yōu)先權(quán)”。也就是說(shuō)，將“相同主題”的判斷轉(zhuǎn)化為新穎性的判斷。
如果按照該觀點(diǎn)，則“相同主題的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀钡母拍钍聦?shí)上將與“同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型”完全相同。然而從字面上（例如參照指南中的定義）看，這兩者顯然存在細(xì)微的差別；從法的明確性原則和體系融貫性原則出發(fā)，這兩者也不應(yīng)完全相同。筆者認(rèn)為，新穎性判斷的尺度（由于其概念中使用了“實(shí)質(zhì)上相同”的表述）比優(yōu)先權(quán)更加寬松。
例如，化用指南中的某案例，在先申請(qǐng)公開了某產(chǎn)品是“用銅制成的”，在后申請(qǐng)要求該產(chǎn)品“用金屬制成”。若簡(jiǎn)單地按照該學(xué)者的觀點(diǎn)，由于在先申請(qǐng)的下位概念“銅”破壞在后申請(qǐng)的上位概念“金屬”的新穎性，則該在后申請(qǐng)能夠享有在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。然而，如果“產(chǎn)品用金屬制成”的技術(shù)方案沒(méi)有清楚地記載于在先申請(qǐng)中，則在后申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)無(wú)法成立。可見(jiàn)，盡管優(yōu)先權(quán)與新穎性存在一定的關(guān)聯(lián)，但優(yōu)先權(quán)的核實(shí)并不能簡(jiǎn)單地用新穎性判斷來(lái)替代。此外，筆者的這種觀點(diǎn)也得到專利復(fù)審委的支持【6】。
根據(jù)法制統(tǒng)一原則和不抵觸原則，作為下位法的指南與作為上位法的專利法所使用的術(shù)語(yǔ)應(yīng)當(dāng)具有一致性。因此，指南中規(guī)定的“相同主題”的核實(shí)中的“記載”應(yīng)當(dāng)具有與專利法第三十三條中的“記載”相同的含義。基于此，筆者認(rèn)為，可以按照修改是否“超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍”的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)判斷優(yōu)先權(quán)是否成立。另外，在專利法律體系中需要遵守該標(biāo)準(zhǔn)的還有分案申請(qǐng)（例如參照細(xì)則第四十九條）。由此，優(yōu)先權(quán)的核實(shí)將與分案申請(qǐng)是否成立具有相同的判斷標(biāo)準(zhǔn)。
3.三要件之第一次
優(yōu)先權(quán)的成立還要求在先申請(qǐng)是相同主題的“第一次”申請(qǐng)。
根據(jù)指南，需要核實(shí)該條件的情形往往出現(xiàn)在審查員經(jīng)檢索發(fā)現(xiàn)了申請(qǐng)人的申請(qǐng)日更早（早于所要求的在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日）且具有相同主題的第三個(gè)專利文件。實(shí)踐中，由于存在該第三個(gè)專利文件的情況不多，因此需要核實(shí)該要件的情形不如前兩個(gè)要件那樣普遍。需要注意，該第三個(gè)專利文件還需要在先后兩件申請(qǐng)的申請(qǐng)日之間被公開。這就是說(shuō)，即使事實(shí)上存在申請(qǐng)日更早的該第三個(gè)專利文件，但如果它沒(méi)有被公開，也可能不影響優(yōu)先權(quán)的成立。巴黎公約第4條第C（4）項(xiàng)的規(guī)定體現(xiàn)了這一點(diǎn)。
4.申請(qǐng)人
此外，專利法第二十九條還隱含要求申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)一致。
但指南對(duì)外國(guó)優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)人資格的要求比本國(guó)優(yōu)先權(quán)更寬松：外國(guó)優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)與在先申請(qǐng)人一致或者是其中之一；而本國(guó)優(yōu)先權(quán)的先后兩件申請(qǐng)的申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)完全一致。
對(duì)此，巴黎公約第4條和歐洲專利公約（European Patent Convention，EPC）【7】第87條均僅規(guī)定任何人（any person）或其權(quán)利繼受人（successor in title）可以享有優(yōu)先權(quán)，這與中國(guó)專利法的規(guī)定并無(wú)實(shí)質(zhì)性差異。
然而，根據(jù)EPC審查指南（Guidelines for Examination in the European Patent Office）【8】A部分III章6.1節(jié)，作為一般原則，要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)的申請(qǐng)人必須為或包含在先申請(qǐng)的所有申請(qǐng)人（或其權(quán)利繼受人）。可見(jiàn)，EPC不區(qū)分外國(guó)優(yōu)先權(quán)和本國(guó)優(yōu)先權(quán)，自然也不存在對(duì)申請(qǐng)人資格的區(qū)別對(duì)待。申請(qǐng)人資格糾紛在實(shí)踐中確有發(fā)生，EPC指南明確提及歐洲專利局上訴委員會(huì)（Boards of Appeal）針對(duì)T 0844/18 案（涉及CRISPR-Cas/BROAD INSTITUTE）的決定。
5.核實(shí)之外
核實(shí)優(yōu)先權(quán)需比較在后申請(qǐng)的權(quán)利要求與在先申請(qǐng)的整個(gè)文件。如果前者的某個(gè)技術(shù)方案沒(méi)有清楚地記載在后者的申請(qǐng)文件中，則該技術(shù)方案或主題將無(wú)法享有優(yōu)先權(quán)，而只能被視為是在在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日提出的。
前文提到，優(yōu)先權(quán)的核實(shí)判斷可以參照分案申請(qǐng)，但它們的不利后果是不同的。對(duì)于要求優(yōu)先權(quán)而言，最不利的后果至多是喪失優(yōu)先權(quán)；而對(duì)于分案申請(qǐng)，可能會(huì)導(dǎo)致申請(qǐng)被駁回。與分案申請(qǐng)不能新增內(nèi)容不同，要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)（包括權(quán)利要求和說(shuō)明書）可以包含在先申請(qǐng)中沒(méi)有的技術(shù)方案，從而達(dá)到對(duì)發(fā)明的進(jìn)一步改善，這也是設(shè)立優(yōu)先權(quán)制度的初衷之一。
在后申請(qǐng)的說(shuō)明書包含新增的技術(shù)內(nèi)容（例如在具體實(shí)施方式中增加了實(shí)施例）并不影響已記載于在先申請(qǐng)中的技術(shù)方案的優(yōu)先權(quán)的成立。在這種情況下，在先申請(qǐng)可能被指出的公開不充分或者權(quán)利要求得不到說(shuō)明書支持的問(wèn)題在在后申請(qǐng)中卻可能不會(huì)出現(xiàn)。原因例如在于在后申請(qǐng)新增了（能夠克服這些缺陷的）實(shí)施例，而核實(shí)優(yōu)先權(quán)無(wú)需考慮這些新增內(nèi)容。這是否意味著該在后申請(qǐng)相對(duì)于一件（沒(méi)有要求任何優(yōu)先權(quán)的）普通申請(qǐng)而言獲得了不同且更加有利的審查待遇？
筆者認(rèn)為，上述“雙標(biāo)”困境或可從指南第二部分第十章3.5節(jié)得到部分闡明。根據(jù)該章節(jié)，申請(qǐng)人可以提供補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)克服申請(qǐng)不滿足專利法第二十二條第三款、第二十六條第三款等缺陷，只要補(bǔ)充數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果能夠從專利申請(qǐng)公開的內(nèi)容中得到即可。從這個(gè)角度而言，在后申請(qǐng)所新增的內(nèi)容在某種程度上也可以視為申請(qǐng)人所提交的補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。由此，專利法律體系中不同部分的規(guī)定得以彼此協(xié)調(diào)融洽。但是，對(duì)于在先申請(qǐng)沒(méi)有記載而在后申請(qǐng)記載了的技術(shù)效果，是否會(huì)最終導(dǎo)致普通申請(qǐng)?jiān)馐懿还酱觯怨P者有限的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，仍是一個(gè)值得注意和商榷的問(wèn)題。
二、結(jié)語(yǔ)
總而言之，優(yōu)先權(quán)是工業(yè)產(chǎn)權(quán)特別是專利權(quán)保護(hù)制度中十分重要的一個(gè)方面。優(yōu)先權(quán)的成立與否將實(shí)質(zhì)性影響申請(qǐng)人和公眾的利益，因此專利法律制度中對(duì)優(yōu)先權(quán)的核實(shí)給出了明確且相對(duì)客觀的標(biāo)準(zhǔn)。盡管如此，在實(shí)踐中，各利益相關(guān)方與優(yōu)先權(quán)有關(guān)的糾紛也時(shí)有出現(xiàn)，這可能意味著在優(yōu)先權(quán)的審查細(xì)節(jié)方面，還需要持續(xù)進(jìn)行明晰和細(xì)化。
參考文獻(xiàn)：
【1】《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（1979年修正）.
【2】《中華人民共和國(guó)專利法》（2020年第四次修正）.
【3】《專利審查指南》2023.
【4】《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》（2023年第三次修訂）.
【5】《中國(guó)專利法詳解》, 尹新天 著, 知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社, 2011年3月第1版.
【6】《以案說(shuō)法——專利復(fù)審、無(wú)效典型案例指引》, 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì) 編著,知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2018年9月第1版.
【7】European Patent Convention, 17th edition / November 2020.
【8】Guidelines for Examination in the European Patent Office, April 2025.